Die Löschungsansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung sind unterschiedliche Streitgegenstände.

Will die in erster Instanz mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung erfolgreiche Partei die Klage in der Berufungsinstanz (auch) auf einen Verfall der Marke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung stützen, muss sie sich dem Rechtsmittel der Gegenseite anschließen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet¹.

Bei den Löschungsansprüchen wegen bösgläubiger Markenanmeldung nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG, § 826 BGB² auf der einen und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung auf der anderen Seite handelt es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände. Dies ist sowohl für das Verhältnis der verschiedenen Verfallsgründe nach § 49 MarkenG zueinander als auch im Verhältnis zum Löschungsgrund des Bestehens älterer Rechte nach § 51 MarkenG anerkannt³. Nichts anderes gilt für das Verhältnis des außerkennzeichenrechtlichen Löschungsgrundes wegen bösgläubiger Markenanmeldung zum Löschungsgrund wegen Verfalls aufgrund mangelnder rechtserhaltender Benutzung.

Im hier entschiedenen Rechtsstreit hat im erstinstanzlichen Verfahren die Beklagte den im Wege der Widerklage verfolgten Löschungsanspruch gegen die angegriffene Marke ausschließlich aus dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung hergeleitet. In der Berufungsinstanz hat die Beklagte den von ihr verfolgten Löschungsanspruch zusätzlich auf den Löschungsgrund des Verfalls wegen mangelnder Benutzung der Marke Nr. 303 48 717 „METRO“ gestützt. Dadurch hat die Beklagte einen weiteren Streitgegenstand (prozessualen Anspruch) in den Rechtsstreit eingeführt.

Einen neuen Klagegrund konnte die Beklagte in der Berufungsinstanz nur im Wege eines Anschlussrechtsmittels in den Rechtsstreit einführen. Der Berufungsbeklagte, der die in erster Instanz erfolgreiche Klage erweitern oder auf einen neuen Klagegrund stellen will, muss sich gemäß § 524 ZPO der Berufung der Gegenseite anschließen⁴. Von der Notwendigkeit, Anschlussberufung einzulegen, ist auch dann auszugehen, wenn die Einführung eines neuen Klagegrundes eine Änderung des Sachantrags nicht erforderlich macht⁵. Der Berufungsbeklagte, der im Berufungsrechtszug seine Klage auf einen anderen Klagegrund stützt, will damit mehr erreichen als die bloße Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung über den mit der (Wider-)Klage verfolgten Anspruch⁶.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. Juni 2011 – I ZR 41/10 [Werbegeschenke]

1. vgl. BGH, Urteil vom 03.04.2003 – I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. – Reinigungsarbeiten; Beschluss vom 24.03.2011 I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 – TÃœV I↩
2. vgl. hierzu BGH, Urteil vom 10.08.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 EQUI 2000; Urteil vom 10.01.2008 – I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rn.20 f. = WRP 2008, 785 – AKADEMIKS↩
3. vgl. v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 55 MarkenG Rn. 4; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 55 Rn. 11; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 55 Rn. 10↩
4. vgl. BGH, Großer Bundesgerichtshof für Zivilsachen, Beschluss vom 17.12.1951 – GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; BGH, Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 40 = WRP 2011, 1174 – BCC; Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 524 Rn. 33; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 3. Aufl., § 524 Rn. 7↩
5. vgl. BGH, Urteil vom 07.12.2006 – I ZR 166/03, GRUR 2007, 605 Rn. 24 = WRP 2007, 772 – Umsatzzuwachs↩
6. vgl. BGH, Urteil vom 07.12.2007 V ZR 210/06, NJW 2008, 1953 Rn. 15↩