Der umstrittene Firmenbestandteil – Nutzungsuntersagung und Begehungsgefahr

27. Juni 2016 | Markenrecht, Wirtschaftsrecht
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Soll die Nutzung eines Firmenbestandteils untersagt werden, muss eine Begehungsgefahr nicht nur für die Verwendung der Gesamtbezeichnung, sondern für die Benutzung des Firmenbestandteils bestehen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geht dabei ein Antrag, der auf Unterlassung der Benutzung des Firmenbestandteils gerichtet ist, weiter als ein Verbotsantrag, der auf Verwendung der Gesamtbezeichnung abzielt1.

Im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall stritten zwei im Bereich der Schreib- und Übersetzungsdienste tätigen Unternehmen, die beide das Wort “Context” bzw. “ConText” in ihrer Firma führten. Der Bundesgerichtshof bestätigte zunächst, dass dem klagenden Unternehmen an der Bezeichnung “ConText” ein nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG geschütztes Unternehmenskennzeichenrecht zusteht:

Schutzfähigkeit als Unternehmenskennzeichen

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs2. Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung3. Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen4. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat5. Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken6.

Für die Erlangung der Schutzfähigkeit nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kommt es nicht darauf an, ob eine Bezeichnung tatsächlich in Alleinstellung benutzt worden ist. Ausreichend ist vielmehr die Eignung der Bezeichnung, sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass dem Firmenbestandteil “ConText” aufgrund seiner Unterscheidungskraft eine solche Eignung zukommt, weil der Verkehr diesen – anders als den weiteren Firmenbestandteil “Communication” – nicht als beschreibenden Hinweis auf den Unternehmensgegenstand des Klägers auffasst. Die Bezeichnung “ConText” ist geeignet, im Verkehr als Name des Unternehmensträgers aufgefasst zu werden.

Verwechslungsgefahr

Zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien – “Context” und “ConText” – besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche7.

Zwischen den beiden Unternehmen besteht angesichts der Tätigkeit beider Parteien als Übersetzungsunternehmen Branchenidentität.

Kennzeichnungskraft

Das Klagezeichen weist eine namensmäßige Unterscheidungskraft auf. Der Bestandteil “ConText” im Klagezeichen ist nicht beschreibend. Darin liegt die Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Zeichenidentität

Zwischen der für den Kläger geschützten Unternehmensbezeichnung “ConText” und dem Firmenbestandteil “Context” der Beklagten besteht Zeichenidentität. Die Bestandteile “ConText” und “Context” innerhalb der Firmenbezeichnungen sind nicht derart kennzeichnungsschwach, dass bei der Bestimmung des Gesamteindrucks die übrigen Firmenbestandteile relevant würden.

Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt8. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen9.

Danach ist dem (älteren) Klagezeichen “ConText” der (jüngere) Firmenbestandteil “Context” der Beklagten gegenüber zu stellen. Die weiteren Bestandteile “Sprachen- und Mediendienste GmbH” der Firma der Beklagten sind rein beschreibend und treten daher bei der Bestimmung des Gesamteindrucks hinter den allein kennzeichnenden Bestandteil “Context” zurück.

Zwischen den hiernach zu vergleichenden Zeichen besteht Identität. Ein Zeichen ist nicht nur dann mit einem geschützten anderen Zeichen identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die das geschützte Zeichen bilden, sondern auch dann, wenn es als Ganzes betrachtet nur so geringfügige Unterschiede gegenüber dem geschützten Zeichen aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können10. Beschränken sich die Unterschiede auf die Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge, so führen sie regelmäßig aus dem Identitätsbereich noch nicht hinaus11. Diese für das Markenrecht geltenden Regeln finden im Rahmen der Prüfung des § 15 Abs. 2 MarkenG ebenfalls Anwendung12.

Die Annahme, dem Verkehr werde aufgrund der Maßgeblichkeit des unscharfen Erinnerungseindrucks die unterschiedliche Schreibweise des Klagezeichens “ConText” und der angegriffenen Bezeichnung “Context” entgehen, ist für den Bundesgerichtshof aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Die Beurteilung, zwischen den identischen Bezeichnungen bestehe bei Branchenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagezeichens Verwechslungsgefahr, erweist sich danach als rechtsfehlerfrei.

Unterlassungsanspruch für Nutzung in Alleinstellung?

Die Beklagte hat das Zeichen “Context” vorliegend allerdings nicht in Alleinstellung, sondern nur als zusammengesetztes Zeichen benutzt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geht ein Antrag, der auf Unterlassung der Benutzung des Firmenbestandteils gerichtet ist, weiter als ein Verbotsantrag, der auf Verwendung der Gesamtbezeichnung abzielt1. Soll die Verwendung des Firmenbestandteils untersagt werden, muss daher eine Begehungsgefahr für die Benutzung des Firmenbestandteils bestehen. Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich nicht sicher entnehmen, dass die Beklagte den Bestandteil “Context” nicht nur im Rahmen ihrer gesamten Firmenbezeichnung, sondern auch isoliert benutzt hat.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. November 2015 – I ZR 50/14

  1. BGH, Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 27 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/Villa Culinaria
  2. vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009 – I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 ahd.de
  3. vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 ahd.de
  4. BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 Castell/VIN CASTELL
  5. vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 Castell/VIN CASTELL
  6. vgl. BGH, Urteil vom 27.09.1995 – I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 Castell/VIN CASTELL
  7. st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 31.07.2008 – I ZR 158/05, GRUR 2008, 1102 Rn. 15 = WRP 2008, 1530 Haus & Grund I
  8. vgl. BGH, Urteil vom 21.02.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 899 = WRP 2002, 1066 defacto, mwN
  9. vgl. BGH, Urteil vom 08.11.2001 – I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; BGH, GRUR 2002, 898, 899 defacto
  10. vgl. [zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG] EuGH, Urteil vom 20.03.2003 C291/00, Slg. 2003, I2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 54 Arthur/Arthur et Félicie; Urteil vom 25.03.2010 C278/08, Slg. 2010, I2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 25 BergSpechte/trekking.at Reisen; Urteil vom 08.07.2010 C558/08, Slg. 2010, I6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 Portakabin/Primakabin
  11. vgl. EuGH, Urteil vom 22.09.2011 – C323/09, Slg. 2011, I8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 – Interflora; BGH, Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 – Uhrenankauf im Internet
  12. vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rn. 66

 
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