Marken – und die Verwechslungsgefahr im Einzelhandel

24. Februar 2016 | Markenrecht
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Im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Ähnlichkeit von Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller Faktoren zu beurteilen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen. Hierzu gehören Art und Zweck der Dienstleistungen sowie ihr Nutzen für den Empfänger sowie die Frage, ob sie nach Auffassung des angesprochenen Verkehrs regelmäßig unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden.

Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen, die auf nicht substituierbare Waren (einerseits Lebensmittel, andererseits Drogerieartikel oder Haushaltswaren) bezogen sind, kann eine Ähnlichkeit bestehen, wenn der Verkehr wegen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg, etwa Überschneidungen in den jeweiligen Einzelhandelssortimenten, davon ausgeht, dass die jeweiligen Einzelhandelsdienstleistungen unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt1.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen2. Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen ist für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden3. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist4. Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen des Einzelhandels auszugehen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union umfassen die Dienstleistungen des Einzelhandels neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrags anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Auswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit einem Wettbewerber abzuschließen5. In der Literatur wird die Frage der Bedeutung der Ähnlichkeit der Waren, auf die die Dienstleistungen des Einzelhandels sich beziehen, für die Prüfung der Ähnlichkeit der Einzelhandelsdienstleistungen nicht einheitlich beurteilt. Teilweise wird angenommen, bei einer Ähnlichkeit der Waren sei regelmäßig von einer Ähnlichkeit der darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen auszugehen6, weil Übereinstimmungen im Sortiment vorliegen und die Einzelhändler vergleichbare Anstrengungen unternehmen werden, um die Waren an Endverbraucher abzusetzen. Weitgehend Einigkeit besteht aber, dass Überschneidungen in den Vertriebswegen Bedeutung für die Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen haben können7.

Von diesen Maßstäben ist im hier entschiedenen Fall in der Vorinstanz auch das Bundespatentgericht8 ausgegangen.

Es hat zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet angenommen, dass zwischen den zu vergleichenden Waren der Klassen 29 und 30 Identität oder hochgradige Ähnlichkeit besteht.

Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde aber auch insoweit stand, als es eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten

Einzelhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke

und den für die jüngere Marke geschützten

Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Haushaltswaren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartikeln, Haushaltswaren, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Haushaltswaren

angenommen hat.

Das Bundespatentgericht hat insoweit festgestellt, es bestünden zwischen der Einzelhandelsdienstleistung mit Drogerieartikeln einerseits und mit Lebensmitteln und Getränken andererseits weitreichende Überschneidungen. Der Drogeriefachhandel verkaufe regelmäßig auch Lebensmittel, zu denen Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Getränke zählten, während umgekehrt Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels gehörten. Die Dienstleistungsmarken könnten sich somit auf gleichem Gebiet im stationären Einzelhandel begegnen, weil Drogerie- und Lebensmitteleinzelhändler mit vielen Warengruppen die gleichen Verbraucher ansprächen und gleiche Einkaufsbedürfnisse befriedigten. Hinsichtlich des Einzelhandels mit Haushaltswaren und Lebensmitteln hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Warenbereiche der Haushaltswaren (etwa Küchen- und Reinigungsgeräte) und der Lebensmittel einen gewissen Bezug zueinander hätten, weil Haushaltswaren durchaus zusammen mit Lebensmitteln verkauft würden (etwa Kaffee beim Verkauf von Kaffeemaschinen) und Lebensmittelmärkte – insbesondere Supermarktketten – regelmäßig auch ein Sortiment an Haushaltswaren anböten. Zudem ergänzten sich beide Sortimente im Bereich der Zubereitung von Speisen.

Diese Feststellungen tragen die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde sprechen die vom Bundespatentgericht angenommenen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg für die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit, weil sich diese auf die Verkehrsanschauung auswirken. Den Ausführungen des Bundespatentgerichts liegt die Annahme zugrunde, dass der Verkehr angesichts der Gepflogenheiten im Einzelhandel, der von Überschneidungen in den angebotenen Warenbereichen geprägt ist, davon ausgeht, die jeweiligen Dienstleistungen würden unter derselben Verantwortlichkeit erbracht. In diesem Zusammenhang stellt das Bundespatentgericht zutreffend auf Art und Zweck der Dienstleistungen ab9. In diesem Sinn ist auch die Feststellung im angegriffenen Beschluss zu verstehen, die Sortimente deckten die gleichen Einkaufsbedürfnisse des Publikums. Dass keine Substituierbarkeit von Lebensmitteln und Haushaltswaren besteht, wovon ersichtlich das Bundespatentgericht ausgegangen ist, das eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, auf die sich die gegenüberstehenden Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, verneint hat, schließt die Annahme einer Ähnlichkeit der Einzelhandelsdienstleistungen nicht aus. Überschneidungen in den Vertriebswegen können die Dienstleistungsähnlichkeit für sich begründen.

Die Feststellungen des Bundespatentgerichts umfassen entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde den Dienstleistungsbereich des Internetvertriebs, auch wenn der angegriffene Beschluss ausdrücklich nur auf den stationären Einzelhandel abstellt. Das Bundespatentgericht ist offensichtlich davon ausgegangen, dass die durch den stationären Handel geprägte Sicht des Publikums ebenfalls für den Bereich des Onlinehandels maßgeblich ist. Dieses Ergebnis ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Dabei folgt aus dieser Sichtweise kein uferloser Schutz von Marken, die für Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln registriert sind. Die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit kommt nur insoweit in Betracht, als der Verkehr im jeweiligen Fall von der Erbringung der Dienstleistungen unter einheitlicher Verantwortung ausgeht.

Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke verfüge über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden10. Ist der Wortbestandteil einer Wort-Bild-Marke nicht unterscheidungskräftig, so kann dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht11. Einfache, werblich übliche graphische Gestaltungen sind allerdings regelmäßig nicht hinreichend unterscheidungskräftig12.

Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat ausgeführt, der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke “BioGourmet” sei für Lebensmittel und Handelsdienstleistungen mit Lebensmitteln glatt beschreibend, so dass die Kennzeichnungskraft in erster Linie aus der Grafik in Form von grünen Buchstaben und einer ellipsenförmigen Umrandung auf beigem Grund resultiere. Wegen häufiger Benutzung des schlichten Schmuckelements der Ellipsenform im Lebensmittelbereich und der für Bioprodukte üblichen grünen Farbgebung sei der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nur gering und beschränke sich auf den Schutz durch die Bestandteile, die dem Zeichen Eintragungsfähigkeit verliehen. Dies sei die konkrete graphische Ausgestaltung in der Form der Anordnung der Buchstaben, der Farbkombination und der Verdickung der ellipsenförmigen Umrandung.

Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die Annahme der Kennzeichnungskraft nicht auf die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke stützen dürfen, da diese schutzunfähig sei.

Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat13.

Diesen Anforderungen entspricht die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es hat nicht – wie die Rechtsbeschwerde geltend macht – festgestellt, die graphische Gestaltung sei ihrerseits nicht unterscheidungsfähig. Vielmehr hat das Bundespatentgericht gerade ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft der graphischen Gestaltung entnommen. Soweit die Rechtsbeschwerde diese Beurteilung nicht teilt, begibt sie sich auf das ihr verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.

Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die sich gegenüberstehenden Marken einander hochgradig ähnlich sind.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind14. Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein15. Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden16.

Nach diesen Maßstäben ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die hohe schriftbildliche Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken folge aus den Übereinstimmungen in deren graphischen Gestaltung und deren bei der Ermittlung des Gesamteindrucks nicht völlig zu vernachlässigenden Wortbestandteilen, frei von Rechtsfehlern. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, die Übereinstimmungen in der graphischen Gestaltung könnten mangels Unterscheidungskraft aus Rechtsgründen eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen, bleibt erfolglos, weil ihr lediglich eine von der fehlerfreien tatrichterlichen Würdigung abweichende Beurteilung der Unterscheidungskraft zugrunde liegt. Dasselbe gilt für die von der Rechtsbeschwerde vorgenommene abweichende Würdigung der Wortbestandteile. Im Übrigen läuft die von der Rechtsbeschwerde vertretene Ansicht darauf hinaus, der älteren Marke im Widerspruchsverfahren jeglichen Schutz zu versagen. Das ist sowohl im Verletzungsverfahren17 als auch im Widerspruchsverfahren18 unzulässig.

Der Bundesgerichtshof kann die Sache selbst entscheiden, ohne sie dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen. Die Auslegung der im Streitfall in Rede stehenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt und dessen Anwendung im Einzelfall ist den Gerichten der Mitgliedstaaten vorbehalten. Dies gilt auch für die Gewichtung der einzelnen Kriterien, nach denen sich die Dienstleistungsähnlichkeit im vorliegenden Widerspruchsverfahren bestimmt.

Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellten unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, hoher Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher bis hoher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist seine Annahme aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14

  1. st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18.12 2008 – C16/06 P, Slg. 2008, I10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 03.07.2014 – I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 ZOOM/ZOOM; Urteil vom 05.03.2015 – I ZR 161/13, GRUR 2015, 1008 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 IPS/ISP; Beschluss vom 09.07.2015 – I ZB 16/14 Rn. 7 BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE, jeweils mwN
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 29.09.1998 C39/97, Slg. 1998, I5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon; Urteil vom 11.05.2006 C416/04, Slg. 2006, I4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 13.12 2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 – idw Informationsdienst Wissenschaft; Urteil vom 31.10.2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 = WRP 2014, 445 – OTTO CAP
  3. BGH, Urteil vom 21.09.2000 – I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 Wintergarten; Urteil vom 24.01.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 – BANK 24; Fezer aaO § 14 MarkenG Rn. 730; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 111; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 223
  4. vgl. BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP
  5. vgl. EuGH, Urteil vom 07.07.2005 C418/02, Slg. 2005, I5873 = GRUR 2005, 764 Rn. 34 Praktiker
  6. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 235; BeckOK GMV/Büscher/Kochendörfer, 1. Ed.01.08.2015, Art. 8 Rn. 68; aA Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 128; Ströbele, GRUR Int.2008, 719, 724
  7. vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 235; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 128; Ströbele GRUR Int.2008, 719, 724; Kochendörfer, GRUR 2014, 35, 37
  8. BPatG, Beschluss vom 16.04.2014 – 29 W(pat) 547/13
  9. vgl. Fezer aaO § 14 MarkenG Rn. 730
  10. vgl. EuGH, Urteil vom 09.09.2010 – C265/09, Slg. 2010, I8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchst. ?]; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 – REAL-Chips
  11. vgl. BGH, Beschluss vom 21.06.1990 – I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 NEW MAN
  12. vgl. BGH, Beschluss vom 28.06.2001 – I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 – anti KALK; Beschluss vom 19.02.2014 – I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 32 = WRP 2014, 573 – HOT
  13. vgl. BGH, Urteil vom 27.11.2003 – I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 – Telekom; BGH, GRUR 2014, 382 Rn.20 – REAL-Chips
  14. EuGH, Urteil vom 12.06.2007 C334/05, Slg. 2007, I4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 – Limoncello/LIMON-CHELO; BGH, Urteil vom 03.04.2008 – I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 – Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 – REAL-Chips
  15. vgl. EuGH, Urteil vom 19.03.2015 C182/14, GRUR Int.2015, 463 Rn. 38 MEGA Brands International/HABM; Urteil vom 22.10.2015 C20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 37 BGW/Scholz; BGH, Urteil vom 06.05.2004 – I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX
  16. vgl. BGH, Beschluss vom 25.10.1995 – I ZB 33/93, BGHZ 131, 122, 125 f. – Innovadiclophlont; Urteil vom 06.12 2001 – I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 – Festspielhaus; Beschluss vom 09.07.2015 – I ZB 16/14 Rn. 18 BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 181; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 350
  17. vgl. BGH, Urteil vom 24.11.2011 – I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 Medusa
  18. vgl. EuGH, Urteil vom 24.05.2012 C196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. Formula One Licensing/HABM

 
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