Beschreibende Begriffe und die Unterscheidungskraft einer Marke

Ist eine Marke an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt und erlangt sie Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden Angabe abweichende Elemente, ist bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der Klagemarke Unterscheidungskraft verleihen. Kommen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der Klagemarke nicht zum Ausdruck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen.

Beschreibende Begriffe und die Unterscheidungskraft einer Marke

Eine markenmäßige Benutzung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient1. Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte2. Für die Frage der markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen ist die Verkehrsauffassung aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers maßgebend3.

Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr zwar eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst4. Bestimmt wird die Verkehrsauffassung jedoch auch durch die konkrete Aufmachung, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt5. Danach ist die Annahme einer Verwendung der angegriffenen Zeichen als Marke vorliegend nicht zu beanstanden. Beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs werden die Bezeichnung, so wie sie ihnen auf den Produktflaschen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, weil sie schriftbildlich hervorgehoben und blickfangmäßig nach Art einer Marke und an einer Stelle erfolgt, an der eine Produktkennzeichnung erwartet wird, und weil keine anderen Kennzeichen vorhanden sind6.

Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zukommt oder wenn sie nur als beschreibende Angabe verstanden werden, weil die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, unter dem Domainnamen ausschließlich Informationen zu dem beschreibenden Begriff zu erhalten7.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist – ebenso wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG – unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt8. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind9.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden10. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft11.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können12. Im Verletzungsverfahren ist auf die eingetragene Form der Klagemarke und die konkrete Fassung der jeweiligen angegriffenen Bezeichnung abzustellen13.

Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die – wie die Klagemarke – an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme14.

Diese Grundsätze stehen in Einklang mit der Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach bei der Zeichenähnlichkeit insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kollisionszeichen zu berücksichtigen sind15. Einer beschreibenden Angabe kann danach kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Deshalb sind für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kennzeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung „adidas/Marca Mode“ des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse, ein Zeichen für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten, ausgeschlossen ist16. Bei der Antwort auf die Frage, welcher Schutzumfang der Klagemarke vorliegend zukommt, geht es um die Feststellung der Unterscheidungskraft eines an eine beschreibende Angabe angelehnten Zeichens und nicht um die Reduzierung der Unterscheidungskraft und des Schutzumfangs der Klagemarke im Hinblick auf ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 [pjur/pure]

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 48 ff. – Arsenal Football Club; BGH, Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 25 = WRP 2010, 1508 – Pralinenform II[↩]
  2. vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL: EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 – L’Oréal/Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 04.02.2010 – I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 23 = WRP 2010, 1165 – POWER BALL; zu Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV BGH, Urteil vom 24.11.2011 – I ZR 175/09 Rn. 17 – Medusa[↩]
  3. vgl. BGH, Urteil vom 24.11.2011 – I ZR 175/09 Rn. 21 – Medusa[↩]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 13.03.2008 – I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn.19 = WRP 2008, 1353 – Metrosex; Urteil vom 18.12.2008 – I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 – Augsburger Puppenkiste; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 133[↩]
  5. vgl. EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 – O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20.12.2001 – I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 – FRÜHSTÜCKS DRINK I; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn.20 = WRP 2010, 1043 – DDRLogo; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 104[↩]
  6. vgl. BGH, Urteil vom 20.03.2003 – I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 – AntiVir/AntiVirus[↩]
  7. BGH, GRUR 2008, 912 Rn.19 – Metrosex; BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 49 = WRP 2009, 1533 – airdsl; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Nach § 15 Rn. 118[↩]
  8. st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 29.05.2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; Urteil vom 29.07.2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 – AIDA/AIDU; Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn.19 = WRP 2011, 1157 – Kappa[↩]
  9. vgl. EuGH, Urteil vom 24.06.2010 – C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker; BGH, Beschluss vom 01.06.2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 – Maalox/MeloxGRY[↩]
  10. vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010 – C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 09.09.2010 – C-265/09, GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe ?]; BGH, Beschluss vom 01.07.2010 – I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 – Die Vision; Beschluss vom 21.12.2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 – Link economy[↩]
  11. vgl. BGH, Urteil vom 28.06.2007 – I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/TInterConnect[↩]
  12. vgl. EuGH, Urteil vom 03.09.2009 – C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int.2010, 129 Rn. 60 – La Espag?ola/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl[↩]
  13. vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 66 und 67 – O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 – Stofffähnchen I[↩]
  14. st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/AntiVirus; Urteil vom 14.02.2008 – I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 – HEITEC; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 29 = WRP 2011, 1168 – Enzymax/Enzymix; vgl. auch BGH, Urteil vom 25.03.2004 – I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 – EURO 2000; Urteil vom 22.04.2004 – I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 – URLAUB DIREKT; Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 36 = WRP 2007, 1461 – Kinder II[↩]
  15. vgl. EuGH, Urteil vom 02.09.2010 – C-254/09, Slg. 2010, I-7989 = GRUR 2010, 1098 Rn. 45 – CK CREACIONES KENNYA; Beschluss vom 08.02.2012 – C-191/11 Rn. 43 – Yorma’s/HABM[↩]
  16. EuGH, Urteil vom 10.04.2008 – C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 30; vgl. auch EuGH, Urteil vom 04.05.1999 – C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 48 und 54 – Chiemsee; BGH, Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 – OSTSEE POST[↩]

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