Beschrei­ben­de Begrif­fe und die Unter­schei­dungs­kraft einer Mar­ke

Ist eine Mar­ke an einen die Waren oder Dienst­leis­tun­gen beschrei­ben­den Begriff ange­lehnt und erlangt sie Unter­schei­dungs­kraft nur durch von der beschrei­ben­den Anga­be abwei­chen­de Ele­men­te, ist bei der Prü­fung der Ähn­lich­keit der Kol­li­si­ons­zei­chen nur auf die­je­ni­gen Merk­ma­le abzu­stel­len, die der Kla­ge­mar­ke Unter­schei­dungs­kraft ver­lei­hen. Kom­men die­se Merk­ma­le im Klang, im Bild oder in der Bedeu­tung der Kla­ge­mar­ke nicht zum Aus­druck, kön­nen sie in die­ser Hin­sicht (Klang, Bild oder Bedeu­tung) eine Zei­chen­ähn­lich­keit nicht begrün­den.

Beschrei­ben­de Begrif­fe und die Unter­schei­dungs­kraft einer Mar­ke

Eine mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung oder – was dem ent­spricht – eine Ver­wen­dung als Mar­ke setzt vor­aus, dass die Bezeich­nung im Rah­men des Pro­dukt- oder Leis­tungs­ab­sat­zes jeden­falls auch der Unter­schei­dung der Waren oder Dienst­leis­tun­gen eines Unter­neh­mens von denen ande­rer dient [1]. Die Rech­te aus der Mar­ke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG, des­sen Anwen­dung das Vor­lie­gen einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr vor­aus­setzt, sind daher auf die­je­ni­gen Fäl­le beschränkt, in denen die Benut­zung des Zei­chens durch einen Drit­ten die Haupt­funk­ti­on, das heißt die Gewähr­leis­tung der Her­kunft der Ware oder Dienst­leis­tung gegen­über dem Ver­brau­cher, beein­träch­tigt oder immer­hin beein­träch­ti­gen könn­te [2]. Für die Fra­ge der mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung der Kol­li­si­ons­zei­chen ist die Ver­kehrs­auf­fas­sung aus der Sicht eines nor­mal infor­mier­ten und ange­mes­sen auf­merk­sa­men und ver­stän­di­gen Durch­schnitts­ver­brau­chers maß­ge­bend [3].

Hat ein Wort beschrei­ben­den Cha­rak­ter, wird es vom Ver­kehr zwar eher als Sach­hin­weis und nicht als Kenn­zei­chen auf­ge­fasst [4]. Bestimmt wird die Ver­kehrs­auf­fas­sung jedoch auch durch die kon­kre­te Auf­ma­chung, in der die ange­grif­fe­ne Bezeich­nung dem Publi­kum ent­ge­gen­tritt [5]. Danach ist die Annah­me einer Ver­wen­dung der ange­grif­fe­nen Zei­chen als Mar­ke vor­lie­gend nicht zu bean­stan­den. Beacht­li­che Tei­le des ange­spro­che­nen Ver­kehrs wer­den die Bezeich­nung, so wie sie ihnen auf den Pro­dukt­fla­schen ent­ge­gen­tritt, als Her­kunfts­hin­weis auf­fas­sen, weil sie schrift­bild­lich her­vor­ge­ho­ben und blick­fang­mä­ßig nach Art einer Mar­ke und an einer Stel­le erfolgt, an der eine Pro­dukt­kenn­zeich­nung erwar­tet wird, und weil kei­ne ande­ren Kenn­zei­chen vor­han­den sind [6].

Domain­na­men, die zu einer akti­ven, im geschäft­li­chen Ver­kehr ver­wen­de­ten Home­page füh­ren, kommt in der Regel neben der Adress­funk­ti­on eine kenn­zeich­nen­de Funk­ti­on zu. Der Ver­kehr sieht in ihnen einen Hin­weis auf die betrieb­li­che Her­kunft der unter den Bezeich­nun­gen im Inter­net ange­bo­te­nen Waren oder Dienst­leis­tun­gen. Etwas ande­res gilt nur dann, wenn Domain­na­men aus­nahms­wei­se eine rei­ne Adress­funk­ti­on zukommt oder wenn sie nur als beschrei­ben­de Anga­be ver­stan­den wer­den, weil die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se davon aus­ge­hen, unter dem Domain­na­men aus­schließ­lich Infor­ma­tio­nen zu dem beschrei­ben­den Begriff zu erhal­ten [7].

Die Beur­tei­lung der Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG ist – eben­so wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG – unter Berück­sich­ti­gung aller rele­van­ten Umstän­de des Ein­zel­falls vor­zu­neh­men. Dabei besteht eine Wech­sel­wir­kung zwi­schen den in Betracht zu zie­hen­den Fak­to­ren, ins­be­son­de­re der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der Zei­chen und der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der mit ihnen gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen sowie der Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke, so dass ein gerin­ge­rer Grad der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch einen höhe­ren Grad der Ähn­lich­keit der Zei­chen oder durch eine erhöh­te Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den kann und umge­kehrt [8]. Bei die­ser umfas­sen­den Beur­tei­lung der Ver­wechs­lungs­ge­fahr ist auf den durch die Zei­chen her­vor­ge­ru­fe­nen Gesamt­ein­druck abzu­stel­len, wobei ins­be­son­de­re ihre unter­schei­dungs­kräf­ti­gen und domi­nie­ren­den Ele­men­te zu berück­sich­ti­gen sind [9].

Die ori­gi­nä­re Kenn­zeich­nungs­kraft wird bestimmt durch die Eig­nung der Mar­ke, sich unab­hän­gig von der jewei­li­gen Benut­zungs­la­ge als Unter­schei­dungs­mit­tel für die Waren und Dienst­leis­tun­gen eines Unter­neh­mens bei den betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­sen ein­zu­prä­gen und die Waren und Dienst­leis­tun­gen damit von den­je­ni­gen ande­rer Unter­neh­men zu unter­schei­den [10]. Mar­ken, die über einen für die jewei­li­gen Waren oder Dienst­leis­tun­gen erkenn­bar beschrei­ben­den Anklang ver­fü­gen, haben regel­mä­ßig nur gerin­ge ori­gi­nä­re Kenn­zeich­nungs­kraft [11].

Die Fra­ge der Ähn­lich­keit ein­an­der gegen­über­ste­hen­der Mar­ken ist nach deren Ähn­lich­keit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeu­tungs- oder Sinn­ge­halt zu beur­tei­len, weil Mar­ken auf die mit ihnen ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se in klang­li­cher, bild­li­cher und begriff­li­cher Hin­sicht wir­ken kön­nen [12]. Im Ver­let­zungs­ver­fah­ren ist auf die ein­ge­tra­ge­ne Form der Kla­ge­mar­ke und die kon­kre­te Fas­sung der jewei­li­gen ange­grif­fe­nen Bezeich­nung abzu­stel­len [13].

Im Fall von Mar­ken oder Mar­ken­be­stand­tei­len, die – wie die Kla­ge­mar­ke – an einen die Waren oder Dienst­leis­tun­gen beschrei­ben­den Begriff ange­lehnt sind und nur dadurch Unter­schei­dungs­kraft erlan­gen und als Mar­ke ein­ge­tra­gen wer­den konn­ten, weil sie von die­sem Begriff (gering­fü­gig) abwei­chen, ist der Schutz­um­fang der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke eng zu bemes­sen, und zwar nach Maß­ga­be der Eigen­prä­gung und der Unter­schei­dungs­kraft, die dem Zei­chen die Ein­tra­gungs­fä­hig­keit ver­leiht. Ein dar­über hin­aus­ge­hen­der Schutz kann nicht bean­sprucht wer­den, weil er dem mar­ken­recht­li­chen Schutz der beschrei­ben­den Anga­be gleich­kä­me [14].

Die­se Grund­sät­ze ste­hen in Ein­klang mit der Ent­schei­dungs­pra­xis des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on, wonach bei der Zei­chen­ähn­lich­keit ins­be­son­de­re die unter­schei­dungs­kräf­ti­gen und domi­nie­ren­den Ele­men­te der Kol­li­si­ons­zei­chen zu berück­sich­ti­gen sind [15]. Einer beschrei­ben­den Anga­be kann danach kein bestim­men­der Ein­fluss auf den Gesamt­ein­druck einer Mar­ke zukom­men, weil der Ver­kehr beschrei­ben­de Anga­ben nicht als Hin­weis auf die betrieb­li­che Her­kunft der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, son­dern ledig­lich als Sach­hin­weis auf­fasst. Des­halb sind für den Schutz­um­fang einer an eine beschrei­ben­de Anga­be ange­lehn­ten Mar­ke nur die­je­ni­gen Merk­ma­le bestim­mend, die die­ser Mar­ke Unter­schei­dungs­kraft ver­lei­hen. Ent­spre­chend eng ist der Schutz­be­reich der Mar­ke bei nur wenig kenn­zeich­nungs­kräf­ti­gen Ver­än­de­run­gen gegen­über der beschrei­ben­den Anga­be zu fas­sen.

Etwas ande­res ergibt sich auch nicht aus der Ent­schei­dung „adidas/​Marca Mode“ des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on, wonach eine Dif­fe­ren­zie­rung der Unter­schei­dungs­kraft nach dem fest­ge­stell­ten Inter­es­se, ein Zei­chen für die Benut­zung durch ande­re Unter­neh­men frei­zu­hal­ten, aus­ge­schlos­sen ist [16]. Bei der Ant­wort auf die Fra­ge, wel­cher Schutz­um­fang der Kla­ge­mar­ke vor­lie­gend zukommt, geht es um die Fest­stel­lung der Unter­schei­dungs­kraft eines an eine beschrei­ben­de Anga­be ange­lehn­ten Zei­chens und nicht um die Redu­zie­rung der Unter­schei­dungs­kraft und des Schutz­um­fangs der Kla­ge­mar­ke im Hin­blick auf ein Frei­hal­te­be­dürf­nis im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 9. Febru­ar 2012 – I ZR 100/​10 [pjur/​pure]

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – C‑206/​01, Slg. 2002, I‑10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 48 ff. – Arse­nal Foot­ball Club; BGH, Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/​05, GRUR 2010, 1103 Rn. 25 = WRP 2010, 1508 – Pra­li­nen­form II[]
  2. vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b Mar­kenRL: EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – C‑487/​07, Slg. 2009, I‑5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 – L’Oréal/​Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG BGH, Urteil vom 04.02.2010 – I ZR 51/​08, GRUR 2010, 835 Rn. 23 = WRP 2010, 1165 – POWER BALL; zu Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV BGH, Urteil vom 24.11.2011 – I ZR 175/​09 Rn. 17 – Medu­sa[]
  3. vgl. BGH, Urteil vom 24.11.2011 – I ZR 175/​09 Rn. 21 – Medu­sa[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 13.03.2008 – I ZR 151/​05, GRUR 2008, 912 Rn.19 = WRP 2008, 1353 – Metro­sex; Urteil vom 18.12.2008 – I ZR 200/​06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 – Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 2. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 133[]
  5. vgl. EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – C‑533/​06, Slg. 2008, I‑4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 – O2/​Hutchison; BGH, Urteil vom 20.12.2001 – I ZR 60/​99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 – FRÜHSTÜCKS DRINK I; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/​08, GRUR 2010, 838 Rn.20 = WRP 2010, 1043 – DDR­Lo­go; Hacker in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 104[]
  6. vgl. BGH, Urteil vom 20.03.2003 – I ZR 60/​01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 – AntiVir/​AntiVirus[]
  7. BGH, GRUR 2008, 912 Rn.19 – Metro­sex; BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/​06, GRUR 2009, 1055 Rn. 49 = WRP 2009, 1533 – airdsl; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., Nach § 15 Rn. 118[]
  8. st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 29.05.2008 – I ZB 54/​05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 – Pan­to­hexal; Urteil vom 29.07.2009 – I ZR 102/​07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 – AIDA/​AIDU; Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 31/​09, GRUR 2011, 824 Rn.19 = WRP 2011, 1157 – Kap­pa[]
  9. vgl. EuGH, Urteil vom 24.06.2010 – C‑51/​09, Slg. 2010, I‑5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Bar­ba­ra Becker; BGH, Beschluss vom 01.06.2011 – I ZB 52/​09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 – Maalox/​MeloxGRY[]
  10. vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010 – C‑398/​08, Slg. 2010, I‑535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/​HABM [Vor­sprung durch Tech­nik]; Urteil vom 09.09.2010 – C‑265/​09, GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/​HABM [Buch­sta­be ?]; BGH, Beschluss vom 01.07.2010 – I ZB 35/​09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 – Die Visi­on; Beschluss vom 21.12.2011 – I ZB 56/​09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 – Link eco­no­my[]
  11. vgl. BGH, Urteil vom 28.06.2007 – I ZR 132/​04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/​TInterConnect[]
  12. vgl. EuGH, Urteil vom 03.09.2009 – C‑498/​07, Slg. 2009, I‑7371 = GRUR Int.2010, 129 Rn. 60 – La Espag?ola/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl[]
  13. vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 66 und 67 – O2/​Hutchison; BGH, Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/​06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 – Stoff­fähn­chen I[]
  14. st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/​AntiVirus; Urteil vom 14.02.2008 – I ZR 162/​05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 – HEITEC; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 154/​09, GRUR 2011, 826 Rn. 29 = WRP 2011, 1168 – Enzymax/​Enzymix; vgl. auch BGH, Urteil vom 25.03.2004 – I ZR 130/​01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 – EURO 2000; Urteil vom 22.04.2004 – I ZR 189/​01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173URLAUB DIREKT; Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 6/​05, GRUR 2007, 1071 Rn. 36 = WRP 2007, 1461Kin­der II[]
  15. vgl. EuGH, Urteil vom 02.09.2010 – C‑254/​09, Slg. 2010, I‑7989 = GRUR 2010, 1098 Rn. 45 – CK CREACIONES KENNYA; Beschluss vom 08.02.2012 – C‑191/​11 Rn. 43 – Yorma’s/HABM[]
  16. EuGH, Urteil vom 10.04.2008 – C‑102/​07, Slg. 2008, I‑2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 30; vgl. auch EuGH, Urteil vom 04.05.1999 – C‑108/​97, Slg. 1999, I‑2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 48 und 54 – Chiem­see; BGH, Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 78/​06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 – OSTSEE POST[]