Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus dem Schutzrecht nicht erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht berühmt.
Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem Verwarnten nicht vorgeworfen wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutzrechtsinhaber bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer Begehung durch den Verwarnten gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.
Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mechanismus des EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren oder im Inland vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, aus welchem Schutzrecht er diese herleitet.
Die Weigerung, vor Klageerhebung das Schutzrecht (konkret) zu nennen, das man bei einem Import geltend machen zu können meint, schließt nicht aus Rechtsgründen eine Berufung auf den Besonderen Mechanismus aus.
Dazu bedarf es nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keiner Erörterung der Frage, ob der Schutzrechtsinhaber, der nach Absatz 2 des Besonderen Mechanismus von demjenigen, der die Einfuhr eines Arzneimittels beabsichtigt, über diese Absicht unterrichtet worden ist, verpflichtet ist oder ob ihn jedenfalls die Obliegenheit trifft, das Schutzrecht konkret zu benennen, das nach seiner des Schutzrechtsinhabers Meinung durch die Einfuhr des Arzneimittels verletzt wird. Die Nichtbeachtung einer solchen, sich nach Ansicht der Klägerin aus dem durch die Unterrichtung begründeten gesetzlichen Schuldverhältnis ergebenden und hier zugunsten der Klägerin unterstellten Verpflichtung führt nämlich auch unter Berücksichtigung der zum Markenrecht entwickelten Grundsätze1 im Streitfall nicht zum Verlust des nach § 139 Abs. 1 PatG aus dem Schutzrecht folgenden Unterlassungsanspruchs.
Zum einen unterscheidet sich die Rechtslage nach dem Besonderen Mechanismus im Patentrecht in wesentlichen Punkten von der im Markenrecht. Der Markeninhaber kann sich, auch wenn das Markenrecht dadurch erschöpft ist, dass das Arzneimittel von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden ist, der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb des in das Inland (re)importierten Arzneimittel in einer vom (Parallel)Importeur neu gestalteten Verpackung aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG (Art. 7 Abs. 2 MarkenRL) widersetzen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, und kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen2. Der Markeninhaber kann sich allerdings dem weiteren Vertrieb der Ware nicht widersetzen, wenn die Ausübung seines Rechts eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 36 Satz 2 AEUV (früher: Art. 30 Satz 2 EG) darstellt3. Eine solche verschleierte Beschränkung liegt dann vor, wenn das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt und ein vom Markeninhaber durchgesetztes Verbot des Umpackens zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs kann der Markeninhaber demnach die Veränderung verbieten, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt4. Zu den Voraussetzungen, die der Importeur erfüllen muss, damit die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt sind, gehört, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass der Ruf der Marke geschädigt wird, namentlich die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf, und dass der Importeur den Markeninhaber vorab von der Absicht unterrichtet, das umgepackte Arzneimittel zu vertreiben, und ihm auf Verlangen ein Muster liefert5. Damit sollen Markenrecht und der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Union in das Gleichgewicht gebracht werden. Demgegenüber hat nach dem Besonderen Mechanismus der Importeur nicht das Recht, aus den genannten neuen Mitgliedstaaten importierte Arzneimittel unter bestimmten Bedingungen im Inland zu vertreiben. Vielmehr kann sich der Patentinhaber beim Import von im Inland patentrechtlich geschützten Arzneimitteln aus den genannten neuen Mitgliedstaaten als Ausnahme vom Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit schlechthin auf seine Patentrechte berufen und den Import und den Vertrieb im Inland untersagen.
Zum anderen böte auch der Rückgriff auf die Rechtslage im Markenrecht keine Rechtfertigung für die Annahme, dass der Schutzrechtsinhaber seine Rechte nach dem Besonderen Mechanismus schon dadurch verliert, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, auf welches Schutzrecht er sich stützt. Mit der in erster Linie dem Schutz der berechtigten Interessen des Markeninhabers dienenden Vorabunterrichtung wird, da der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist auf die Unterrichtung durch den Importeur zu reagieren hat, auch dem Interesse des Importeurs an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen6. Der Importeur soll in einem angemessenen Zeitraum Klarheit darüber erlangen, ob er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und diese nach Erhalt der dafür erforderlichen Genehmigungen vertreiben darf. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat hervorgehoben, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren kann, wenn sich alle Beteiligten in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten7. Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur diesen in dem dargestellten Sinn unterrichtet8. Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen9. Der Zweck der Vorabunterrichtung, zwischen den Beteiligten in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Importeur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Importeur in besonderem Maß auf die Reaktion des Markeninhabers vertrauen darf. Beanstandet dieser das beabsichtigte Umverpacken in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann sich der Parallelimporteur darauf verlassen, der Markeninhaber werde gegen ihn auch in Zukunft Ansprüche aus der Marke nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt stützen. Macht der Markeninhaber gleichwohl einen Anspruch unter Berufung auf einen Umstand geltend, den er in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht beanstandet hat, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu seinem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt10. Von einem solchen Selbstwiderspruch kann im Streitfall keine Rede sein. Das Verhalten der Beklagten, die sich sogleich und unmissverständlich gegen die Einfuhr durch die Klägerin gewandt hat, kann im Sinn des § 242 BGB auch nicht als arglistig oder rechtsmissbräuchlich11 angesehen werden; es stellt schließlich auch keine sittenwidrige Behinderung durch Ausnützen einer formalen Rechtsstellung dar12.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. Juli 2011 – X ZR 56/09
- s. dazu BGH, Urteil vom 12.07.2007 I ZR 147/04, BGHZ 173, 217 = GRUR 2008, 156 Rn. 24 Aspirin II[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2002 C143/00, Slg.2002, I3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 Boehringer Ingelheim; Urteil vom 26.04.2007 C348/04, GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 Boehringer/Swingward II[↩]
- vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 18, 31 Boehringer Ingelheim; GRUR 2007, 586 Rn. 16 Boehringer/Swingward II[↩]
- vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn.19 Boehringer/Swingward II; BGH, Urteil vom 12.12.2002 I ZR 133/00, GRUR 2003, 336, 337 f. Beloc; BGHZ 173, 217 Rn. 18 Aspirin II[↩]
- EuGH, Urteil vom 11.07.1996 C427, 429, 436/93, Slg.1996, I3545 = GRUR Int.1996, 1144 Rn. 79 BristolMyers Squibb u.a./Paranova; vgl. auch BGH, Urteil vom 19.10.2000 I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 ZOCOR[↩]
- vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 62, 66 Boehringer Ingelheim[↩]
- EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 62 Boehringer Ingelheim u.a.[↩]
- BGHZ 173, 217 Rn. 26 Aspirin II[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 19.06.1986 I ZR 65/84, GRUR 1987, 54, 55 Aufklärungspflicht des Abgemahnten; Urteil vom 19.10.1989 I ZR 63/88, GRUR 1990, 381 Antwortpflicht des Abgemahnten[↩]
- BGHZ 173, 217 Rn. 27 Aspirin II[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2005 I ZR 29/02, GRUR 2005, 581 The Colour of Elégance[↩]
- vgl. nur BGH, Urteil vom 28.02.2002 I ZR 177/99, BGHZ 150, 82 = GRUR 2002, 967 Hotel Adlon[↩]
