Beson­de­rer Mecha­nis­mus bei Schutz­rech­ten für Arz­nei­mit­tel

Für das Inter­es­se an der Fest­stel­lung, dass dem Schutz­rechts­in­ha­ber kei­ne Ansprü­che aus einem gewerb­li­chen Schutz­recht zuste­hen, ist eine Ver­war­nung aus dem Schutz­recht nicht erfor­der­lich. Es genügt, dass sich der Rechts­in­ha­ber eines Anspruchs aus dem Schutz­recht berühmt.

Beson­de­rer Mecha­nis­mus bei Schutz­rech­ten für Arz­nei­mit­tel

Eine Schutz­rechts­ver­war­nung setzt das Ver­lan­gen, eine straf­be­wehr­te Unter­las­sungs­er­klä­rung abzu­ge­ben, jeden­falls dann nicht vor­aus, wenn dem Ver­warn­ten nicht vor­ge­wor­fen wird, das Schutz­recht bereits ver­letzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutz­rechts­in­ha­ber bestimm­te Hand­lun­gen als Schutz­rechts­ver­let­zung bezeich­net und ankün­digt, im Fall ihrer Bege­hung durch den Ver­warn­ten gericht­li­chen Rechts­schutz in Anspruch zu neh­men.

Der Schutz­rechts­in­ha­ber ver­liert sei­ne Ansprü­che nach dem Beson­de­ren Mecha­nis­mus des EU-Bei­tritts­ver­trags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfra­ge des­je­ni­gen, der ein dem Mecha­nis­mus unter­lie­gen­des Arz­nei­mit­tel impor­tie­ren oder im Inland ver­trei­ben will, auf sei­ne Rech­te beruft, ohne kon­kret mit­zu­tei­len, aus wel­chem Schutz­recht er die­se her­lei­tet.

Die Wei­ge­rung, vor Kla­ge­er­he­bung das Schutz­recht (kon­kret) zu nen­nen, das man bei einem Import gel­tend machen zu kön­nen meint, schließt nicht aus Rechts­grün­den eine Beru­fung auf den Beson­de­ren Mecha­nis­mus aus.

Dazu bedarf es nach Ansicht des Bun­des­ge­richts­hofs kei­ner Erör­te­rung der Fra­ge, ob der Schutz­rechts­in­ha­ber, der nach Absatz 2 des Beson­de­ren Mecha­nis­mus von dem­je­ni­gen, der die Ein­fuhr eines Arz­nei­mit­tels beab­sich­tigt, über die­se Absicht unter­rich­tet wor­den ist, ver­pflich­tet ist oder ob ihn jeden­falls die Oblie­gen­heit trifft, das Schutz­recht kon­kret zu benen­nen, das nach sei­ner des Schutz­rechts­in­ha­bers Mei­nung durch die Ein­fuhr des Arz­nei­mit­tels ver­letzt wird. Die Nicht­be­ach­tung einer sol­chen, sich nach Ansicht der Klä­ge­rin aus dem durch die Unter­rich­tung begrün­de­ten gesetz­li­chen Schuld­ver­hält­nis erge­ben­den und hier zuguns­ten der Klä­ge­rin unter­stell­ten Ver­pflich­tung führt näm­lich auch unter Berück­sich­ti­gung der zum Mar­ken­recht ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze 1 im Streit­fall nicht zum Ver­lust des nach § 139 Abs. 1 PatG aus dem Schutz­recht fol­gen­den Unter­las­sungs­an­spruchs.

Zum einen unter­schei­det sich die Rechts­la­ge nach dem Beson­de­ren Mecha­nis­mus im Patent­recht in wesent­li­chen Punk­ten von der im Mar­ken­recht. Der Mar­ken­in­ha­ber kann sich, auch wenn das Mar­ken­recht dadurch erschöpft ist, dass das Arz­nei­mit­tel von ihm oder mit sei­ner Zustim­mung in einem ande­ren Mit­glied­staat der Euro­päi­schen Uni­on in den Ver­kehr gebracht wor­den ist, der Benut­zung der Mar­ke im Zusam­men­hang mit dem wei­te­ren Ver­trieb des in das Inland (re)importierten Arz­nei­mit­tel in einer vom (Parallel)Importeur neu gestal­te­ten Ver­pa­ckung aus berech­tig­ten Grün­den im Sin­ne von § 24 Abs. 2 Mar­kenG (Art. 7 Abs. 2 Mar­ken­RL) wider­set­zen. Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on beein­träch­tigt das Umpa­cken mit einer Mar­ke ver­se­he­ner Arz­nei­mit­tel als sol­ches den spe­zi­fi­schen Gegen­stand der Mar­ke, der dar­in besteht, die Her­kunft der mit ihr ver­se­he­nen Ware zu garan­tie­ren, und kann tat­säch­li­che Gefah­ren für die­se Her­kunfts­ga­ran­tie begrün­den 2. Der Mar­ken­in­ha­ber kann sich aller­dings dem wei­te­ren Ver­trieb der Ware nicht wider­set­zen, wenn die Aus­übung sei­nes Rechts eine ver­schlei­er­te Beschrän­kung des Han­dels zwi­schen den Mit­glied­staa­ten i.S. des Art. 36 Satz 2 AEUV (frü­her: Art. 30 Satz 2 EG) dar­stellt 3. Eine sol­che ver­schlei­er­te Beschrän­kung liegt dann vor, wenn das Umpa­cken unter Beach­tung der berech­tig­ten Inter­es­sen des Mar­ken­in­ha­bers erfolgt und ein vom Mar­ken­in­ha­ber durch­ge­setz­tes Ver­bot des Umpa­ckens zu einer künst­li­chen Abschot­tung der Märk­te zwi­schen den Mit­glied­staa­ten bei­tra­gen wür­de. Nach stän­di­ger Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on und des Bun­des­ge­richts­hofs kann der Mar­ken­in­ha­ber dem­nach die Ver­än­de­rung ver­bie­ten, die mit jedem Umpa­cken eines mit sei­ner Mar­ke ver­se­he­nen Arz­nei­mit­tels ver­bun­den ist und ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beein­träch­ti­gung des Ori­gi­nal­zu­stands des Arz­nei­mit­tels schafft, es sei denn, das Umpa­cken ist erfor­der­lich, um die Ver­mark­tung der par­al­lel impor­tier­ten Ware zu ermög­li­chen und die berech­tig­ten Inter­es­sen des Mar­ken­in­ha­bers sind gewahrt 4. Zu den Vor­aus­set­zun­gen, die der Impor­teur erfül­len muss, damit die berech­tig­ten Inter­es­sen des Mar­ken­in­ha­bers gewahrt sind, gehört, dass das umge­pack­te Arz­nei­mit­tel nicht so auf­ge­macht sein darf, dass der Ruf der Mar­ke geschä­digt wird, nament­lich die Ver­pa­ckung nicht schad­haft, von schlech­ter Qua­li­tät oder unor­dent­lich sein darf, und dass der Impor­teur den Mar­ken­in­ha­ber vor­ab von der Absicht unter­rich­tet, das umge­pack­te Arz­nei­mit­tel zu ver­trei­ben, und ihm auf Ver­lan­gen ein Mus­ter lie­fert 5. Damit sol­len Mar­ken­recht und der freie Waren- und Dienst­leis­tungs­ver­kehr in der Uni­on in das Gleich­ge­wicht gebracht wer­den. Dem­ge­gen­über hat nach dem Beson­de­ren Mecha­nis­mus der Impor­teur nicht das Recht, aus den genann­ten neu­en Mit­glied­staa­ten impor­tier­te Arz­nei­mit­tel unter bestimm­ten Bedin­gun­gen im Inland zu ver­trei­ben. Viel­mehr kann sich der Patent­in­ha­ber beim Import von im Inland patent­recht­lich geschütz­ten Arz­nei­mit­teln aus den genann­ten neu­en Mit­glied­staa­ten als Aus­nah­me vom Grund­satz der Waren­ver­kehrs­frei­heit schlecht­hin auf sei­ne Patent­rech­te beru­fen und den Import und den Ver­trieb im Inland unter­sa­gen.

Zum ande­ren böte auch der Rück­griff auf die Rechts­la­ge im Mar­ken­recht kei­ne Recht­fer­ti­gung für die Annah­me, dass der Schutz­rechts­in­ha­ber sei­ne Rech­te nach dem Beson­de­ren Mecha­nis­mus schon dadurch ver­liert, dass er sich auf eine Anfra­ge des­je­ni­gen, der ein dem Mecha­nis­mus unter­lie­gen­des Arz­nei­mit­tel impor­tie­ren will, auf sei­ne Rech­te beruft, ohne kon­kret mit­zu­tei­len, auf wel­ches Schutz­recht er sich stützt. Mit der in ers­ter Linie dem Schutz der berech­tig­ten Inter­es­sen des Mar­ken­in­ha­bers die­nen­den Vor­ab­un­ter­rich­tung wird, da der Mar­ken­in­ha­ber inner­halb einer ange­mes­se­nen Frist auf die Unter­rich­tung durch den Impor­teur zu reagie­ren hat, auch dem Inter­es­se des Impor­teurs an einer mög­lichst schnel­len Ver­mark­tung des impor­tier­ten Arz­nei­mit­tels im Inland Rech­nung getra­gen 6. Der Impor­teur soll in einem ange­mes­se­nen Zeit­raum Klar­heit dar­über erlan­gen, ob er zum Umpa­cken der mit der Mar­ke ver­se­he­nen Arz­nei­mit­tel berech­tigt ist und die­se nach Erhalt der dafür erfor­der­li­chen Geneh­mi­gun­gen ver­trei­ben darf. Der Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on hat her­vor­ge­ho­ben, dass das Sys­tem der Unter­rich­tung nur dann ange­mes­sen funk­tio­nie­ren kann, wenn sich alle Betei­lig­ten in red­li­cher Wei­se bemü­hen, die berech­tig­ten Inter­es­sen des ande­ren zu ach­ten 7. Die somit im wech­sel­sei­ti­gen Inter­es­se bestehen­de Pflicht zur Vor­ab­un­ter­rich­tung durch den Par­al­lel­im­por­teur begrün­det nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs eine Son­der­be­zie­hung, die sich in einem gesetz­li­chen Schuld­ver­hält­nis mit dem Mar­ken­in­ha­ber kon­kre­ti­siert, wenn der Impor­teur die­sen in dem dar­ge­stell­ten Sinn unter­rich­tet 8. Die­ses gesetz­li­che Schuld­ver­hält­nis ist wie jede Rechts­be­zie­hung den Grund­sät­zen von Treu und Glau­ben unter­wor­fen 9. Der Zweck der Vor­ab­un­ter­rich­tung, zwi­schen den Betei­lig­ten in kur­zer Zeit Klar­heit dar­über zu schaf­fen, ob die von dem Impor­teur ange­kün­dig­te Art und Wei­se der Ver­mark­tung des impor­tier­ten Arz­nei­mit­tels vom Mar­ken­in­ha­ber bean­stan­det wird, hat zur Fol­ge, dass der Impor­teur in beson­de­rem Maß auf die Reak­ti­on des Mar­ken­in­ha­bers ver­trau­en darf. Bean­stan­det die­ser das beab­sich­tig­te Umver­pa­cken in der ange­zeig­ten Form nicht oder nur unter einem bestimm­ten Gesichts­punkt, kann sich der Par­al­lel­im­por­teur dar­auf ver­las­sen, der Mar­ken­in­ha­ber wer­de gegen ihn auch in Zukunft Ansprü­che aus der Mar­ke nicht auf einen bis­lang nicht gerüg­ten tat­säch­li­chen oder recht­li­chen Gesichts­punkt stüt­zen. Macht der Mar­ken­in­ha­ber gleich­wohl einen Anspruch unter Beru­fung auf einen Umstand gel­tend, den er in einem ange­mes­se­nen Zeit­raum nach der Vor­ab­un­ter­rich­tung nicht bean­stan­det hat, han­delt er treu­wid­rig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu sei­nem Ver­hal­ten auf die Vor­ab­un­ter­rich­tung in Wider­spruch setzt 10. Von einem sol­chen Selbst­wi­der­spruch kann im Streit­fall kei­ne Rede sein. Das Ver­hal­ten der Beklag­ten, die sich sogleich und unmiss­ver­ständ­lich gegen die Ein­fuhr durch die Klä­ge­rin gewandt hat, kann im Sinn des § 242 BGB auch nicht als arg­lis­tig oder rechts­miss­bräuch­lich 11 ange­se­hen wer­den; es stellt schließ­lich auch kei­ne sit­ten­wid­ri­ge Behin­de­rung durch Aus­nüt­zen einer for­ma­len Rechts­stel­lung dar 12.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 12. Juli 2011 – X ZR 56/​09

  1. s. dazu BGH, Urteil vom 12.07.2007 I ZR 147/​04, BGHZ 173, 217 = GRUR 2008, 156 Rn. 24 Aspi­rin II[]
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2002 C143/​00, Slg.2002, I3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 Boehrin­ger Ingel­heim; Urteil vom 26.04.2007 C348/​04, GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 Boehringer/​Swingward II[]
  3. vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 18, 31 Boehrin­ger Ingel­heim; GRUR 2007, 586 Rn. 16 Boehringer/​Swingward II[]
  4. vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn.19 Boehringer/​Swingward II; BGH, Urteil vom 12.12.2002 I ZR 133/​00, GRUR 2003, 336, 337 f. Beloc; BGHZ 173, 217 Rn. 18 Aspi­rin II[]
  5. EuGH, Urteil vom 11.07.1996 C427, 429, 436/​93, Slg.1996, I3545 = GRUR Int.1996, 1144 Rn. 79 Bris­tol­My­ers Squibb u.a./Paranova; vgl. auch BGH, Urteil vom 19.10.2000 I ZR 89/​98, GRUR 2001, 422, 423 ZOCOR[]
  6. vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 62, 66 Boehrin­ger Ingel­heim[]
  7. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 62 Boehrin­ger Ingel­heim u.a.[]
  8. BGHZ 173, 217 Rn. 26 Aspi­rin II[]
  9. vgl. BGH, Urteil vom 19.06.1986 I ZR 65/​84, GRUR 1987, 54, 55 Auf­klä­rungs­pflicht des Abge­mahn­ten; Urteil vom 19.10.1989 I ZR 63/​88, GRUR 1990, 381 Ant­wort­pflicht des Abge­mahn­ten[]
  10. BGHZ 173, 217 Rn. 27 Aspi­rin II[]
  11. vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2005 I ZR 29/​02, GRUR 2005, 581 The Colour of Elé­gan­ce[]
  12. vgl. nur BGH, Urteil vom 28.02.2002 I ZR 177/​99, BGHZ 150, 82 = GRUR 2002, 967 Hotel Adlon[]