Das Ver­let­zungs­pro­zess, das nich­ti­ge Kla­ge­pa­tent – und der nicht zu erset­zen­de Nach­teil

Wird das Kla­ge­pa­tent, das der Zwangs­voll­stre­ckung aus einem Ver­let­zungs­ur­teil des Beru­fungs­ge­richts zugrun­de liegt, nach Schluss der münd­li­chen Ver­hand­lung vor dem Beru­fungs­ge­richt durch nicht rechts­kräf­ti­ges Urteil des Bun­des­pa­tent­ge­richts für nich­tig erklärt, liegt dar­in kein zusätz­li­cher nicht zu erset­zen­der Nach­teil, der eine vor­läu­fi­ge Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung im Revi­si­ons­ver­fah­ren nach § 719 Abs. 2 ZPO recht­fer­tigt.

Das Ver­let­zungs­pro­zess, das nich­ti­ge Kla­ge­pa­tent – und der nicht zu erset­zen­de Nach­teil

Wird gegen ein für vor­läu­fig voll­streck­bar erklär­tes Urteil, in dem die Revi­si­on nicht zuge­las­sen wor­den ist, Nicht­zu­las­sungs­be­schwer­de ein­ge­legt, ord­net das Revi­si­ons­ge­richt die einst­wei­li­ge Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung nach § 719 Abs. 2 ZPO an, wenn die Voll­stre­ckung dem Schuld­ner einen nicht zu erset­zen­den Nach­teil brin­gen wür­de und kein über­wie­gen­des Inter­es­se des Gläu­bi­gers ent­ge­gen­steht. Die Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung durch das Revi­si­ons­ge­richt kommt nach der stän­di­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs aller­dings grund­sätz­lich nicht in Betracht, wenn der Schuld­ner es ver­säumt hat, im Beru­fungs­rechts­zug einen Voll­stre­ckungs­schutz­an­trag nach § 712 Abs. 1 ZPO zu stel­len 1.

Unter die­sen Umstän­den kommt die Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung nach § 719 Abs. 2 ZPO nur aus­nahms­wei­se dann in Betracht, wenn es dem Schuld­ner aus beson­de­ren Grün­den nicht mög­lich oder nicht zumut­bar war, einen Voll­stre­ckungs­schutz­an­trag zu stel­len 2. Einen in die­sem Sin­ne hin­rei­chen­den Grund dafür, die Zwangs­voll­stre­ckung ohne vor­he­ri­gen Antrag nach § 712 Abs. 1 ZPO ein­zu­stel­len, hat die Beklag­te nicht dar­ge­tan.

Im vor­lie­gen­den Fall sind der Beklag­ten nach ihrem Vor­brin­gen durch die Zwangs­voll­stre­ckung aus den Urtei­len der vor­in­stanz­li­chen Gerich­te dadurch erheb­li­che Nach­tei­le erwach­sen, dass sie unter hohem per­so­nel­len und finan­zi­el­len Auf­wand eine alter­na­ti­ve Soft­war­e­va­ri­an­te per­ma­nent vor­hal­ten und dafür sor­gen muss, dass bei den von drit­ter Sei­te regel­mä­ßig durch­ge­führ­ten Updates der Basis­ver­si­on der Gerä­te­soft­ware der Soft­ware­code der Abwand­lung auf­wän­dig in den Code der Basis­ver­si­on ein­ge­ar­bei­tet und der Gesamt­code getes­tet wird. Ob das den Tat­be­stand eines nicht zu erset­zen­den Nach­teils im Sin­ne von § 712 Abs. 1, § 719 Abs. 2 ZPO aus­fül­len könn­te, was tatrich­ter­li­cher Wür­di­gung bedurft und des­halb nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs einen Antrag nach § 712 Abs. 1 ZPO erfor­dert hät­te, kann dahin­ste­hen, weil die Beklag­te sich hier­auf für die Begründ­etheit ihres Antrags nach § 719 Abs. 2 ZPO nicht stützt.

Der nicht zu erset­zen­de Nach­teil liegt nach ihrem Vor­brin­gen viel­mehr dar­in, dass sie sich ver­pflich­tet sieht, sich an ein gericht­li­ches Ver­bot zu hal­ten, des­sen Grund­la­ge mit der Nich­tig­erklä­rung des Kla­ge­pa­tents durch das Patent­ge­richt ent­fal­len sei. Dem kann nicht bei­getre­ten wer­den. Der Umstand, dass das Kla­ge­pa­tent erst­in­stanz­lich für nich­tig erklärt wor­den ist, recht­fer­tigt für sich allein genom­men und ohne wei­te­re Umstän­de, für die hier nichts gel­tend gemacht und ersicht­lich ist, nicht die Annah­me, dass die (wei­te­re) Zwangs­voll­stre­ckung einen für den Schuld­ner nicht zu erset­zen­den Nach­teil im Sin­ne von § 719 Abs. 2 ZPO dar­stellt. Die auf den Zeit­punkt der Anmel­dung der Erfin­dung zum Schutz­recht zurück­wir­ken­de Gestal­tungs­wir­kung der Nich­tig­erklä­rung eines Patents tritt erst mit der Rechts­kraft des Nich­tig­keits­ur­teils ein 3. Dass das Urteil des Patent­ge­richts vom 07.05.2014 bereits in Rechts­kraft erwach­sen wäre, macht die Beklag­te selbst nicht gel­tend und dafür ist auch nichts ersicht­lich. Dem im Ver­let­zungs­pro­zess aus­ge­spro­che­nen Unter­las­sungs­ge­bot ist dem­entspre­chend gegen­wär­tig nicht die mate­ri­ell­recht­li­che Grund­la­ge ent­zo­gen. Bei der gebo­te­nen wer­ten­den Betrach­tung kann der Erlass eines der Nich­tig­keits­kla­ge statt­ge­ben­den erst­in­stanz­li­chen Urteils im Nich­tig­keits­ver­fah­ren für sich allein nicht als eine so gra­vie­ren­de Zäsur ange­se­hen wer­den, dass des­halb ohne Wei­te­res die Ein­stel­lung der Zwangs­voll­stre­ckung nach § 719 Abs. 2 ZPO gerecht­fer­tigt wäre.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 8. Juli 2014 – X ZR 61/​13

  1. BGH, Beschluss vom 04.06.2008 XII ZR 55/​08, NJW-RR 2008, 1038 Rn. 5; Beschluss vom 20.03.2012 – V ZR 275/​11, NJW 2012, 1292 Rn. 5[]
  2. BGH, NJW 2012, 1292 Rn. 5[]
  3. BGH, Urteil vom 05.07.2005 – X ZR 167/​03, GRUR 2005, 935, 936 – Ver­gleichs­emp­feh­lung II[]