Der Namens- und Mar­ken­recht­streit – und die Kos­ten des Patent­an­walts

Wer­den in ers­ter Linie nicht­kenn­zei­chen­recht­li­che Ansprü­che (hier: namens­recht­li­che Ansprü­che) und hilfs­wei­se kenn­zei­chen­recht­li­che Ansprü­che (hier: mar­ken­recht­li­che Ansprü­che) gel­tend gemacht, kön­nen die Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts ent­stan­den sind, nach § 104 ZPO in Ver­bin­dung mit § 140 Abs. 3 Mar­kenG gegen den Pro­zess­geg­ner nur fest­ge­setzt wer­den, wenn über die kenn­zei­chen­recht­li­chen Hilfs­an­sprü­che eine gericht­li­che Ent­schei­dung mit einer ent­spre­chen­den Kos­ten­grund­ent­schei­dung zuguns­ten des­je­ni­gen ergan­gen ist, der die Kos­ten­fest­set­zung bean­tragt.

Der Namens- und Mar­ken­recht­streit – und die Kos­ten des Patent­an­walts

Dabei bedurf­te die Fra­ge, ob die Vor­schrift des § 140 Abs. 3 Mar­kenG mit dem Ver­fas­sungs­und dem Uni­ons­recht ver­ein­bar ist, kei­ner Ent­schei­dung. Die Vor­schrift gelang­te im vor­lie­gen­den Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren nicht zur Anwen­dung:

Nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG (seit 14.01.2019: § 140 Abs. 4 Mar­kenG) sind von den Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che ent­ste­hen, die Gebüh­ren nach § 13 RVG und außer­dem die not­wen­di­gen Aus­la­gen des Patent­an­walts zu erstat­ten. Die­se Vor­schrift ist gemäß § 125e Abs. 5 Mar­kenG auf Ver­fah­ren vor den Uni­ons­mar­ken­ge­rich­ten ent­spre­chend anzu­wen­den. Patent­an­walts­kos­ten sind im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren nach § 104 ZPO gegen den Kos­ten­schuld­ner fest­zu­set­zen 1.

Das Ober­lan­des­ge­richt Mün­chen 2 ist in der Vor­in­stanz zu Recht davon aus­ge­gan­gen, dass die in der Haupt­sa­che vom Klä­ger gel­tend gemach­ten namens­recht­li­chen Ansprü­che kei­ne Kenn­zei­chen­streit­sa­chen dar­stel­len 3. Auf Namens­rechts­strei­tig­kei­ten ist die Vor­schrift des § 140 Abs. 3 Mar­kenG des­halb nicht anwend­bar.

Bei den vom Klä­ger im hier ent­schie­de­nen Streit­fall hilfs­wei­se gel­tend gemach­ten, auf die Ver­let­zung einer Uni­ons­mar­ke gestütz­ten Ansprü­chen han­delt es sich aller­dings um Kenn­zei­chen­streit­sa­chen. Die dem Klä­ger im Streit­fall ent­stan­de­nen Patent­an­walts­kos­ten sind jedoch nicht nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG erstat­tungs­fä­hig:

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ist hin­sicht­lich der durch die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che ent­stan­de­nen Kos­ten nicht zu prü­fen, ob die Mit­wir­kung des Patent­an­walts zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung im Sin­ne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO not­wen­dig war. Es kommt auch nicht dar­auf an, ob der Patent­an­walt gegen­über dem Rechts­an­walt eine „Mehr­leis­tung” erbracht hat 4. Es kann im Streit­fall offen­blei­ben, ob an die­ser Recht­spre­chung fest­ge­hal­ten wer­den kann.

Die Erstat­tungs­fä­hig­keit der Patent­an­walts­kos­ten nach die­sen Maß­stä­ben setzt vor­aus, dass über die kenn­zei­chen­recht­li­chen Ansprü­che, für die die Vor­schrift des § 140 Abs. 3 Mar­kenG gilt, ent­schie­den wor­den und eine dar­auf bezo­ge­ne Kos­ten­grund­ent­schei­dung zuguns­ten des Klä­gers ergan­gen ist. Dar­an fehl­te es im hier ent­schie­de­nen Streit­fall.

Das Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren setzt gemäß § 103 Abs. 1 ZPO eine Kos­ten­grund­ent­schei­dung vor­aus, auf deren Grund­la­ge die Höhe der zu erstat­ten­den Kos­ten fest­ge­setzt wird. Die Kos­ten­grund­ent­schei­dung recht­fer­tigt eine Kos­ten­fest­set­zung zuguns­ten des Kos­ten­gläu­bi­gers nur, soweit ihre for­ma­le Reich­wei­te die anwalt­li­che Tätig­keit erfasst, deren Kos­ten der Kos­ten­gläu­bi­ger zur Fest­set­zung ange­mel­det hat. So schei­det die Fest­set­zung von Kos­ten aus, die von der Kos­ten­ent­schei­dung zeit­lich nicht erfasst wer­den. Des­halb kön­nen außer­ge­richt­li­che Kos­ten nicht fest­ge­setzt wer­den, wenn sie nach der die Kos­ten­grund­ent­schei­dung ent­hal­ten­den gericht­li­chen Ent­schei­dung ent­stan­den sind 5. Die Kos­ten­grund­ent­schei­dung recht­fer­tigt eine Kos­ten­fest­set­zung auch dann nicht, wenn sie die zur Fest­set­zung ange­mel­de­ten Gebüh­ren inhalt­lich nicht erfasst 6. So liegt der Fall hier.

Im Streit­fall konn­te die Kos­ten­grund­ent­schei­dung nicht bereits des­halb Grund­la­ge für die bean­trag­te Kos­ten­fest­set­zung sein, weil die hilfs­wei­se gel­tend gemach­ten mar­ken­recht­li­chen Ansprü­che Gegen­stand der Kla­ge waren. Die­ser Umstand ist für die Fra­ge uner­heb­lich, ob die Patent­an­walts­kos­ten fest­set­zungs­fä­hig sind. Es ist dafür auch nicht von Bedeu­tung, dass bei­de Par­tei­en Ver­an­las­sung hat­ten, zu den hilfs­wei­se gel­tend gemach­ten Ansprü­chen vor­zu­tra­gen. Maß­geb­lich ist allein, dass die Kos­ten­grund­ent­schei­dung nur die­je­ni­gen Ansprü­che erfasst, über die eine gericht­li­che Ent­schei­dung ergan­gen ist. Wird über hilfs­wei­se gel­tend gemach­te Ansprü­che nicht ent­schie­den, wer­den sie von der Kos­ten­grund­ent­schei­dung nicht erfasst.

Im Fal­le einer Kla­ge­häu­fung von nicht­kenn­zei­chen­recht­li­chen und kenn­zei­chen­recht­li­chen Streit­ge­gen­stän­den kön­nen Patent­an­walts­ge­büh­ren nur aus dem Teil­streit­wert erstat­tet wer­den, der auf die Kenn­zei­chen­streit­sa­che ent­fällt 7. Die Erstat­tungs­fä­hig­keit der Patent­an­walts­kos­ten setzt außer­dem vor­aus, dass hin­sicht­lich der kenn­zei­chen­recht­li­chen Ansprü­che zuguns­ten des­je­ni­gen ent­schie­den wird, der die Kos­ten­er­stat­tung bean­sprucht, und die­ser Umstand in die Kos­ten­ent­schei­dung ein­fließt 8.

Danach kann im Fall einer even­tu­el­len Kla­ge­häu­fung § 140 Abs. 3 Mar­kenG nur zur Anwen­dung gelan­gen, wenn über die hilfs­wei­se gel­tend gemach­ten kenn­zei­chen­recht­li­chen Ansprü­che ent­schie­den wird. Nur in die­sem Fall wer­den die kenn­zei­chen­recht­li­chen Ansprü­che gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG bei der Streit­wert­fest­set­zung und der Kos­ten­ent­schei­dung berück­sich­tigt.

Aller­dings wird die Ansicht ver­tre­ten, dass Patent­an­walts­kos­ten auch dann nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG erstat­tungs­fä­hig sind, wenn die Kla­ge auf nicht­kenn­zei­chen­recht­li­cher Grund­la­ge Erfolg hat und über einen hilfs­wei­se gel­tend gemach­ten kenn­zei­chen­recht­li­chen Anspruch nicht ent­schie­den wird 9 oder wenn ein Anspruch nur auf nicht­kenn­zei­chen­recht­li­cher (wett­be­werbs­recht­li­cher), nicht dage­gen auf kenn­zei­chen­recht­li­cher (mar­ken­recht­li­cher) Grund­la­ge besteht 10. Die­ser Ansicht kann nicht zuge­stimmt wer­den. Ein sol­ches Ergeb­nis lie­fe dem Grund­satz zuwi­der, dass zur Kos­ten­er­stat­tung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur ver­pflich­tet ist, wer mit sei­ner Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung kei­nen Erfolg gehabt hat. Eine Erstat­tung von Patent­an­walts­kos­ten nach § 140 Abs. 3 Mar­kenG kann danach nur bean­spru­chen, wer bezo­gen auf kenn­zei­chen­recht­li­che Ansprü­che im Rechts­streit obsiegt hat.

Das Land­ge­richt hat im vor­lie­gen­den Fall der Kla­ge auf namens­recht­li­cher Grund­la­ge statt­ge­ge­ben und über die hilfs­wei­se gel­tend gemach­ten mar­ken­recht­li­chen Ansprü­che nicht ent­schie­den. Des­halb war der Streit­wert der kenn­zei­chen­recht­li­chen Ansprü­che nicht nach § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG mit dem Haupt­an­spruch zusam­men­zu­rech­nen. Damit waren allein die namens­recht­li­chen und nicht die kenn­zei­chen­recht­li­chen Ansprü­che streit­wert­be­stim­mend und maß­geb­lich für die Kos­ten­ent­schei­dung. Danach fehlt es für eine Fest­set­zung von Patent­an­walts­kos­ten gegen den Beklag­ten an der erfor­der­li­chen, auf eine Kenn­zei­chen­rechts­sa­che bezo­ge­nen Kos­ten­grund­ent­schei­dung.

Dass die Kos­ten der Mit­wir­kung des Patent­an­walts neben sei­nem Pro­zess­be­voll­mäch­tig­ten unab­hän­gig von § 140 Abs. 3 Mar­kenG für die Rechts­ver­fol­gung hin­sicht­lich der namens­recht­li­chen Ansprü­chen not­wen­dig im Sin­ne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO waren, hat der Klä­ger nicht gel­tend gemacht.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 9. Mai 2019 – I ZB 83/​18

  1. vgl. BGH, Beschluss vom 19.04.2007 – I ZB 47/​06, GRUR 2007, 999 Rn. 16 f. = WRP 2007, 1205 Con­su­len­te in mar­chi
  2. OLG Mün­chen, Beschluss vom 08.10.2018 6 W 339/​18
  3. vgl. BGH, Urteil vom 09.06.2006 – I ZR 231/​01, GRUR 2006, 158 Rn. 15 = WRP 2006, 90 segnitz.de; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 5; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 140 Mar­kenG Rn. 15; Thier­ing in Ströbele/​Hacker/​Thiering, Mar­kenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 10
  4. vgl. BGH, Beschluss vom 03.04.2003 – I ZB 37/​02, GRUR 2003, 639, 640 13 und 17] = WRP 2003, 755 Kos­ten des Patent­an­walts I; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/​09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 Kos­ten des Patent­an­walts II; Urteil vom 21.11.2011 – I ZR 196/​10, GRUR 2012, 756 Rn.20 Kos­ten des Patent­an­walts III; Urteil vom 10.05.2012 – I ZR 70/​11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 Kos­ten des Patent­an­walts IV
  5. vgl. BGH, Beschluss vom 07.02.2017 – VI ZB 43/​16, ZfSch 2017, 344, 346 Rn. 10
  6. vgl. BGH, ZfSch 2017, 344, 345 f. Rn. 8
  7. vgl. OLG Stutt­gart, GRUR-RR 2009, 79, 80 15 f.]; Ingerl/​Rohnke aaO § 140 Rn. 60; Ekey in Ekey/​Bender/​FuchsWissemann, Mar­ken­recht, 3. Aufl., § 140 Mar­kenG Rn. 40; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 140 Mar­kenG Rn. 27; Thier­ing in Ströbele/​Hacker/​Thiering aaO § 140 Rn. 69
  8. Thier­ing in Ströbele/​Hacker/​Thiering aaO § 140 Rn. 69
  9. OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 736 f. 11]; zu § 52 Abs. 4 DesignG: OLG Frank­furt, GRUR-RR 2013, 184 3]
  10. OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 737 12 und Rn.19]