Die bekann­te Mar­ke

Die Tat­sa­chen, die der Bekannt­heit einer Mar­ke zugrun­de lie­gen, kön­nen offen­kun­dig im Sin­ne von § 291 ZPO sein (hier: inten­si­ve Benut­zung der Mar­ke über einen län­ge­ren Zeit­raum in wei­tem Umfang gegen­über dem all­ge­mei­nen Publi­kum) und auch ohne Ein­ho­lung eines Ver­kehrs­gut­ach­tens die Annah­me recht­fer­ti­gen, dass die Mar­ke bekannt im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG ist.

Die bekann­te Mar­ke

Fin­det sich mit einer gewis­sen Häu­fig­keit die beschrei­ben­de Ver­wen­dung einer Mar­ke (hier: die Bezeich­nung "TÜV"), recht­fer­tigt dies für sich genom­men nicht schon die Annah­me, das Zei­chen habe sich zu einer gebräuch­li­chen Bezeich­nung im Sin­ne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ent­wi­ckelt.

Allein der Umstand, dass eine bekann­te Mar­ke nicht mit der ange­grif­fe­nen Bezeich­nung ver­wech­selt wird, kann die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft oder der Wert­schät­zung der bekann­ten Mar­ke im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG nicht recht­fer­ti­gen.

Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG ist es Drit­ten unter­sagt, ohne Zustim­mung des Mar­ken­in­ha­bers im geschäft­li­chen Ver­kehr ein mit einer im Inland bekann­ten Mar­ke iden­ti­sches oder ein ähn­li­ches Zei­chen für Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu benut­zen, die nicht denen ähn­lich sind, für die die Mar­ke Schutz genießt, wenn die Benut­zung des Zei­chens die Wert­schät­zung oder die Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Mar­ke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se aus­nutzt.

Im hier vom Bun­des­ge­richts­hof ent­schie­de­nen Fall hat­te das Beru­fungs­ge­richt ange­nom­men, die Mar­ke der Klä­ge­rin sei eine im Inland bekann­te Mar­ke im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG. Das Zei­chen sei einem bedeu­ten­den Teil des Publi­kums bekannt. Dafür spre­che die Ver­wen­dung der Bezeich­nung "TÜV" als Syn­onym für Prü­fungs­leis­tun­gen, ins­be­son­de­re für die Haupt­un­ter­su­chung bei Kraft­fahr­zeu­gen. Dem Ver­kehr sei geläu­fig, dass die aus sich her­aus nichts­sa­gen­de Bezeich­nung "TÜV" auf ein oder meh­re­re bestimm­te Unter­neh­men oder ihre Leis­tun­gen hin­wei­se. Die­ses Ergeb­nis wer­de durch das von der Klä­ge­rin vor­ge­leg­te Ver­kehrs­gut­ach­ten belegt. Die dage­gen gerich­te­ten Angrif­fe der Revi­si­on haben kei­nen Erfolg.

Eine Mar­ke ist bekannt im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG, wenn sie einem bedeu­ten­den Teil des Publi­kums bekannt ist, das von den durch die Mar­ke erfass­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen betrof­fen ist, ohne dass bestimm­te Pro­zent­sät­ze des Bekannt­heits­gra­des zu for­dern sind 1. Erfor­der­lich ist eine Bekannt­heit als Kenn­zeich­nungs­mit­tel für bestimm­te Waren oder Dienst­leis­tun­gen 2. Maß­geb­lich sind bei der Prü­fung die­ser Vor­aus­set­zun­gen alle rele­van­ten Umstän­de des Fal­les, also ins­be­son­de­re der Markt­an­teil der älte­ren Mar­ke, die Inten­si­tät, die geo­gra­phi­sche Aus­deh­nung und die Dau­er ihrer Benut­zung sowie der Umfang der Inves­ti­tio­nen, die das Unter­neh­men zu ihrer För­de­rung getä­tigt hat 3.

Nach die­sem Maß­stab ist das Beru­fungs­ge­richt zu Recht davon aus­ge­gan­gen, dass die Mar­ke "Tüv" der Klä­ge­rin eine im Inland bekann­te Mar­ke ist.

Das Beru­fungs­ge­richt hat offen­ge­las­sen, ob es sich bei der Mar­ke Nr. 1005648 um eine Wort­mar­ke oder eine Wort/​Bildmarke han­delt. Es hat ange­nom­men, dass sich die Bild­ele­men­te auf eine gra­phi­sche Her­vor­he­bung der Buch­sta­ben beschrän­ken und die Mar­ke durch ihren Wort­be­stand­teil "Tüv" geprägt wird. Das Beru­fungs­ge­richt ist im Wei­te­ren davon aus­ge­gan­gen, dass die Kla­ge­mar­ke ori­gi­när unter­schei­dungs­kräf­tig ist.

Gegen die­se Fest­stel­lun­gen wen­det sich die Revi­si­on ohne Erfolg mit der Begrün­dung, die Bezeich­nung "Tüv" sei eine Abkür­zung der rein beschrei­ben­den Anga­be "Tech­ni­scher Über­wa­chungs­ver­ein"; durch die­sen Begriff wer­de nur der Gegen­stand des Unter­neh­mens bezeich­net. An die Anfor­de­run­gen für die Unter­schei­dungs­kraft von Mar­ken ist grund­sätz­lich ein groß­zü­gi­ger Maß­stab anzu­le­gen. Ein nur beschrei­ben­der Anklang steht der Annah­me ori­gi­nä­rer Unter­schei­dungs­kraft eines Wort­be­stand­teils eines Zei­chens nicht ent­ge­gen. Über einen von Haus aus bloß beschrei­ben­den Anklang geht die Bezeich­nung "Tüv" als Hin­weis auf einen Tech­ni­schen Über­wa­chungs­ver­ein aber nicht hin­aus. Zu Recht hat das Beru­fungs­ge­richt ange­nom­men, dass die Bezeich­nun­gen "Tüv" und "Tech­ni­scher Über­wa­chungs­ver­ein" ihrem Wesen nach nichts­sa­gend und damit nicht rein beschrei­bend sind.

Die Aus­füh­run­gen, mit denen das Beru­fungs­ge­richt eine Bekannt­heit der Mar­ken der Klä­ge­rin bejaht hat, hal­ten auch im Übri­gen einer recht­li­chen Nach­prü­fung stand.

Die Fest­stel­lung der Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ken obliegt im Wesent­li­chen dem Tatrich­ter. In der Revi­si­ons­in­stanz ist nur zu prü­fen, ob der Tatrich­ter einen zutref­fen­den Rechts­be­griff zugrun­de gelegt, nicht gegen Erfah­rungs­sät­ze oder Denk­ge­set­ze ver­sto­ßen oder wesent­li­che Umstän­de nicht unbe­rück­sich­tigt gelas­sen hat.

Das Beru­fungs­ge­richt hat für die Beur­tei­lung der Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke das von der Klä­ge­rin vor­ge­leg­te Ver­kehrs­gut­ach­ten von Okto­ber 2006 der TNS Infra­test GmbH her­an­ge­zo­gen. Danach sehen 71,7% der poten­ti­el­len Auto­be­sit­zer in der Bezeich­nung "TÜV" einen Hin­weis auf ein ganz bestimm­tes Unter­neh­men. Als Indiz für die Bekannt­heit der Mar­ke der Klä­ge­rin mit dem Wort­be­stand­teil "TÜV" konn­te das Beru­fungs­ge­richt ent­ge­gen der Ansicht der Revi­si­on auch den Umstand her­an­zie­hen, dass der Begriff als Syn­onym für Prü­fungs­leis­tun­gen oder Qua­li­täts­kon­trol­len Ver­wen­dung fin­det. Wird die Bezeich­nung "TÜV" in die­ser schlag­wort­ar­ti­gen Wei­se benutzt, ist die Annah­me des Beru­fungs­ge­richts nicht fern­lie­gend, die Ver­wen­dung erfol­ge nur, weil dem all­ge­mei­nen Publi­kum bekannt sei, dass es Tech­ni­sche Über­wa­chungs­ver­ei­ne gebe, die die­se Dienst­leis­tun­gen erbräch­ten und die mit der Abkür­zung "TÜV" bezeich­net wür­den.

Ohne Erfolg rügt die Revi­si­on, das Beru­fungs­ge­richt hät­te nicht ohne Beweis­auf­nah­me von der Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke aus­ge­hen dür­fen. Die Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke kann zwar nicht offen­kun­dig im Sin­ne des § 291 ZPO sein. Offen­kun­dig kön­nen nur Tat­sa­chen und nicht Erfah­rungs­sät­ze sein. Die Fest­stel­lung, ob der Ver­kehr die Bezeich­nung "TÜV" für die in Rede ste­hen­den Dienst­leis­tun­gen als Hin­weis auf ein bestimm­tes Unter­neh­men auf­fasst, stützt sich auf Erfah­rungs­wis­sen, das nicht durch Zeu­gen­be­weis, son­dern gege­be­nen­falls mit Hil­fe eines Sach­ver­stän­di­gen zu ermit­teln ist 4. All­ge­mein geläu­fig und des­halb offen­kun­dig im Sin­ne des § 291 ZPO kön­nen aber Tat­sa­chen sein, die bei der Prü­fung der rele­van­ten Umstän­de des Streit­falls her­an­zu­zie­hen sind. Dazu rech­net auch, ob die Mar­ke wäh­rend eines län­ge­ren Zeit­raums in wei­tem Umfang auf dem Markt erscheint und jeder­mann gegen­über­tritt 5.

Das Beru­fungs­ge­richt, des­sen ent­schei­den­de Rich­ter zu den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­sen gehö­ren, hat fest­ge­stellt, dass die Bezeich­nung "Tüv" der über­wie­gen­den Mehr­heit der Auto­fah­rer als ein Hin­weis auf eine mit der Haupt­un­ter­su­chung von Kraft­fahr­zeu­gen befass­te Orga­ni­sa­ti­on bekannt ist. Das deckt sich mit dem vom Beru­fungs­ge­richt her­an­ge­zo­ge­nen demo­sko­pi­schen Gut­ach­ten, das die Klä­ge­rin vor­ge­legt hat, und das vom Beru­fungs­ge­richt gemäß § 286 ZPO frei gewür­digt wer­den konn­te.

Die Bezeich­nung "Tüv" hat sich auch nicht zu einer im geschäft­li­chen Ver­kehr gebräuch­li­chen Bezeich­nung der Dienst­leis­tun­gen ent­wi­ckelt, für die sie ein­ge­tra­gen ist.

Nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG wird die Ein­tra­gung einer Mar­ke auf Antrag wegen Ver­falls gelöscht, wenn die Mar­ke infol­ge des Ver­hal­tens oder der Untä­tig­keit ihres Inha­bers im geschäft­li­chen Ver­kehr zur gebräuch­li­chen Bezeich­nung der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, für die sie ein­ge­tra­gen ist, gewor­den ist. Den Löschungs­grund des Ver­falls nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG kann der Beklag­te im Ver­let­zungs­pro­zess ein­re­de­wei­se gel­tend machen 6. Im Streit­fall hat das Beru­fungs­ge­richt die Umwand­lung der ori­gi­när kenn­zeich­nungs­kräf­ti­gen Bezeich­nung "Tüv" in eine gebräuch­li­che Bezeich­nung für die Dienst­leis­tun­gen, für die die Kla­ge­mar­ken geschützt sind, ver­neint. Rechts­feh­ler sind inso­weit nicht ersicht­lich. Allein der Umstand, dass sich mit einer gewis­sen Häu­fig­keit auch eine beschrei­ben­de Ver­wen­dung der Bezeich­nung "TÜV" fin­det, recht­fer­tigt nicht die Annah­me, die Mar­ke habe sich zu einer gebräuch­li­chen Bezeich­nung ent­wi­ckelt, weil an die­ses Erfor­der­nis grund­sätz­lich stren­ge Anfor­de­run­gen zu stel­len sind 7.

Zutref­fend ist das Beru­fungs­ge­richt auch davon aus­ge­gan­gen, dass die Beklag­te die ange­grif­fe­nen Bezeich­nun­gen "Pri­va­ter TÜV", "Ers­ter pri­va­ter TÜV" und "D. G. A. 8 bie­tet bun­des­weit TÜV­Dienst­leis­tun­gen" in dem frag­li­chen Arti­kel rechts­ver­let­zend benutzt hat.

Für eine rechts­ver­let­zen­de Benut­zung im Sin­ne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG reicht es aus, dass die betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se das Kol­li­si­ons­zei­chen wegen der hoch­gra­di­gen Ähn­lich­keit gedank­lich mit der bekann­ten Mar­ke ver­knüp­fen 9. Ob eine gedank­li­che Ver­knüp­fung vor­liegt, ist unter Berück­sich­ti­gung aller rele­van­ten Umstän­de des kon­kre­ten Falls zu beur­tei­len, zu denen der Grad der Ähn­lich­keit der ein­an­der gegen­über­ste­hen­den Mar­ken, die Art der frag­li­chen Waren und Dienst­leis­tun­gen ein­schließ­lich des Gra­des ihrer Nähe, das Aus­maß der Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke, ihre ori­gi­nä­re oder durch Benut­zung erwor­be­ne Unter­schei­dungs­kraft und das Bestehen von Ver­wechs­lungs­ge­fahr zäh­len 10.

Die Beur­tei­lung, ob der Ver­kehr eine gedank­li­che Ver­knüp­fung zwi­schen der Kla­ge­mar­ke und der ange­grif­fe­nen Bezeich­nung her­stellt, obliegt im Wesent­li­chen dem Tatrich­ter. Dem Beru­fungs­ge­richt ist bei sei­ner Beur­tei­lung kein Rechts­feh­ler unter­lau­fen.

Das Beru­fungs­ge­richt hat eine gedank­li­che Ver­knüp­fung mit der Begrün­dung bejaht, mit den bean­stan­de­ten Bezeich­nun­gen neh­me die Beklag­te auf die Klä­ge­rin und die ande­ren TÜV­Ge­sell­schaf­ten Bezug. Nur dadurch, dass der Leser bei der Anga­be "TÜV" an die Klä­ge­rin und die ande­ren TÜV­Ge­sell­schaf­ten und deren Dienst­leis­tun­gen den­ke, erhiel­ten die von der Beklag­ten ver­wen­de­ten Bezeich­nun­gen einen Bedeu­tungs­ge­halt. Des­halb wer­de der Ver­kehr die Begrif­fe in dem Sin­ne ver­ste­hen, es han­de­le sich um Dienst­leis­tun­gen, die auch der TÜV anbie­te.

Die Revi­si­on macht dage­gen gel­tend, das Beru­fungs­ge­richt habe unbe­rück­sich­tigt gelas­sen, dass der Begriff "TÜV" als Gat­tungs­be­zeich­nung für Prüf­dienst­leis­tun­gen eine eigen­stän­di­ge, von der ursprüng­li­chen Bezeich­nung bestimm­ter Unter­neh­men los­ge­lös­te Bedeu­tung habe. Die Beklag­te ver­wen­de die bean­stan­de­ten Bezeich­nun­gen im Kon­text des Arti­kels gat­tungs­mä­ßig. Dem kann nicht zuge­stimmt wer­den.

Das Beru­fungs­ge­richt hat in ande­rem Zusam­men­hang ange­nom­men, dass die Bezeich­nung "TÜV" sich nicht zu einer gebräuch­li­chen Bezeich­nung für Prüf­dienst­leis­tun­gen ent­wi­ckelt hat. Dass der Begriff "TÜV" gleich­wohl im Ver­kehr als Syn­onym für Prüf­dienst­leis­tun­gen Ver­wen­dung fin­det und die Beklag­te sich durch den Hin­weis, bei ihr han­de­le es sich um einen pri­va­ten TÜV, von der Klä­ge­rin abzu­gren­zen sucht, schließt eine gedank­li­che Ver­knüp­fung nicht aus. Zu Recht hat das Beru­fungs­ge­richt dar­auf abge­stellt, dass die Aus­sa­gen der Beklag­ten für das Publi­kum nur dadurch einen Sinn erhal­ten, dass es bei den ange­grif­fe­nen Bezeich­nun­gen an die Klä­ge­rin und die ande­ren Tech­ni­schen Über­wa­chungs­ver­ei­ne denkt.

Für eine gedank­li­che Ver­knüp­fung der Kla­ge­mar­ke mit den bean­stan­de­ten Anga­ben spre­chen im Streit­fall auch die Iden­ti­tät der Dienst­leis­tun­gen und die hohe Ähn­lich­keit der sich gegen­über­ste­hen­den Zei­chen. Die Beklag­te benutzt die Bezeich­nun­gen im Zusam­men­hang mit tech­ni­schen Prüf­leis­tun­gen, für die die Kla­ge­mar­ke geschützt ist. Zwi­schen den Kol­li­si­ons­zei­chen besteht eine hoch­gra­di­ge Zei­chen­ähn­lich­keit. Nach den rechts­feh­ler­frei getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen des Beru­fungs­ge­richts wird die in Rede ste­hen­de Kla­ge­mar­ke durch den Wort­be­stand­teil "Tüv" geprägt. Ent­spre­chen­des gilt für die Begrif­fe "Ers­ter pri­va­ter TÜV" und "Pri­va­ter TÜV" sowie die Bezeich­nung "TÜV­Dienst­leis­tun­gen". Wer­den die kol­li­die­ren­den Zei­chen aber sämt­lich durch den Bestand­teil "TÜV" in Großund Klein­schrei­bung geprägt, liegt zwi­schen den Zei­chen eine hoch­gra­di­ge Zei­chen­ähn­lich­keit vor.

Der von der Revi­si­on ange­reg­ten Vor­la­ge an den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Klä­rung der Fra­ge, ob eine gedank­li­che Ver­knüp­fung aus­schei­det, wenn auf­grund der deut­li­chen Abgren­zung der ange­grif­fe­nen Zei­chen von der Mar­ke eine Beein­träch­ti­gung der Her­kunfts­funk­ti­on aus­schei­det, bedarf es nicht. Die Maß­stä­be für die Beur­tei­lung der gedank­li­chen Ver­knüp­fung im Streit­fall sind durch die Recht­spre­chung des Gerichts­hofs hin­rei­chend geklärt. Danach setzt eine gedank­li­che Ver­knüp­fung zwi­schen den Zei­chen kei­ne Beein­träch­ti­gung der Her­kunfts­funk­ti­on vor­aus, weil nur der Schutz einer Mar­ke gegen Ver­wechs­lungs­ge­fahr eine Beein­träch­ti­gung der Her­kunfts­funk­ti­on erfor­der­lich macht, nicht aber der Iden­ti­täts­schutz und der Schutz der bekann­ten Mar­ke 11.

Das Beru­fungs­ge­richt ist zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass die Vor­schrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG trotz der Iden­ti­tät der Dienst­leis­tun­gen, für die die Kla­ge­mar­ke geschützt ist und für die die ange­grif­fe­nen Zei­chen benutzt wer­den, anwend­bar ist. In der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on und des Bun­des­ge­richts­hofs ist geklärt, dass der Schutz bekann­ter Mar­ken nach Art. 5 Abs. 2 Mar­ken­RL und § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG nicht aus­ge­schlos­sen ist, wenn ein mit der bekann­ten Mar­ke ähn­li­ches oder iden­ti­sches Zei­chen im Iden­ti­täts- oder Ähn­lich­keits­be­reich der Waren oder Dienst­leis­tun­gen benutzt wird 12.

Zu Recht hat das Beru­fungs­ge­richt die Vor­aus­set­zun­gen einer Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft und der Wert­schät­zung der bekann­ten Mar­ke der Klä­ge­rin im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG bejaht.

Das Beru­fungs­ge­richt hat ange­nom­men, dass die Beklag­te die Unter­schei­dungs­kraft der Kla­ge­mar­ke dadurch aus­nutzt, dass sie die Auf­merk­sam­keit, die mit der bekann­ten Mar­ke der Klä­ge­rin ver­bun­den ist, dazu ver­wen­det, auf ihre eige­nen Leis­tun­gen hin­zu­wei­sen. Durch die Benut­zung der bean­stan­de­ten Begrif­fe in der Text­über­schrift wür­den die Such­pro­gram­me die Pres­se­er­klä­rung in der Tref­fer­lis­te erschei­nen las­sen, wenn ein Nut­zer mit dem Begriff "TÜV" im Inter­net suche. Die Aus­nut­zung der Wert­schät­zung der Kla­ge­mar­ke hat das Beru­fungs­ge­richt dar­aus gefol­gert, dass die Beklag­te den die Kla­ge­mar­ke prä­gen­den Wort­be­stand­teil ver­wen­det. Dadurch mache sich die Beklag­te den über­ra­gen­den Ruf der Klä­ge­rin im Bereich tech­ni­scher Prüf­leis­tun­gen zunut­ze. Die­se Aus­füh­run­gen las­sen kei­nen Rechts­feh­ler erken­nen. Die Revi­si­on erin­nert hier­ge­gen auch nichts.

Ohne Erfolg wen­det sich die Revi­si­on gegen die Annah­me des Beru­fungs­ge­richts, die Beklag­te benut­ze das Zei­chen der Klä­ge­rin ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se.

Ob die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft oder der Wert­schät­zung in unlau­te­rer Wei­se erfolgt, ist auf­grund einer umfas­sen­den Inter­es­sen­ab­wä­gung zu beur­tei­len 13. Dabei kön­nen die Wer­tun­gen, wie sie bei der Beur­tei­lung der anstän­di­gen Gepflo­gen­hei­ten in Gewer­be oder Han­del im Sin­ne von Art. 6 Abs. 1 Mar­ken­RL und § 23 Nr. 2 Mar­kenG vor­zu­neh­men sind, her­an­ge­zo­gen wer­den 14. Aller­dings ist bei der iden­ti­schen oder ähn­li­chen Benut­zung einer bekann­ten Mar­ke zu dem Zweck, die mit ihr ver­bun­de­ne Auf­merk­sam­keit oder Wert­schät­zung aus­zu­nut­zen, regel­mä­ßig von einem die Unlau­ter­keit im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG begrün­den­den Ver­hal­ten aus­zu­ge­hen 15.

Das Beru­fungs­ge­richt hat ange­nom­men, die Beklag­te sei auf die Ver­wen­dung der Bezeich­nung "TÜV" zur Beschrei­bung ihrer Leis­tun­gen nicht ange­wie­sen. Sie sei seit 30 Jah­ren unter ihrer Unter­neh­mens­be­zeich­nung tätig. Ein legi­ti­mes Inter­es­se zur Ver­wen­dung der Bezeich­nung sei nicht ersicht­lich.

Der Begriff "TÜV" sei aus sich her­aus nichts­sa­gend. Die Klä­ge­rin habe daher kei­ne ori­gi­när beschrei­ben­de Anga­be als Mar­ke gewählt und sei des­halb nicht ver­pflich­tet, eine Beschrän­kung des Schutz­be­reichs der Mar­ke hin­zu­neh­men. Die­se Aus­füh­run­gen hal­ten der recht­li­chen Nach­prü­fung stand.

Die Revi­si­on rügt ver­geb­lich, das Beru­fungs­ge­richt habe kei­ne Abwä­gung der Gesamt­um­stän­de vor­ge­nom­men und außer Acht gelas­sen, dass eine Beein­träch­ti­gung der Her­kunfts­funk­ti­on der Kla­ge­mar­ke man­gels Ver­wechs­lungs­ge­fahr nicht gege­ben sei. Zu Unrecht habe das Beru­fungs­ge­richt auch dar­auf abge­stellt, ob die Beklag­te auf die Ver­wen­dung der Bezeich­nung "TÜV" ange­wie­sen sei.

Bei die­ser Argu­men­ta­ti­on lässt die Revi­si­on außer Acht, dass die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft und der Wert­schät­zung eines recht­fer­ti­gen­den Grun­des bedarf und die­ser nicht dar­in liegt, dass die bekann­te Mar­ke nicht mit der ange­grif­fe­nen Bezeich­nung ver­wech­selt wird. Denn der Schutz gegen Ver­wechs­lungs­ge­fahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG kommt jeder Mar­ke zu, wäh­rend bekann­te Mar­ken über einen erwei­ter­ten Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG ver­fü­gen.

Mit Recht ist das Beru­fungs­ge­richt auch davon aus­ge­gan­gen, dass sich der vor­lie­gend zu beur­tei­len­de Sach­ver­halt von den Fäl­len unter­schei­det, in denen die Inha­be­rin der Mar­ke "POST" aus die­ser Mar­ke gegen Wett­be­wer­ber, die den Bestand­teil "Post" in ihren Kenn­zei­chen ver­wen­de­ten, vor­ge­gan­gen war. In jenen Fäl­len hat der Bun­des­ge­richts­hof die Beschrän­kung des Schutz­um­fangs der Kla­ge­mar­ke "POST" nach § 23 Nr. 2 Mar­kenG und im Rah­men des Tat­be­stands­merk­mals "ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se" im Sin­ne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG maß­geb­lich dar­auf gestützt, dass die dor­ti­ge Mar­ken­in­ha­be­rin in der Ver­gan­gen­heit ein Mono­pol­un­ter­neh­men war und die Wett­be­wer­ber ein beson­de­res Inter­es­se an der Ver­wen­dung des von Haus aus für die Dienst­leis­tun­gen beschrei­ben­den Begriffs "POST" zur Kenn­zeich­nung ihrer Dienst­leis­tun­gen hat­ten 16. An die­ser letzt­ge­nann­ten Vor­aus­set­zung fehlt es im vor­lie­gen­den Fall, weil die Bezeich­nung "TÜV" für die Dienst­leis­tun­gen des Prü­fens, Mes­sens und Zer­ti­fi­zie­rens von Anla­gen, Gebäu­den und Betrie­ben, für die die Beklag­te die ange­grif­fe­nen Bezeich­nun­gen in der in Rede ste­hen­den Pres­se­er­klä­rung ver­wandt hat, nicht glatt beschrei­bend ist. Des­halb liegt auch der von der Revi­si­on gel­tend gemach­te Wer­tungs­wi­der­spruch zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG nicht vor, den die Revi­si­on dar­in sieht, dass es bei einem Ein­tra­gungs­hin­der­nis nicht dar­auf ankommt, ob Drit­te auf die Ver­wen­dung des Zei­chens zur Beschrei­bung der damit gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen ange­wie­sen sind. Das­sel­be gilt für die zwi­schen den Par­tei­en umstrit­te­ne Fra­ge, ob die Klä­ge­rin die Wert­schät­zung der Mar­ke wäh­rend der Zeit erwor­ben hat, als sie für bestimm­te Dienst­leis­tun­gen über ein Mono­pol ver­füg­te.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 108/​09 – TÜV II

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2009 – C301/​07, Slg.2009, I9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – Pago/​Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10.10.2002 – I ZR 235/​00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA[]
  2. vgl. BGH, Urteil vom 30.10.2003 – I ZR 236/​97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 – Davi­doff II[]
  3. vgl. zu Art. 5 Abs. 2 Mar­ken­RL EuGH, Urteil vom 14.09.1999 – C375/​97, Slg.1999, I5421 = GRUR Int.2000, 73 Rn. 23 ff. – Che­vy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG BGH, Urteil vom 12.07.2001 – I ZR 100/​99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 – Faber­gé[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2003 – I ZR 150/​01, BGHZ 156, 250, 253 f. – Markt­füh­rer­schaft[]
  5. vgl. BGH, Urteil vom 13.10.1959 – I ZR 58/​58, GRUR 1960, 126, 128 – Stern­bild; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 14 Rn. 1344 bis 1346; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz, Urhe­ber­recht, Medi­en­recht, 2. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 289 und 530[]
  6. vgl. EuGH, Urteil vom 27.04.2006 C145/​05, Slg.2006, I3703 = GRUR 2006, 495 Rn. 35 – Levi Strauss/​Casucci; Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 49 Rn. 5 und 33[]
  7. vgl. zum WZG BGH, Urteil vom 12.07.1963 Ib ZR 174/​61, GRUR 1964, 82, 85 Lese­ring; zum Mar­ken­ge­setz OLG Mün­chen, GRURRR 2006, 84, 86; Ingerl/​Rohnke aaO § 49 Rn. 34; v. Gamm in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 49 Rn. 12[]
  8. D. A. GmbH[]
  9. vgl. zu Art. 5 Abs. 2 Mar­ken­RL EuGH, Urteil vom 23.10.2003 C408/​01, Slg.2003, I12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 39 Adidas/​Fitnessworld; zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. a Mar­ken­RL EuGH, Urteil vom 27.11.2008 – C252/​07, Slg.2008, I8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 30 – Intel/​CPM; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG BGH, Urteil vom 03.02.2005 – I ZR 159/​02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 – Lil­aPost­kar­te[]
  10. vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/​CPM[]
  11. vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 58 – Intel/​CPM; EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – C487/​07, Slg.2009, I5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 – L'Oréal/Bellure[]
  12. vgl. EuGH, Urteil vom 09.01.2003 C292/​00, Slg.2003, I389 = GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 Davidoff/​Gofkid; GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 Adidas/​Fitnessworld; BGH, GRUR 2004, 235, 238 Davi­doff II[]
  13. vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG BGH, Urteil vom 14.01.1999 – I ZR 149/​96, GRUR 1999, 992, 994 f. = WRP 1999, 931 – BIG PACK; zu § 15 Abs. 3 Mar­kenG BGH, Urteil vom 01.03.2001 – I ZR 211/​98, BGHZ 147, 56, 67 – Tages­schau[]
  14. vgl. BGH, Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 78/​06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 – OSTSEEPOST[]
  15. vgl. EuGH, Urteil vom 17.03.2005 – C228/​03, Slg.2005, I2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 49 – Gil­let­te Company/​LALaboratories; EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 39 – Intel/​CPM; BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lil­aPost­kar­te[]
  16. vgl. BGH, Urteil vom 05.06.2008 – I ZR 169/​05, GRUR 2008, 798 Rn. 23 und 26 = WRP 2008, 1202 – POST I; Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 209/​06, GRUR 2009, 678 Rn. 25 und 34 = WRP 2009, 839 – POST/​RegioPost[]