Die Patent­ver­let­zungs­kla­ge und die Ein­räu­mung einer Lizenz am Kla­ge­pa­tent

Hat der Patent­in­ha­ber, nach­dem er Ansprü­che gegen einen Patent­ver­let­zer rechts­hän­gig gemacht hat, einem Drit­ten eine aus­schließ­li­che Lizenz an dem Kla­ge­pa­tent ein­ge­räumt, ist der Drit­te als (Teil-)Rechtsnachfolger des Patent­in­ha­bers an der Erhe­bung einer eige­nen Kla­ge gegen den Patent­ver­let­zer gehin­dert, solan­ge die Kla­ge des Patent­in­ha­bers rechts­hän­gig ist. Das rechts­kräf­ti­ge Urteil über die Kla­ge des Patent­in­ha­bers wirkt unter den genann­ten Vor­aus­set­zun­gen auch für und gegen den Drit­ten.

Die Patent­ver­let­zungs­kla­ge und die Ein­räu­mung einer Lizenz am Kla­ge­pa­tent

Nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO hat die Ver­äu­ße­rung der streit­be­fan­ge­nen Sache oder die Abtre­tung des gel­tend gemach­ten Anspruchs nach Ein­tritt der Rechts­hän­gig­keit auf den Pro­zess kei­nen Ein­fluss. Zweck der Vor­schrift ist es, zu ver­hin­dern, dass eine Par­tei sich der Rechts­kraft­wir­kung ent­zieht, indem sie den Streit­ge­gen­stand nach Rechts­hän­gig­keit ver­äu­ßert. Gleich­zei­tig soll der Pro­zess­geg­ner des Ver­äu­ße­rers vor der Gefahr eines neu­en Pro­zes­ses geschützt wer­den. Eine Ver­äu­ße­rung in die­sem Sin­ne ist ins­be­son­de­re dann gege­ben, wenn ein Rechts­über­gang statt­fin­det, der einen Wech­sel in der Sach­le­gi­ti­ma­ti­on begrün­det [1]. § 325 Abs. 1 ZPO, der mit dem Rechts­ge­dan­ken des § 265 in engem Zusam­men­hang steht, erstreckt die sub­jek­ti­ven Wir­kun­gen der Rechts­kraft auf den Rechts­nach­fol­ger, sofern die Rechts­nach­fol­ge nach dem Ein­tritt der Rechts­hän­gig­keit statt­ge­fun­den hat.

Die Rechts­po­si­tio­nen des Schutz­rechts­in­ha­bers und des aus­schließ­li­chen Lizenz­neh­mers sind von­ein­an­der inso­weit unab­hän­gig, als ein Urteil gegen den einen nicht ohne wei­te­res Rechts­kraft­wir­kung gegen­über dem ande­ren ent­fal­tet. Anders als bei der Ver­äu­ße­rung des Patents ver­liert der Patent­in­ha­ber nicht sei­ne Sach­le­gi­ti­ma­ti­on, wenn er einem Lizenz­neh­mer am Patent eine aus­schließ­li­che Lizenz ein­räumt, son­dern bleibt neben die­sem zur Gel­tend­ma­chung der in §§ 139 ff. des Patent­ge­set­zes vor­ge­se­he­nen Ansprü­che befugt [2]. Mit der Ein­räu­mung einer aus­schließ­li­chen Lizenz kön­nen Patent­in­ha­ber und Inha­ber der aus­schließ­li­chen Lizenz an dem Patent unab­hän­gig von­ein­an­der gegen Ver­let­zun­gen des Schutz­rechts vor­ge­hen. Der aus­schließ­li­che Lizenz­neh­mer hat dabei zwar oft das über­wie­gen­de oder gar allei­ni­ge Inter­es­se an der Abwehr von Rechts­ver­let­zun­gen und am Aus­gleich durch Scha­dens­er­satz; dem Schutz­rechts­in­ha­ber kön­nen aber eige­ne Ansprü­che ins­be­son­de­re dann zuste­hen, wenn ihm aus der Lizenz­ver­ga­be fort­dau­ernd mate­ri­el­le Vor­tei­le erwach­sen, etwa wenn er an der Aus­übung der Lizenz durch den Lizenz­neh­mer par­ti­zi­piert [3].

Auch wenn die Rechts­po­si­tio­nen von Patent­in­ha­ber und aus­schließ­li­chem Lizenz­neh­mer von­ein­an­der unab­hän­gig sind, lei­tet der Lizenz­neh­mer den­noch sei­ne Rechts­stel­lung von dem Schutz­rechts­in­ha­ber und aus des­sen Schutz­recht ab. Der Patent­in­ha­ber kann dem Lizenz­neh­mer, soweit es um das gegen­über Drit­ten wirk­sa­me Aus­schließ­lich­keits­recht geht, kei­ne Rechts­po­si­ti­on ver­schaf­fen, die ihm nicht zuvor als Bestand­teil sei­nes (noch nicht um eine sol­che abge­lei­te­te Berech­ti­gung geschmä­ler­ten) Patent­rechts zusteht. Dies zeigt sich dar­an, dass wie auch das Beru­fungs­ge­richt aus­führt der Lizenz­neh­mer nicht anders als der Erwer­ber des Patents oder einer Mit­be­rech­ti­gung an dem Patent an ein Urteil gegen den Schutz­rechts­in­ha­ber gebun­den ist, wenn die Lizenz nach Ein­tritt der Rechts­kraft ein­ge­räumt wird. Aber auch wenn die Ein­räu­mung einer aus­schließ­li­chen Lizenz vor Ein­tritt der Rechts­kraft, jedoch nach Ein­tritt der Rechts­hän­gig­keit erfolgt, ist der aus­schließ­li­che Lizenz­neh­mer (Teil-)Rechtsnachfolger des Patent­in­ha­bers. Denn in bei­den Fäl­len Lizenz­er­tei­lung nach Rechts­kraft und Lizenz­er­tei­lung vor Rechts­kraft, aber nach Rechts­hän­gig­keit kann die Rechts­kraf­ter­stre­ckung nur auf § 325 Abs. 1 ZPO gestützt wer­den. Die­se Vor­schrift stellt gera­de nicht auf den Zeit­punkt der Rechts­kraft ab, son­dern aus den genann­ten Grün­den auf den Zeit­punkt der Rechts­hän­gig­keit.

Dass der Patent­in­ha­ber eine eige­ne Berech­ti­gung behält, ist uner­heb­lich. Inso­fern ist die Situa­ti­on nicht anders, als wenn der Patent­in­ha­ber nach Kla­ge­er­he­bung einem Drit­ten die Mit­in­ha­ber­schaft am Kla­ge­pa­tent ein­räu­men wür­de; auch auf die­sen Fall wäre § 265 ZPO anzu­wen­den.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 19. Febru­ar 2013 – X ZR 70/​12

  1. Stein/​Jonas/​Roth, 22. Aufl., § 265 ZPO Rn. 14; Saen­ger, ZPO, 5. Aufl., § 265 Rn. 6[]
  2. BGH, Urteil vom 24.01.2012 X ZR 94/​10, BGHZ 192, 245 Rn. 15 f. Tin­ten­pa­tro­ne II; Urteil vom 05.04.2011 X ZR 86/​10, BGHZ 189, 112 Rn. 13 Cinch-Ste­cker; Urteil vom 20.05.2008 X ZR 180/​05, BGHZ 176, 311 Rn. 25 ff. Tin­ten­pa­tro­ne[]
  3. BGH, aaO Tin­ten­pa­tro­ne II; Cinch-Ste­cker[]