Feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft einer Mar­ke – und ihre jah­re­lan­ge Nut­zung

Einem auf den Gesichts­punkt der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG) gestütz­ten Löschungs­an­trag gemäß § 50 Abs. 1 und 2 in Ver­bin­dung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG kann grund­sätz­lich ein auf­grund jah­re­lan­ger Benut­zung ent­stan­de­nes Ver­trau­en am unver­än­der­ten Fort­be­stand der Ein­tra­gung nicht ent­ge­gen­ge­hal­ten wer­den.

Feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft einer Mar­ke – und ihre jah­re­lan­ge Nut­zung

Eine Mar­ke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 Mar­kenG auf Antrag wegen Nich­tig­keit gelöscht, wenn sie ent­ge­gen § 8 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist und das Schutz­hin­der­nis im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 Mar­kenG auch noch im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Antrag auf Löschung besteht.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat auch mit Recht ange­nom­men, dass dem Löschungs­an­trag ein auf­grund jah­re­lan­ger Benut­zung ent­stan­de­nes Ver­trau­en am unver­än­der­ten Fort­be­stand der Ein­tra­gung nicht mit Erfolg ent­ge­gen­ge­hal­ten wer­den kann. Auf die Fra­ge, ob inso­weit auf die Umsät­ze der Lizenz­neh­me­rin oder die Lizenz­ein­nah­men der Mar­ken­in­ha­be­rin abzu­stel­len ist, kommt es vor­lie­gend nicht an.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass der Gesichts­punkt des Ver­trau­ens­schut­zes in dem auf eine feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft gestütz­ten Löschungs­ver­fah­ren grund­sätz­lich nicht berück­sich­tigt wer­den kann 1.

Soweit es der Bun­des­ge­richts­hof für die Rechts­la­ge unter der Gel­tung des Waren­zei­chen­ge­set­zes wenn­gleich nur unter beson­de­ren Umstän­den nicht aus­ge­schlos­sen hat, dass der Mar­ken­in­ha­ber sich im Löschungs­ver­fah­ren auf Ver­trau­ens­ge­sichts­punk­te beru­fen kann 2, kommt dies jeden­falls unter der Gel­tung des Mar­ken­ge­set­zes nicht in Betracht 3.

Das im Streit­fall in Rede ste­hen­de Schutz­hin­der­nis der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft beruht auf dem All­ge­mein­in­ter­es­se an der Frei­hal­tung sach­be­zo­ge­ner Kenn­zeich­nun­gen 4. Die­ses Inter­es­se geht einem etwai­gen Ver­trau­ens- und Bestands­schutz des Mar­ken­in­ha­bers vor (vgl. zu § 1 WZG auch BGH, GRUR 2006, 588 Rn. 14 Scher­kopf). Die­ses All­ge­mein­in­ter­es­se muss ledig­lich dort hin­ter dem Ver­trau­en des Mar­ken­in­ha­bers auf den Bestand sei­ner Mar­ke zurück­tre­ten, wo dies aus­drück­lich gesetz­lich gere­gelt ist. Eine Erwei­te­rung des inso­weit aus­drück­lich auf die Vor­aus­set­zun­gen des § 50 Abs. 2 Satz 2 Mar­kenG beschränk­ten Bestands­schut­zes schutzun­fä­hi­ger Mar­ken steht mit der gesetz­li­chen Kon­zep­ti­on nicht im Ein­klang.

Der Gesetz­ge­ber hat – anders als bei der Ver­wir­kung von Ansprü­chen gegen die Benut­zung der Mar­ke gemäß § 21 Abs. 4 Mar­kenG – im Hin­blick auf eine Löschung wegen feh­len­der Unter­schei­dungs­kraft kei­ne Ver­wei­sung auf die all­ge­mei­nen Grund­sät­ze der kenn­zei­chen­recht­li­chen Ver­wir­kung vor­ge­se­hen. Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 Mar­kenG kann eine Mar­ke wegen der Schutz­hin­der­nis­se des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 Mar­kenG viel­mehr nur dann gelöscht wer­den, wenn der Löschungs­an­trag inner­halb von zehn Jah­ren seit dem Tag der Mar­ken­ein­tra­gung gestellt wird. Dadurch soll­te dem Umstand Rech­nung getra­gen wer­den, dass mit län­ge­rem Zeit­ab­lauf regel­mä­ßig kei­ne zuver­läs­si­gen Fest­stel­lun­gen über das Vor­lie­gen des Schutz­hin­der­nis­ses im Zeit­punkt der Ein­tra­gung mehr getrof­fen wer­den kön­nen 5. § 50 Abs. 2 Satz 2 Mar­kenG ent­hält der Sache nach daher eine Aus­ge­stal­tung des Ver­trau­ens­in­ter­es­ses bei an sich nicht schutz­fä­hi­gen Mar­ken 6. Für eine Anwen­dung der all­ge­mei­nen Grund­sät­ze der Ver­wir­kung bleibt dane­ben grund­sätz­lich kein Raum 7.

Ob etwas ande­res für beson­ders gela­ger­te Aus­nah­me­fäl­le mit einer jahr­zehn­te­lan­gen unbe­an­stan­de­ten Benut­zung, in denen zudem ein Besitz­stand von ganz bedeu­ten­dem Wert ent­stan­den ist, zu gel­ten hat 8, kann auf sich beru­hen. Sol­che außer­ge­wöhn­li­chen Umstän­de hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt nicht fest­ge­stellt und sie sind auch dem Vor­trag der Mar­ken­in­ha­be­rin zur wirt­schaft­li­chen Bedeu­tung ihrer Mar­ke und dem Zeit­raum unbe­an­stan­de­ter Benut­zung nicht zu ent­neh­men. Dabei kommt es, ent­ge­gen der Ansicht der Rechts­be­schwer­de von vorn­her­ein nur auf die Benut­zung der ange­grif­fe­nen Mar­ke an, mit­hin auf die Zeit ab dem 2.10.2002. Die Mar­ken­in­ha­be­rin hat sich bewusst des Schut­zes der ursprüng­lich zu ihren Guns­ten ein­ge­tra­ge­nen Wort-Bild-Mar­ke DE 399 45 872 bege­ben, indem sie deren Schutz­ver­län­ge­rung nicht bean­tragt hat.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/​13

  1. eben­so schon BPatG, GRUR 2010, 1017, 1019 f.; BPatG, Beschluss vom 18.03.2013 25 W (pat) 14/​12 56[]
  2. vgl. BGH, Beschluss vom 08.07.1964 Ib ZB 7/​63, BGHZ 42, 151, 161 f. Rip­pen­streck­me­tall II[]
  3. vgl. auch zu § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG schon BGH, Beschluss vom 17.11.2005 – I ZB 9/​04, GRUR 2006, 588 Rn. 14 = WRP 2006, 757 Scher­kopf[]
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003 C104/​01, Slg. 2003, I3794 = GRUR 2003, 604 Rn. 60 Liber­tel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 smart­book[]
  5. Ent­wurf eines Geset­zes zur Reform des Mar­ken­rechts und zur Umset­zung der Ers­ten Richt­li­nie 89/​104/​EWG, BT-Drs. 12/​6581, S. 96[]
  6. vgl. Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 18[]
  7. vgl. Kir­schneck in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 10. Aufl., § 50 Rn. 15; v. Schultz/​Stuckel, Mar­kenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 6; aA Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 50 Rn. 32 f.[]
  8. vgl. Ingerl/​Rohnke aaO § 50 Rn. 18; Bous in Ekey/​Klippel/​Bender, Mar­ken­recht, 2. Aufl., § 50 Rn. 27[]