Fehlende Unterscheidungskraft einer Marke – und ihre jahrelange Nutzung

Einem auf den Gesichtspunkt der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gestützten Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann grundsätzlich ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht entgegengehalten werden.

Fehlende Unterscheidungskraft einer Marke – und ihre jahrelange Nutzung

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.

Das Bundespatentgericht hat auch mit Recht angenommen, dass dem Löschungsantrag ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht mit Erfolg entgegengehalten werden kann. Auf die Frage, ob insoweit auf die Umsätze der Lizenznehmerin oder die Lizenzeinnahmen der Markeninhaberin abzustellen ist, kommt es vorliegend nicht an.

Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes in dem auf eine fehlende Unterscheidungskraft gestützten Löschungsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden kann1.

Soweit es der Bundesgerichtshof für die Rechtslage unter der Geltung des Warenzeichengesetzes wenngleich nur unter besonderen Umständen nicht ausgeschlossen hat, dass der Markeninhaber sich im Löschungsverfahren auf Vertrauensgesichtspunkte berufen kann2, kommt dies jedenfalls unter der Geltung des Markengesetzes nicht in Betracht3.

Das im Streitfall in Rede stehende Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbezogener Kennzeichnungen4. Dieses Interesse geht einem etwaigen Vertrauens- und Bestandsschutz des Markeninhabers vor (vgl. zu § 1 WZG auch BGH, GRUR 2006, 588 Rn. 14 Scherkopf). Dieses Allgemeininteresse muss lediglich dort hinter dem Vertrauen des Markeninhabers auf den Bestand seiner Marke zurücktreten, wo dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist. Eine Erweiterung des insoweit ausdrücklich auf die Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG beschränkten Bestandsschutzes schutzunfähiger Marken steht mit der gesetzlichen Konzeption nicht im Einklang.

Der Gesetzgeber hat – anders als bei der Verwirkung von Ansprüchen gegen die Benutzung der Marke gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG – im Hinblick auf eine Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft keine Verweisung auf die allgemeinen Grundsätze der kennzeichenrechtlichen Verwirkung vorgesehen. Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann eine Marke wegen der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vielmehr nur dann gelöscht werden, wenn der Löschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Markeneintragung gestellt wird. Dadurch sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass mit längerem Zeitablauf regelmäßig keine zuverlässigen Feststellungen über das Vorliegen des Schutzhindernisses im Zeitpunkt der Eintragung mehr getroffen werden können5. § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG enthält der Sache nach daher eine Ausgestaltung des Vertrauensinteresses bei an sich nicht schutzfähigen Marken6. Für eine Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung bleibt daneben grundsätzlich kein Raum7.

Ob etwas anderes für besonders gelagerte Ausnahmefälle mit einer jahrzehntelangen unbeanstandeten Benutzung, in denen zudem ein Besitzstand von ganz bedeutendem Wert entstanden ist, zu gelten hat8, kann auf sich beruhen. Solche außergewöhnlichen Umstände hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt und sie sind auch dem Vortrag der Markeninhaberin zur wirtschaftlichen Bedeutung ihrer Marke und dem Zeitraum unbeanstandeter Benutzung nicht zu entnehmen. Dabei kommt es, entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde von vornherein nur auf die Benutzung der angegriffenen Marke an, mithin auf die Zeit ab dem 2.10.2002. Die Markeninhaberin hat sich bewusst des Schutzes der ursprünglich zu ihren Gunsten eingetragenen Wort-Bild-Marke DE 399 45 872 begeben, indem sie deren Schutzverlängerung nicht beantragt hat.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/13

  1. ebenso schon BPatG, GRUR 2010, 1017, 1019 f.; BPatG, Beschluss vom 18.03.2013 25 W (pat) 14/12 56[]
  2. vgl. BGH, Beschluss vom 08.07.1964 Ib ZB 7/63, BGHZ 42, 151, 161 f. Rippenstreckmetall II[]
  3. vgl. auch zu § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG schon BGH, Beschluss vom 17.11.2005 – I ZB 9/04, GRUR 2006, 588 Rn. 14 = WRP 2006, 757 Scherkopf[]
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003 C104/01, Slg. 2003, I3794 = GRUR 2003, 604 Rn. 60 Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 smartbook[]
  5. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG, BT-Drs. 12/6581, S. 96[]
  6. vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 18[]
  7. vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 50 Rn. 15; v. Schultz/Stuckel, MarkenG, 3. Aufl., § 50 Rn. 6; aA Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 50 Rn. 32 f.[]
  8. vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rn. 18; Bous in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl., § 50 Rn. 27[]