Graphische Gestaltung und rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist¹. Allerdings ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hinaus auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden². Zum gleichen Warenbereich in diesem Sinne gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen³.

Der Schutzbereich einer Marke wird nicht durch die Klassifikation bestimmt⁴. Zudem schließen sich die Oberbegriffe der amtlichen Klasseneinteilung untereinander nicht notwendig aus, sondern überschneiden sich teilweise. Die klassenmäßige Einteilung hat somit nur indizielle Bedeutung für die Beurteilung der Art der Ware oder Dienstleistung und ist dementsprechend bei der Subsumtion der benutzten unter die eingetragenen Waren und Dienstleistungen allenfalls unterstützend heranzuziehen⁵.

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht⁶. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu berücksichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind⁷. So werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen lediglich dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst⁸.

Verwendung als Zweitmarke – und die ®-Kennzeichnung

Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht auch deren Verwendung als Zweitmarke aus. Es muss deshalb immer dann, wenn zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet werden, geprüft werden, ob der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt oder aber keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht⁹.

Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt¹⁰. Dadurch, dass hier beide Wortzeichen jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind, bestehen im Streitfall deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.

Der Annahme einer rein beschreibenden Verwendung der Bezeichnung Probiotik steht bereits entgegen, dass der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis entnimmt, dass es eine Marke diesen Inhalts gibt. Es ist auch fernliegend, dass der Verkehr in dem Zusatz allenfalls einen Hinweis auf den Markenschutz des Inhaltsstoffs, nicht aber (auch) darauf sieht, dass Probiotik als Herkunftshinweis für die Ware Folgenahrung oder Folgemilch verwendet wird. Die Bezeichnung „PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®“ tritt dem Verkehr auf den jeweiligen Produktverpackungen nicht lediglich auf der Schmalseite entgegen, sondern bereits blickfangmäßig hervorgehoben auf der Schauseite. Dass die Verwendung auf der Schauseite nicht markenmäßig in Bezug auf das Produkt erfolgt, ist weder vom Berufungsgericht festgestellt noch sonst ersichtlich. Der Verkehr wird dadurch in seiner Wahrnehmung beeinflusst und wird die fragliche Verwendung auf der Schmalseite derselben Packung als einen Herkunftshinweis verstehen, der sich zumindest auch auf das Produkt insgesamt bezieht. Dem steht auch der auf der Schmalseite hergestellte Bezug auf inhaltliche Komponenten des Produkts nicht entgegen. Ein Bezug auf das Produkt als solches ergibt sich vielmehr daraus, dass der Verkehr der Packungsgestaltung insgesamt unschwer entnehmen kann, dass das Produkt maßgeblich aus den mit den Bezeichnungen Probiotik® und Praebiotik® markenmäßig gekennzeichneten inhaltlichen Komponenten besteht und damit auch die betriebliche Herkunft des Kombinations-Produkts selbst gekennzeichnet wird.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 8. Januar 2014 – I ZR 38/13

1. vgl. BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 OTTO; Urteil vom 18.12 2008 – I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 Peek & Cloppenburg II; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 135/11, GRUR 2013, 725 Rn. 13 = WRP 2013, 1034 Duff Beer[↩]
2. BGH, Urteil vom 17.05.2001 – I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 ISCO; Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 61 = WRP 2013, 1038 Culinaria/Villa Culinaria[↩]
3. BGH, Urteil vom 13.07.1989 – I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 f. Taurus; Urteil vom 21.04.1994 – I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 Simmenthal; BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 61 Culinaria/Villa Culinaria[↩]
4. vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 32 MarkenG Rn. 82[↩]
5. vgl. Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 31; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 187[↩]
6. vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 Augsburger Puppenkiste; BGH, Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 MIXI; BGH, GRUR 2011, 623 Rn. 55 Peek & Cloppenburg II; GRUR 2013, 725 Rn. 13 Duff Beer[↩]
7. vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 125 ff.[↩]
8. vgl. BGH, Beschluss vom 09.07.1998 – I ZB 7/96, GRUR 1998, 167, 168 = WRP 1998, 1083 Karolus-Magnus; Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 Kornkammer; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 21 MIXI; GRUR 2013, 725 Rn.19 Duff Beer[↩]
9. BGH, Urteil vom 08.02.2007 – I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 13 = WRP 2007, 958 bodo Blue Night; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 17 MIXI[↩]
10. vgl. BGH, Urteil vom 14.12 1989 – I ZR 1/88, GRUR 1990, 364, 366 Baelz; Urteil vom 26.02.2009 – I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 Thermoroll; Urteil vom 10.01.2013 – I ZR 84/09, GRUR 2013, 840 Rn. 35 = WRP 2013, 1039 PROTI II[↩]