Gra­phi­sche Gestal­tung und rechts­er­hal­ten­de Benut­zung einer Wort­mar­ke

Wird eine Wort­mar­ke der­ge­stalt benutzt, dass das Wort­zei­chen gra­phisch oder farb­lich gestal­tet wird oder bild­li­che Ele­men­te hin­zu­ge­fügt wer­den, ist für die Prü­fung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung gemäß § 26 Abs. 3 Mar­kenG maß­geb­lich, ob die­se wei­te­ren Ele­men­te einen Bezug zur Funk­ti­on der Mar­ke als Her­kunfts­hin­weis haben oder ledig­lich all­ge­mei­ne Sach­an­ga­ben oder werb­li­che Her­vor­he­bungs­mit­tel sind. Dabei ist zu berück­sich­ti­gen, dass Mar­ken auf der Pro­dukt­ver­pa­ckung in der Pra­xis regel­mä­ßig nicht iso­liert ver­wen­det wer­den, son­dern dem Ver­kehr häu­fig ver­bun­den mit wei­te­ren Anga­ben, Zei­chen, Auf­ma­chun­gen und Far­ben ent­ge­gen­tre­ten.

Gra­phi­sche Gestal­tung und rechts­er­hal­ten­de Benut­zung einer Wort­mar­ke

Wird eine Wort­mar­ke der­ge­stalt benutzt, dass das Wort­zei­chen gra­phisch oder farb­lich gestal­tet wird oder bild­li­che Ele­men­te hin­zu­ge­fügt wer­den, ist für die Prü­fung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung gemäß § 26 Abs. 3 Mar­kenG maß­geb­lich, ob die­se wei­te­ren Ele­men­te einen Bezug zur Funk­ti­on der Mar­ke als Her­kunfts­hin­weis haben oder ledig­lich all­ge­mei­ne Sach­an­ga­ben oder werb­li­che Her­vor­he­bungs­mit­tel sind. Dabei ist zu berück­sich­ti­gen, dass Mar­ken auf der Pro­dukt­ver­pa­ckung in der Pra­xis regel­mä­ßig nicht iso­liert ver­wen­det wer­den, son­dern dem Ver­kehr häu­fig ver­bun­den mit wei­te­ren Anga­ben, Zei­chen, Auf­ma­chun­gen und Far­ben ent­ge­gen­tre­ten.

Die rechts­er­hal­ten­de Benut­zung einer Mar­ke im Sin­ne von § 26 Abs. 1 Mar­kenG erfor­dert, dass die Mar­ke in übli­cher und sinn­vol­ler Wei­se für die Ware ver­wen­det wird, für die sie ein­ge­tra­gen ist 1. Aller­dings ist die Mar­ken­ein­tra­gung im Löschungs­ver­fah­ren wegen Ver­falls nach §§ 49, 55 Mar­kenG nicht auf die Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu beschrän­ken, für die die Mar­ke tat­säch­lich benutzt wor­den ist. Die gebo­te­ne wirt­schaft­li­che Betrach­tungs­wei­se und das berech­tig­te Inter­es­se des Zei­chen­in­ha­bers, in sei­ner geschäft­li­chen Bewe­gungs­frei­heit nicht über Gebühr ein­ge­engt zu wer­den, recht­fer­ti­gen es viel­mehr, dar­über hin­aus auch die Waren im Waren­ver­zeich­nis zu belas­sen, die nach der Ver­kehrs­auf­fas­sung gemein­hin zum glei­chen Waren­be­reich gehö­ren. Dadurch wird ein sach­ge­rech­ter Aus­gleich erzielt zwi­schen dem Inter­es­se des Mar­ken­in­ha­bers, in sei­ner geschäft­li­chen Bewe­gungs­frei­heit nicht über Gebühr ein­ge­engt zu wer­den, und dem Inter­es­se an der Frei­hal­tung des Regis­ters von Mar­ken, die für einen Teil der Waren und Dienst­leis­tun­gen nicht benutzt wer­den 2. Zum glei­chen Waren­be­reich in die­sem Sin­ne gehö­ren gemein­hin Waren, die in ihren Eigen­schaf­ten und ihrer Zweck­be­stim­mung weit­ge­hend über­ein­stim­men 3.

Der Schutz­be­reich einer Mar­ke wird nicht durch die Klas­si­fi­ka­ti­on bestimmt 4. Zudem schlie­ßen sich die Ober­be­grif­fe der amt­li­chen Klas­sen­ein­tei­lung unter­ein­an­der nicht not­wen­dig aus, son­dern über­schnei­den sich teil­wei­se. Die klas­sen­mä­ßi­ge Ein­tei­lung hat somit nur indi­zi­el­le Bedeu­tung für die Beur­tei­lung der Art der Ware oder Dienst­leis­tung und ist dem­entspre­chend bei der Sub­sum­ti­on der benutz­ten unter die ein­ge­tra­ge­nen Waren und Dienst­leis­tun­gen allen­falls unter­stüt­zend her­an­zu­zie­hen 5.

Wird die Mar­ke in einer von der Ein­tra­gung abwei­chen­den Form benutzt, liegt eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Mar­kenG nur vor, wenn die Abwei­chun­gen den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Mar­ke nicht ver­än­dern. Das ist dann der Fall, wenn der Ver­kehr das abwei­chend benutz­te Zei­chen gera­de bei Wahr­neh­mung der Unter­schie­de dem Gesamt­ein­druck nach noch mit der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke gleich­setzt, das heißt in der benutz­ten Form noch die­sel­be Mar­ke sieht 6. Wird eine Wort­mar­ke der­ge­stalt benutzt, dass das Wort­zei­chen gra­phisch oder farb­lich gestal­tet wird oder bild­li­che Ele­men­te hin­zu­ge­fügt wer­den, ist zu berück­sich­ti­gen, dass Mar­ken in der Pra­xis regel­mä­ßig nicht iso­liert ver­wen­det wer­den, son­dern dem Ver­kehr häu­fig ver­bun­den mit wei­te­ren Anga­ben, Zei­chen, Auf­ma­chun­gen und Far­ben ent­ge­gen­tre­ten. Es ist des­halb zu prü­fen, ob die­se wei­te­ren Ele­men­te einen Bezug zur Funk­ti­on der Mar­ke als Her­kunfts­hin­weis haben oder ledig­lich all­ge­mei­ne Sach­an­ga­ben oder werb­li­che Her­vor­he­bungs­mit­tel sind 7. So wer­den gra­phi­sche und farb­li­che Hin­zu­fü­gun­gen und Gestal­tun­gen nicht sel­ten einen ledig­lich deko­ra­ti­ven, ver­zie­ren­den Cha­rak­ter haben, denen der Ver­kehr kei­ne Bedeu­tung für den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke und der benutz­ten Form bei­misst 8.

Ver­wen­dung als Zweit­mar­ke – und die ®-Kenn­zeich­nung

Zur rechts­er­hal­ten­den Benut­zung einer Mar­ke reicht auch deren Ver­wen­dung als Zweit­mar­ke aus. Es muss des­halb immer dann, wenn zur Kenn­zeich­nung einer Ware zwei Zei­chen ver­wen­det wer­den, geprüft wer­den, ob der Ver­kehr dar­in ein aus zwei Tei­len bestehen­des zusam­men­ge­setz­tes Zei­chen erblickt oder aber kei­nen ein­heit­li­chen Her­kunfts­hin­weis, son­dern zwei von­ein­an­der zu unter­schei­den­de Zei­chen sieht 9.

Der Ver­kehr ent­nimmt der Bei­fü­gung des Zusat­zes ® zu einem Zei­chen regel­mä­ßig den Hin­weis, dass es eine Mar­ke genau die­sen Inhalts gibt 10. Dadurch, dass hier bei­de Wort­zei­chen jeweils für sich genom­men und ein­deu­tig räum­lich zuge­ord­net mit dem Zusatz ® ver­se­hen und zudem durch ein Plus­zei­chen im Sin­ne einer gleich­wer­ti­gen Auf­zäh­lung ver­bun­den sind, bestehen im Streit­fall deut­li­che Anhalts­punk­te für die Annah­me, dass der Ver­kehr in der benutz­ten Form zwei von­ein­an­der zu unter­schei­den­de Zei­chen sieht.

Der Annah­me einer rein beschrei­ben­den Ver­wen­dung der Bezeich­nung Pro­bio­tik steht bereits ent­ge­gen, dass der Ver­kehr der Bei­fü­gung des Zusat­zes ® zu einem Zei­chen regel­mä­ßig den Hin­weis ent­nimmt, dass es eine Mar­ke die­sen Inhalts gibt. Es ist auch fern­lie­gend, dass der Ver­kehr in dem Zusatz allen­falls einen Hin­weis auf den Mar­ken­schutz des Inhalts­stoffs, nicht aber (auch) dar­auf sieht, dass Pro­bio­tik als Her­kunfts­hin­weis für die Ware Fol­ge­nah­rung oder Fol­ge­milch ver­wen­det wird. Die Bezeich­nung "PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®" tritt dem Ver­kehr auf den jewei­li­gen Pro­dukt­ver­pa­ckun­gen nicht ledig­lich auf der Schmal­sei­te ent­ge­gen, son­dern bereits blick­fang­mä­ßig her­vor­ge­ho­ben auf der Schau­sei­te. Dass die Ver­wen­dung auf der Schau­sei­te nicht mar­ken­mä­ßig in Bezug auf das Pro­dukt erfolgt, ist weder vom Beru­fungs­ge­richt fest­ge­stellt noch sonst ersicht­lich. Der Ver­kehr wird dadurch in sei­ner Wahr­neh­mung beein­flusst und wird die frag­li­che Ver­wen­dung auf der Schmal­sei­te der­sel­ben Packung als einen Her­kunfts­hin­weis ver­ste­hen, der sich zumin­dest auch auf das Pro­dukt ins­ge­samt bezieht. Dem steht auch der auf der Schmal­sei­te her­ge­stell­te Bezug auf inhalt­li­che Kom­po­nen­ten des Pro­dukts nicht ent­ge­gen. Ein Bezug auf das Pro­dukt als sol­ches ergibt sich viel­mehr dar­aus, dass der Ver­kehr der Packungs­ge­stal­tung ins­ge­samt unschwer ent­neh­men kann, dass das Pro­dukt maß­geb­lich aus den mit den Bezeich­nun­gen Pro­bio­tik® und Praebio­tik® mar­ken­mä­ßig gekenn­zeich­ne­ten inhalt­li­chen Kom­po­nen­ten besteht und damit auch die betrieb­li­che Her­kunft des Kom­bi­na­ti­ons-Pro­dukts selbst gekenn­zeich­net wird.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 8. Janu­ar 2014 – I ZR 38/​13

  1. vgl. BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/​02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 OTTO; Urteil vom 18.12 2008 – I ZR 200/​06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/​08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 Peek & Clop­pen­burg II; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 135/​11, GRUR 2013, 725 Rn. 13 = WRP 2013, 1034 Duff Beer[]
  2. BGH, Urteil vom 17.05.2001 – I ZR 187/​98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 ISCO; Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/​05, GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/​11, GRUR 2013, 833 Rn. 61 = WRP 2013, 1038 Culinaria/​Villa Culi­na­ria[]
  3. BGH, Urteil vom 13.07.1989 – I ZR 157/​87, GRUR 1990, 39, 40 f. Tau­rus; Urteil vom 21.04.1994 – I ZR 291/​91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 Simm­en­thal; BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 61 Culinaria/​Villa Culi­na­ria[]
  4. vgl. Kir­schneck in Ströbele/​Hacker, Mar­ken­ge­setz, 10. Aufl., § 32 Mar­kenG Rn. 82[]
  5. vgl. Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 2. Aufl., § 26 Mar­kenG Rn. 31; Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 187[]
  6. vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; BGH, Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 142/​07, GRUR 2010, 729 Rn. 17 = WRP 2010, 1046 MIXI; BGH, GRUR 2011, 623 Rn. 55 Peek & Clop­pen­burg II; GRUR 2013, 725 Rn. 13 Duff Beer[]
  7. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 125 ff.[]
  8. vgl. BGH, Beschluss vom 09.07.1998 – I ZB 7/​96, GRUR 1998, 167, 168 = WRP 1998, 1083 Karo­lus-Magnus; Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/​97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 Korn­kam­mer; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 21 MIXI; GRUR 2013, 725 Rn.19 Duff Beer[]
  9. BGH, Urteil vom 08.02.2007 – I ZR 71/​04, GRUR 2007, 592 Rn. 13 = WRP 2007, 958 bodo Blue Night; BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 17 MIXI[]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 14.12 1989 – I ZR 1/​88, GRUR 1990, 364, 366 Baelz; Urteil vom 26.02.2009 – I ZR 219/​06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 Ther­mo­roll; Urteil vom 10.01.2013 – I ZR 84/​09, GRUR 2013, 840 Rn. 35 = WRP 2013, 1039 PROTI II[]