Gren­zen des Mar­ken­rechts in der Euro­päi­schen Uni­on

Der Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on hat den Umfang des Mar­ken­schut­zes in der Euro­päi­schen Uni­on prä­zi­siert am Bei­spiel der Kon­tro­ver­se zwi­schen Inter­flo­ra Bri­tish Unit und Marks & Spen­cer.

Gren­zen des Mar­ken­rechts in der Euro­päi­schen Uni­on

Das ame­ri­ka­ni­sche Unter­neh­men Inter­flo­ra Inc. betreibt ein welt­wei­tes Blu­men­lie­fer­netz. Inter­flo­ra Bri­tish Unit ist Lizenz­neh­me­rin von Inter­flo­ra Inc. Das Netz von Inter­flo­ra besteht aus Flo­ris­ten, bei denen per­sön­lich, tele­fo­nisch oder über das Inter­net Bestel­lun­gen auf­ge­ge­ben wer­den kön­nen, die dann von dem Mit­glied des Net­zes, das dem Lie­fer­ort der Blu­men am nächs­ten ist, aus­ge­führt wer­den. INTERFLORA ist eine natio­na­le Mar­ke im Ver­ei­nig­ten König­reich und auch eine Gemein­schafts­mar­ke. Die­se Mar­ken haben im Ver­ei­nig­ten König­reich und in ande­ren Mit­glied­staa­ten der Euro­päi­schen Uni­on einen hohen Bekannt­heits­grad. Marks & Spen­cer, eine Gesell­schaft eng­li­schen Rechts, gehört zu den wich­tigs­ten Ein­zel­han­dels­un­ter­neh­men im Ver­ei­nig­ten König­reich. Ihre Tätig­kei­ten umfas­sen auch den Ver­kauf und die Lie­fe­rung von Blu­men. Die­se Geschäfts­tä­tig­keit erfolgt somit im Wett­be­werb mit der­je­ni­gen von Inter­flo­ra.

Im Zusam­men­hang mit dem „AdWords“-Refe­ren­zie­rungs­dienst von Goog­le wähl­te Marks & Spen­cer das Wort „Inter­flo­ra“ und Vari­an­ten die­ses Wor­tes wie „Inter­flo­ra Flowers“, „Inter­flo­ra Deli­very“, „Interflora.com“ und „Inter­flo­ra co uk“ als Schlüs­sel­wör­ter. Folg­lich erschien, wenn Inter­net­nut­zer das Wort „Inter­flo­ra“ oder eine jener Vari­an­ten als Such­be­griff in die Such­ma­schi­ne Goog­le ein­ga­ben, eine Anzei­ge von Marks & Spen­cer.

Der High Court of Jus­ti­ce (Eng­land & Wales), Chan­ce­ry Divi­si­on (Ver­ei­nig­tes König­reich), bei dem Inter­flo­ra gegen Marks & Spen­cer wegen Ver­let­zung ihrer Mar­ken­rech­te Kla­ge erhob, legt dem Gerichts­hof Fra­gen zu meh­re­ren Aspek­ten der Benut­zung von mit einer Mar­ke iden­ti­schen Schlüs­sel­wör­tern ohne Zustim­mung des Mar­ken­in­ha­bers im Rah­men eines Inter­net­re­fe­ren­zie­rungs­diens­tes vor 1.

Der Gerichts­hof weist zunächst dar­auf hin, dass in dem Fall, in dem ein Drit­ter ein mit der Mar­ke iden­ti­sches Zei­chen für Waren oder Dienst­leis­tun­gen benutzt, die mit den­je­ni­gen iden­tisch sind, für die die Mar­ke ein­ge­tra­gen ist, der Mar­ken­in­ha­ber eine sol­che Benut­zung nur ver­bie­ten darf, wenn sie eine der „Funk­tio­nen“ der Mar­ke beein­träch­ti­gen kann. Ihre Haupt­funk­ti­on ist die Gewähr­leis­tung der Her­kunft der von der Mar­ke erfass­ten Ware oder Dienst­leis­tung gegen­über den Ver­brau­chern (her­kunfts­hin­wei­sen­de Funk­ti­on); die ande­ren Funk­tio­nen sind ins­be­son­de­re die Wer­be- und die Inves­ti­ti­ons­funk­ti­on. Der Gerichts­hof hebt hier­zu her­vor, dass die her­kunfts­hin­wei­sen­de Funk­ti­on der Mar­ke nicht deren ein­zi­ge Funk­ti­on ist, die gegen­über Beein­träch­ti­gun­gen durch Drit­te schutz­wür­dig ist. Eine Mar­ke stellt näm­lich häu­fig – neben einem Hin­weis auf die Her­kunft der Waren oder Dienst­leis­tun­gen – ein Instru­ment der Geschäfts­stra­te­gie dar, das u. a. zu Wer­be­zwe­cken oder zum Erwerb eines Rufs ein­ge­setzt wird, um den Ver­brau­cher zu bin­den.

Unter Bezug­nah­me auf sein Urteil Goog­le 2 stellt der Gerichts­hof fest, dass die her­kunfts­hin­wei­sen­de Funk­ti­on einer Mar­ke beein­träch­tigt ist, wenn aus der anhand eines der Mar­ke ent­spre­chen­den Schlüs­sel­worts erschei­nen­den Anzei­ge für einen nor­mal infor­mier­ten und ange­mes­sen auf­merk­sa­men Inter­net­nut­zer nicht oder nur schwer zu erken­nen ist, ob die in der Anzei­ge bewor­be­nen Waren oder Dienst­leis­tun­gen von dem Inha­ber der Mar­ke oder einem mit ihm wirt­schaft­lich ver­bun­de­nen Unter­neh­men oder viel­mehr von einem Drit­ten stam­men. Dage­gen beein­träch­tigt die Benut­zung eines mit einer frem­den Mar­ke iden­ti­schen Zei­chens im Rah­men eines Inter­net­re­fe­ren­zie­rungs­diens­tes wie „AdWords“ nicht die Wer­be­funk­ti­on der Mar­ke.

Wei­ter prüft der Gerichts­hof zum ers­ten Mal den Schutz der Inves­ti­ti­ons­funk­ti­on der Mar­ke. Die­se Funk­ti­on der Mar­ke ist beein­träch­tigt, wenn ein Mit­be­wer­ber ein mit der Mar­ke iden­ti­sches Zei­chen für iden­ti­sche Waren oder Dienst­leis­tun­gen benutzt und die­se Benut­zung es dem Mar­ken­in­ha­ber wesent­lich erschwert, sei­ne Mar­ke zum Erwerb oder zur Wah­rung eines Rufs ein­zu­set­zen, der geeig­net ist, Ver­brau­cher anzu­zie­hen und zu bin­den. In einer Situa­ti­on, in der die Mar­ke bereits einen Ruf genießt, wird die Inves­ti­ti­ons­funk­ti­on beein­träch­tigt, wenn eine sol­che Benut­zung Aus­wir­kun­gen auf die­sen Ruf hat und damit des­sen Wah­rung gefähr­det. Dage­gen darf der Mar­ken­in­ha­ber einen Mit­be­wer­ber nicht an einer sol­chen Benut­zung hin­dern kön­nen, wenn die­se ledig­lich zur Fol­ge hat, dass der Mar­ken­in­ha­ber sei­ne Anstren­gun­gen zum Erwerb oder zur Wah­rung eines Rufs, der geeig­net ist, Ver­brau­cher anzu­zie­hen und zu bin­den, anpas­sen muss. Eben­so wenig kann der Mar­ken­in­ha­ber mit Erfolg den Umstand anfüh­ren, dass die­se Benut­zung eini­ge Ver­brau­cher ver­an­las­sen wer­de, sich von Waren oder Dienst­leis­tun­gen der genann­ten Mar­ke abzu­wen­den.

Im vor­lie­gen­den Fall ist es Sache des natio­na­len Gerichts, zu prü­fen, ob die Benut­zung des mit der Mar­ke INTERFLORA iden­ti­schen Zei­chens durch Marks & Spen­cer die Mög­lich­keit von Inter­flo­ra gefähr­det, einen Ruf zu wah­ren, der geeig­net ist, Ver­brau­cher anzu­zie­hen und zu bin­den.

Zu den zusätz­li­chen Fra­gen betref­fend den ver­stärk­ten Schutz bekann­ter Mar­ken und ins­be­son­de­re zur Trag­wei­te der Begrif­fe „Ver­wäs­se­rung“ (Beein­träch­ti­gung der Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Mar­ke) und „Tritt­brett­fah­ren“ (Unlau­te­re Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft oder der Wert­schät­zung der Mar­ke) stellt der Gerichts­hof u. a. fest, dass es als Tritt­brett­fah­ren zu beur­tei­len sein kann, wenn ohne „recht­fer­ti­gen­den Grund“ im Rah­men eines Refe­ren­zie­rungs­diens­tes Zei­chen aus­ge­wählt wer­den, die mit einer frem­den bekann­ten Mar­ke iden­tisch oder ihr ähn­lich sind. Dies kann ins­be­son­de­re für Fäl­le anzu­neh­men sein, in denen Wer­ben­de im Inter­net mit­tels Aus­wahl von Schlüs­sel­wör­tern, die bekann­ten Mar­ken ent­spre­chen, Waren zum Ver­kauf anbie­ten, die Nach­ah­mun­gen von Waren des Inha­bers die­ser Mar­ken sind. Wenn dage­gen im Inter­net anhand eines Schlüs­sel­worts, das einer bekann­ten Mar­ke ent­spricht, eine Wer­bung gezeigt wird, mit der – ohne eine blo­ße Nach­ah­mung von Waren oder Dienst­leis­tun­gen des Inha­bers die­ser Mar­ke anzu­bie­ten, ohne die­se zu ver­wäs­sern oder ihre Wert­schät­zung zu beein­träch­ti­gen (Ver­un­glimp­fung) und ohne im Übri­gen die Funk­tio­nen die­ser Mar­ke zu beein­träch­ti­gen – eine Alter­na­ti­ve zu den Waren oder Dienst­leis­tun­gen des Inha­bers der bekann­ten Mar­ke vor­ge­schla­gen wird, fällt eine sol­che Benut­zung grund­sätz­lich unter einen gesun­den und lau­te­ren Wett­be­werb im Bereich der frag­li­chen Waren oder Dienst­leis­tun­gen.

Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on, Urteil vom 22. Sep­tem­ber 2011 – C‑323/​09, Inter­flo­ra Inc., Inter­flo­ra Bri­tish Unit /​Marks & Spen­cer plc, Flowers Direct Online Ltd

  1. Ers­te Richt­li­nie 89/​104/​EWG des Rates vom 21. Dezem­ber 1988 zur Anglei­chung der Rechts­vor­schrif­ten der Mit­glied­staa­ten über die Mar­ken, ABl. 1989, L 40, S. 1, auf­ge­ho­ben durch die Richt­li­nie 2008/​95/​EG des Euro­päi­schen Par­la­ments und des Rates vom 22. Okto­ber 2008 zur Anglei­chung der Rechts­vor­schrif­ten der Mit­glied­staa­ten über die Mar­ken, ABl. L 299, S. 25.
    Ver­ord­nung (EG) Nr. 40/​94 des Rates vom 20. Dezem­ber 1993 über die Gemein­schafts­mar­ke, ABl. 1994, L 11, S. 1, auf­ge­ho­ben durch die Ver­ord­nung (EG) Nr. 207/​2009 des Rates vom 26. Febru­ar 2009 über die Gemein­schafts­mar­ke, ABl. L 78, S. 1[]
  2. Urteil vom 23. März 2010, Goog­le Fran­ce und Goog­le Inc. u. a./Louis Vuit­ton Mal­le­tier u. a., C‑236/​08 bis C‑238/​08[]