Kopier­pa­pier oder Print­me­di­en – und die Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Mar­ken­recht

Die Ware "Papier für Kopier­zwe­cke" und die Waren "Print­me­di­en, näm­lich Druck­schrif­ten, Druckerzeug­nis­se, ins­be­son­de­re Zei­tun­gen, Zeit­schrif­ten und Bücher, Foto­gra­fi­en" sind ein­an­der nicht ähn­lich im Sin­ne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG.

Kopier­pa­pier oder Print­me­di­en – und die Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Mar­ken­recht

Die Fra­ge, ob eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG vor­liegt, ist eben­so wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG unter Her­an­zie­hung aller Umstän­de des Ein­zel­falls umfas­send zu beur­tei­len. Dabei ist von einer Wech­sel­wir­kung zwi­schen der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, dem Grad der Ähn­lich­keit der Mar­ken und der Kenn­zeich­nungs­kraft der prio­ri­täts­äl­te­ren Mar­ke in der Wei­se aus­zu­ge­hen, dass ein gerin­ge­rer Grad der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch einen höhe­ren Grad der Ähn­lich­keit der Mar­ken oder durch eine gestei­ger­te Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den kann und umge­kehrt 1.

Eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr ist aller­dings aus­ge­schlos­sen, wenn die Waren oder Dienst­leis­tun­gen ein­an­der nicht ähn­lich sind. Eine abso­lu­te Unähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen kann selbst bei Iden­ti­tät der Zei­chen nicht durch eine erhöh­te Kenn­zeich­nungs­kraft der prio­ri­täts­äl­te­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den 2.

Danach besteht im hier ent­schie­de­nen Fall kei­ne Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG zwi­schen den hier in Rede ste­hen­den Mar­ken, weil die auf Sei­ten der Wider­spruchs­mar­ke zu berück­sich­ti­gen­de Ware "Papier für Kopier­zwe­cke" und die für die ange­grif­fe­ne Mar­ke ein­ge­tra­ge­nen Waren "Print­me­di­en, näm­lich Druck­schrif­ten, Druckerzeug­nis­se, ins­be­son­de­re Zei­tun­gen, Zeit­schrif­ten und Bücher, Foto­gra­fi­en" ein­an­der nicht ähn­lich sind.

Die Fest­stel­lung, ob eine Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen ange­nom­men wer­den kann, liegt im Wesent­li­chen auf tatrich­ter­li­chem Gebiet. Sie kann daher im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren nur dar­auf über­prüft wer­den, ob der Tatrich­ter einen zutref­fen­den Rechts­be­griff zugrun­de gelegt und ent­spre­chend den Denk­ge­set­zen und der all­ge­mei­nen Lebens­er­fah­rung geur­teilt hat und das gewon­ne­ne Ergeb­nis zudem von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen wird 3.

Eine Ähn­lich­keit ein­an­der gegen­über­ste­hen­der Waren ist grund­sätz­lich anzu­neh­men, wenn die­se unter Berück­sich­ti­gung aller für die Fra­ge der Ver­wechs­lungs­ge­fahr erheb­li­cher Fak­to­ren wie ins­be­son­de­re ihrer Beschaf­fen­heit, ihrer regel­mä­ßi­gen betrieb­li­chen Her­kunft, ihrer regel­mä­ßi­gen Ver­triebs- und Erbrin­gungs­art, ihres Ver­wen­dungs­zwecks und ihrer Nut­zung, ihrer wirt­schaft­li­chen Bedeu­tung, ihrer Eigen­art als mit­ein­an­der kon­kur­rie­ren­der oder ein­an­der ergän­zen­der Pro­duk­te oder Leis­tun­gen so enge Berüh­rungs­punk­te auf­wei­sen, dass die betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se der Mei­nung sein könn­ten, sie stamm­ten aus dem­sel­ben Unter­neh­men oder wirt­schaft­lich ver­bun­de­nen Unter­neh­men 4.

Von einer abso­lu­ten Waren­un­ähn­lich­keit kann nur dann aus­ge­gan­gen wer­den, wenn die Annah­me einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr trotz (unter­stell­ter) Iden­ti­tät der Mar­ken wegen des Abstands der Waren von vorn­her­ein aus­ge­schlos­sen ist 5.

Bei der Beur­tei­lung der Fra­ge der Waren­ähn­lich­keit ist aller­dings ins­be­son­de­re der Ver­wen­dungs­zweck der Waren von Bedeu­tung; in die­sem Zusam­men­hang kann ihre Eigen­art als ein­an­der ergän­zen­de Waren eine maß­geb­li­che Rol­le spie­len 6. Für den Ver­kehr liegt im All­ge­mei­nen die Annah­me nahe, dass sich ein Mar­ken­in­ha­ber auch mit der Her­stel­lung, dem Ver­trieb oder der Lizen­zie­rung funk­tio­nell nahe­ste­hen­der Pro­duk­te befasst, um sei­ne vor­han­de­nen Erfah­run­gen, Markt­kennt­nis­se und Kun­den­be­zie­hun­gen wei­ter­ge­hend nut­zen zu kön­nen 7.

Die Annah­me, zwi­schen den hier in Rede ste­hen­den Waren bestehe ein sol­cher funk­tio­na­ler Zusam­men­hang, liegt aller­dings fern. Die Wider­spruchs­mar­ke genießt kei­nen Schutz für die Ware "Papier" schlecht­hin; viel­mehr kann sie allein Schutz für die Ware "Papier für Kopier­zwe­cke" bean­spru­chen. Der Ver­wen­dungs­zweck der Ware "Papier für Kopier­zwe­cke" ist im Unter­schied zum Ver­wen­dungs­zweck der Ware "Papier" von vorn­her­ein beschränkt. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat nicht fest­ge­stellt, dass ein Her­stel­ler von Print­me­di­en für die Her­stel­lung sei­ner Druck­schrif­ten und Druckerzeug­nis­se und ins­be­son­de­re von Zei­tun­gen, Zeit­schrif­ten und Büchern in der Regel Kopier­pa­pier ver­wen­det. Die Rechts­be­schwer­de hat nicht gel­tend gemacht, das Bun­des­pa­tent­ge­richt habe ent­spre­chen­den Vor­trag der Wider­spre­chen­den über­gan­gen. Es kann daher nicht davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass Kopier­pa­pier wie die Rechts­be­schwer­de gel­tend macht regel­mä­ßig für die Pro­duk­ti­on von Print­me­di­en ver­wen­det wird und einen erkenn­ba­ren und wert­bil­den­den Bestand­teil der pro­du­zier­ten Print­me­di­en bil­det.

Der Umstand, dass Print­me­di­en auf Kopier­pa­pier ver­viel­fäl­tigt wer­den kön­nen, ist nicht geeig­net, die Vor­stel­lung her­vor­zu­ru­fen, bei­de Waren stamm­ten aus dem­sel­ben Unter­neh­men oder zwi­schen dem Her­stel­ler eines Print­me­di­ums und dem Pro­du­zen­ten von Kopier­pa­pier bestün­den wirt­schaft­li­che Ver­bin­dun­gen.

Ein funk­tio­nel­ler Zusam­men­hang der Ver­gleichs­wa­ren ergibt sich auch nicht dar­aus, dass nach der Ein­füh­rung des Digi­tal­drucks prak­tisch jeder­mann mit Hil­fe eines Com­pu­ters, eines Dru­ckers und von Kopier­pa­pier dazu in der Lage sei, Druck­schrif­ten oder Druckerzeug­nis­se her­zu­stel­len, die von in einem Druck­be­trieb gefer­tig­ten Druck­schrif­ten oder Druckerzeug­nis­sen kaum zu unter­schei­den sei­en; wer Druck­schrif­ten und Druckerzeug­nis­se in einem Umfang her­stel­len und ver­trei­ben wol­le, der die Beauf­tra­gung einer Dru­cke­rei nicht recht­fer­ti­ge, wer­de für ihre Her­stel­lung folg­lich Kopier­pa­pier ver­wen­den.

Auch in einem sol­chen Fall wird der ange­spro­che­ne Ver­kehr nicht anneh­men, der Her­stel­ler der Druck­schrift oder des Druckerzeug­nis­ses sei auch der Her­stel­ler des Kopier­pa­piers. Der Beschluss des Bun­des­pa­tent­ge­richts vom 04.04.2007 8 ver­mag die gegen­tei­li­ge Auf­fas­sung nicht zu stüt­zen. Die­sem Beschluss lag eine ande­re Fall­ge­stal­tung zugrun­de, bei der die Ware "Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se" den Waren "Papier, Pap­pe (Kar­ton) und Waren aus die­sen Mate­ria­li­en" gegen­über­stand 9.

Etwas ande­res ergibt sich für den Bun­des­ge­richts­hof auch nicht dar­aus, dass der Ver­trieb von "Papier zu Kopier­zwe­cken" und "Print­me­di­en, näm­lich Druck­schrif­ten, Druckerzeug­nis­se, ins­be­son­de­re Zei­tun­gen, Zeit­schrif­ten und Bücher, Foto­gra­fi­en" in den­sel­ben Ver­kaufs­stät­ten erfol­gen kann.

Rich­tig ist aller­dings, dass die Ver­triebs­we­ge der jewei­li­gen Waren sowohl nach der Begrün­dung des Regie­rungs­ent­wurfs zum Mar­ken­rechts­re­form­ge­setz 10 als auch nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs 11 bei der Beur­tei­lung der Waren­ähn­lich­keit zu berück­sich­ti­gen sind. Aller­dings kommt den Ver­hält­nis­sen beim Ver­trieb der Waren häu­fig nur ein gerin­ge­res Gewicht zu 12.

Es gibt Geschäf­te, in denen Ver­brau­cher sowohl Print­me­di­en als auch Kopier­pa­pier erwer­ben kön­nen. Die­ser Umstand begrün­det aber kei­ne Ähn­lich­keit die­ser Waren. Der ange­spro­che­ne Ver­kehr wird dar­aus, dass in einer Ver­kaufs­stel­le wie etwa einem Schreib­wa­ren­ge­schäft sowohl Zeit­schrif­ten, Zei­tun­gen oder Bücher als auch Kopier­pa­pier erwor­ben wer­den kön­nen, erfah­rungs­ge­mäß nicht auf eine mög­li­che Her­kunft der unter­schied­li­chen Waren aus dem­sel­ben Betrieb oder von mit­ein­an­der ver­bun­de­nen Her­stel­lern schlie­ßen.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 3. Juli 2014 – I ZB 77/​13

  1. st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18.12 2008 C16/​06 P, Slg. 2008, I10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. Édi­ti­ons Albert René/​HABM [OBELIX/​MOBILIX]; Urteil vom 24.06.2010 C51/​09, Slg. 2010, I5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. Bar­ba­ra Becker; BGH, Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/​11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 Culinaria/​Villa Culi­na­ria; Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 93/​12, GRUR 2013, 1150 Rn. 22 = WRP 2013, 1473 Bau­mann; Beschluss vom 06.11.2013 – I ZB 63/​12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 DESPERADOS/DES-PERADO; Urteil vom 22.01.2014 – I ZR 71/​12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 REAL-Chips, jeweils mwN[]
  2. st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 29.09.1998 C39/​97, Slg. 1998, I5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 22 Canon; Urteil vom 07.05.2009 C398/​07 P, GRUR Int.2009, 911 Rn. 34 Water­ford Wedgwood/​HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 30.03.2006 – I ZR 96/​03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 TOSCA BLU; Beschluss vom 28.09.2006 – I ZB 100/​05, GRUR 2007, 321 Rn.20 = WRP 2007, 321 COHIBA; Beschluss vom 13.12 2007 – I ZB 26/​05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 = WRP 2008, 1092 idw; Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/​06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 METROBUS; Urteil vom 19.04.2012 – I ZR 86/​10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 Peli­kan; BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERADOS/​DESPERADO, mwN[]
  3. BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 94/​04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 Kin­der­zeit; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 42 idw; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERADOS/​DESPERADO[]
  4. vgl. EuGH, Urteil vom 11.05.2006 C416/​04 P, Slg. 2006, I4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 Édi­ti­ons Albert René/​HABM [OBELIX/​MOBILIX]; BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kin­der­zeit; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERA-DOS/DESPERADO[]
  5. vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn.20 COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 METROBUS; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 Peli­kan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERADOS/​DESPERADO[]
  6. vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon; BGH, Urteil vom 16.11.2000 – I ZR 34/​98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 EVIAN/​REVIAN; Urteil vom 19.02.2004 – I ZR 172/​01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 Fer­ra­ri-Pferd[]
  7. BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 15 DESPERA-DOS/DESPERADO; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735[]
  8. BPatG, Beschluss vom 04.04.2007 – 29 W [pat] 98/​06[]
  9. vgl. BPatG, Beschluss vom 04.04.2007 29 W [pat] 98/​06 23[]
  10. BT-Drs. 12/​6581, S. 72[]
  11. vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kin­der­zeit, GRUR 2008, 714 Rn. 32 idw[]
  12. vgl. BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 16 DESPERADOS/​DESPERADO; Ingerl/​Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN[]