Kos­ten des Patent­an­walts IV

Allein der nicht wei­ter sub­stan­ti­ier­te Vor­trag, der Patent­an­walt habe eine Mar­ken­re­cher­che durch­ge­führt, ist nicht dazu geeig­net, die Erfor­der­lich­keit der Mit­wir­kung eines Patent­an­walts an der Abmah­nung eine Mar­ken­ver­let­zung neben einem Rechts­an­walt mit Erfah­rung im Mar­ken­recht dar­zu­le­gen und einen Anspruch auf Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 Mar­kenG zu begrün­den 1.

Kos­ten des Patent­an­walts IV

Der Anspruch auf Erstat­tung der Auf­wen­dun­gen für eine Abmah­nung ist unter dem Gesichts­punkt der Geschäfts­füh­rung ohne Auf­trag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) aller­dings nur begrün­det, soweit die­se Kos­ten erfor­der­lich waren. Für den von der Klä­ge­rin gel­tend gemach­ten Anspruch auf Erstat­tung der Kos­ten, die durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts an der Abmah­nung der Beklag­ten wegen einer Mar­ken­ver­let­zung ent­stan­den sind, gel­ten inso­weit kei­ne Beson­der­hei­ten. Er ist daher nur begrün­det, soweit die Klä­ge­rin dar­legt und nach­weist, dass die­se Kos­ten zur Rechts­ver­fol­gung erfor­der­lich waren.

Der Rege­lung des § 140 Abs. 3 Mar­kenG, nach der die Kos­ten für die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che ohne Prü­fung der Erfor­der­lich­keit stets zu erstat­ten sind, läßt sich nicht – auch nicht im Wege eines Erst-recht-Schlus­ses – die Wer­tung des Geset­zes ent­neh­men, dass die Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer kenn­zei­chen­recht­li­chen Ange­le­gen­heit eben­falls ohne Prü­fung der Erfor­der­lich­keit stets zu erstat­ten sind, sofern ein mate­ri­ell­recht­li­cher Kos­ten­er­stat­tungs­an­spruch – hier aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB – dem Grun­de nach gege­ben ist. Dies hät­te zur Fol­ge, dass in Kenn­zei­chen­streit­sa­chen die durch die Ein­schal­tung eines Patent­an­walts ent­stan­de­nen außer­ge­richt­li­chen Kos­ten unter leich­te­ren Vor­aus­set­zun­gen zu erstat­ten wären als die durch die Ein­schal­tung eines Rechts­an­walts ent­stan­de­nen außer­ge­richt­li­chen Kos­ten. Für eine sol­che Pri­vi­le­gie­rung der patent­an­walt­li­chen gegen­über der rechts­an­walt­li­chen Tätig­keit gibt es kei­nen sach­li­chen Grund 2.

Die Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Mit­wir­kung eines Patent­an­walts in einer Kenn­zei­chen­streit­sa­che sind ent­ge­gen der Ansicht des Beru­fungs­ge­richts auch dann nicht ohne Prü­fung ihrer Erfor­der­lich­keit zu erstat­ten, wenn die Kos­ten für die außer­ge­richt­li­che Tätig­keit eines Rechts­an­walts in die­ser Kenn­zei­chen­streit­sa­che als erfor­der­lich anzu­se­hen und daher zu erset­zen sind. Aus dem Umstand, dass es in einem kon­kre­ten Fall erfor­der­lich ist, einen Rechts­an­walt mit der Abmah­nung einer Kenn­zei­chen­ver­let­zung zu betrau­en, folgt nicht, dass es not­wen­dig ist, dane­ben auch noch einen Patent­an­walt mit die­ser Abmah­nung zu beauf­tra­gen. Ist ein Rechts­an­walt nach sei­nen kenn­zei­chen­recht­li­chen Fähig­kei­ten allein dazu imstan­de, den Fall recht­lich zu beur­tei­len und den Ver­let­zer abzu­mah­nen, ist es nicht nötig, zusätz­lich noch einen Patent­an­walt ein­zu­schal­ten. Es bedarf daher grund­sätz­lich einer geson­der­ten Prü­fung, ob es not­wen­dig war, zur außer­ge­richt­li­chen Ver­fol­gung einer Mar­ken­ver­let­zung neben einem Rechts­an­walt auch noch einen Patent­an­walt zu beauf­tra­gen 3.

Hat – wie im hier vom Bun­des­ge­richts­hof ent­schie­de­nen Streit­fall – neben einem Rechts­an­walt auch ein Patent­an­walt an der Abmah­nung wegen einer Mar­ken­ver­let­zung mit­ge­wirkt, kann die Erstat­tung der durch die Mit­wir­kung des Patent­an­walts ent­stan­de­nen Kos­ten nur bean­sprucht wer­den, wenn der Anspruch­stel­ler dar­legt und nach­weist, dass die Mit­wir­kung des Patent­an­walts erfor­der­lich war. Die­se Vor­aus­set­zung ist regel­mä­ßig nur erfüllt, wenn der Patent­an­walt dabei Auf­ga­ben über­nom­men hat, die – wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand oder zur Benut­zungs­la­ge – zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Patent­an­walts gehö­ren 3.

Der Grund­satz, dass die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts regel­mä­ßig nur dann als erfor­der­lich anzu­se­hen ist, wenn er Auf­ga­ben über­nom­men hat, die zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Patent­an­walts gehö­ren, ist nicht dahin zu ver­ste­hen, dass die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts immer schon dann als erfor­der­lich anzu­se­hen ist, wenn er sol­che Auf­ga­ben über­nom­men hat. Allein der nicht wei­ter sub­stan­ti­ier­te Vor­trag, der Patent­an­walt habe eine Mar­ken­re­cher­che durch­ge­führt, ist nicht dazu geeig­net, die Erfor­der­lich­keit der Mit­wir­kung eines Patent­an­walts an der Abmah­nung einer Mar­ken­ver­let­zung neben einem Rechts­an­walt mit Erfah­rung im Mar­ken­recht dar­zu­le­gen.

Im kon­kre­ten Fall bedeu­te­te dies für den Bun­des­ge­richts­hof: Die Pro­zess­be­voll­mäch­tig­te der Klä­ge­rin ist Fach­an­wäl­tin für gewerb­li­chen Rechts­schutz. Ein Fach­an­walt für gewerb­li­chen Rechts­schutz muss über beson­de­re Sach­kun­de im Kenn­zei­chen­recht ver­fü­gen und ist regel­mä­ßig dazu imstan­de, im Rah­men einer Abmah­nung eine Mar­ken­re­cher­che durch­zu­füh­ren 4. Auch unter Berück­sich­ti­gung des Umstan­des, dass die im Streit­fall gebo­te­ne Recher­che kei­ne Beson­der­hei­ten auf­wies, unter­liegt es kei­nem Zwei­fel, dass die Pro­zess­be­voll­mäch­tig­te der Klä­ge­rin selbst in der Lage gewe­sen wäre, im Rah­men der Abmah­nung eine Mar­ken­re­cher­che hin­sicht­lich des Zei­chens „Schnee­flöck­chen“ durch­zu­füh­ren.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 10. Mai 2012 – I ZR 70/​11

  1. Fort­füh­rung von BGH, Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/​09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 – Kos­ten des Patent­an­walts II[]
  2. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 1619 – Kos­ten des Patent­an­walts II[]
  3. BGH, GRUR 2011, 754 Rn.2023 – Kos­ten des Patent­an­walts II[][]
  4. vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 26 – Kos­ten des Patent­an­walts II[]