Kuchenbesteck-Set

Ein Inverkehrbringen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG, § 24 Abs. 1 MarkenG kann auch dann vorliegen, wenn nicht der Markeninhaber selbst, sondern eine wirtschaftlich mit ihm verbundene Person einem Dritten die Verfügungsgewalt an dem mit der Marke versehenen Produkt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums willentlich überträgt.

Kuchenbesteck-Set

Ein zur Erschöpfung des Markenrechts führendes Inverkehrbringen liegt nicht vor, wenn der Markeninhaber seine Zustimmung zum Vertrieb der Ware nur unter der Bedingung erteilt hat, dass zuvor die mit der Marke gekennzeichnete Verpackung entfernt wird.

Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Für die Gemeinschaftsmarke trifft Art. 13 Abs. 1 GMV eine entsprechende Regelung.

Von einem Inverkehrbringen im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG ist auszugehen, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die Markenware willentlich auf den Erwerber übertragen hat1.

§ 24 Abs. 1 MarkenG setzt Art. 7 Abs. 1 MarkenRL um und ist deshalb richtlinienkonform auszulegen2. Durch Art. 7 MarkenRL erfolgt eine vollständige Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke, der Begriff des „Inverkehrbringens“ ist daher autonom anhand des Wortlauts, des Aufbaus und der Ziele der Richtlinie auszulegen3. Durch Art. 7 MarkenRL hat der Unionsgesetzgeber es dem Markeninhaber ermöglicht, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware im Europäischen Wirtschaftsraum zu kontrollieren; dagegen kann er dem Wiederverkauf eines Exemplars einer mit seiner Marke versehenen Ware grundsätzlich nicht widersprechen. Dadurch soll zum einen sichergestellt werden, dass die Marke ihrer Aufgabe entsprechend die Gewähr bieten kann, dass alle Waren, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Weiter wird dem Markeninhaber durch das Recht zum ersten Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum die Möglichkeit gegeben, den wirtschaftlichen Wert der Marke zu realisieren4.

Ein Inverkehrbringen setzt nach den dargelegten Grundsätzen zunächst voraus, dass der Markeninhaber die Möglichkeit verliert, den weiteren Vertrieb der Markenware innerhalb dieses Wirtschaftsgebiets zu kontrollieren. Allerdings ist insoweit nicht allein auf die Person des Markeninhabers abzustellen. So liegt in Warenbewegungen zwischen verschiedenen Betrieben innerhalb eines Unternehmens oder eines Konzernverbundes noch kein Inverkehrbringen5, während auf der anderen Seite ein Inverkehrbringen im Sinne des Erschöpfungsgrundsatzes auch dann gegeben ist, wenn zwar nicht der Markeninhaber selbst, aber eine wirtschaftlich mit ihm verbundene Person die Verfügungsgewalt willentlich überträgt6. Das nach dem Erschöpfungsgrundsatz der Markenrichtlinie maßgebende Zurechnungskriterium für ein Inverkehrbringen ist damit die wirtschaftliche Verbundenheit zwischen dem Markeninhaber und derjenigen Person, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftraums die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren dergestalt an Dritte überträgt, dass der Markeninhaber den weiteren Vertrieb der Ware nicht mehr kontrollieren kann. Mit dem Markeninhaber in diesem Sinne wirtschaftlich verbunden sind etwa ein Lizenznehmer, die Mutter- oder die Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber ein Alleinvertriebshändler7.

An einer solchen wirtschaftlichen Verbundenheit zwischen der Klägerin und ihrem Lieferanten fehlt es im Streitfall. Weder den Feststellungen des Berufungsgerichts noch dem Parteivorbringen lässt sich entnehmen, dass die A. Stahlwaren GmbH dem Konzernverbund der Klägerin angehört. Es fehlen auch Anhaltspunkte, die die Annahme einer Vertriebslizenz, eines Alleinvertriebsrechts oder einer sonstigen wirtschaftlichen Verbundenheit nahelegen könnten. Nach Sinn und Zweck des Erschöpfungsgrundsatzes kämen insofern allein solche Verträge in Betracht, die den Vertrieb von mit der Marke der Klägerin gekennzeichneten Waren gestatteten. Denn nur in diesem Fall wäre die Garantiefunktion der Marke überhaupt betroffen. Daran fehlt es nach dem vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Sachverhalt; denn danach war die A. Stahlwaren GmbH nur befugt, Waren zu vertreiben, die nicht mit den Klagemarken gekennzeichnet waren.

Aus diesem Grund liegt auch der zweite für ein Inverkehrbringen erforderliche Gesichtspunkt nicht vor. Mit dem hier allein gestatteten Vertrieb von nicht mit den Klagemarken gekennzeichneten Waren wird der Markeninhaberin gerade nicht die Möglichkeit eröffnet, den wirtschaftlichen Wert der Marke zu realisieren.

Eine Erschöpfung kann auch nicht nach der zweiten Alternative des § 24 Abs. 1 MarkenG angenommen werden, wonach es ausreicht, dass die mit der Marke versehene Ware mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden ist.

Auch der Begriff der Zustimmung ist einheitlich im Sinne der Unionsrechtsordnung auszulegen8. Die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht aus Art. 5 MarkenRL gleichkommt, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren erstmalig im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr zu bringen, stellt das entscheidende Element für das Erlöschen dieses Rechts durch die Grundsätze der Erschöpfung dar. Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt9.

Nach dem Vorbringen der Klägerin, den das Berufungsgericht seiner Prüfung der Erschöpfung der Klagekennzeichen zugrunde gelegt hat, war der A. Stahlwaren GmbH der Vertrieb der Waren unter Kennzeichnung mit den Klagemarken nicht nur nicht erlaubt, sondern ausdrücklich verboten worden. Fehlt danach bereits die Zustimmung zum Vertrieb der gekennzeichneten Waren, kommt es nicht darauf an, was zu gelten hat, wenn mit der Zustimmung zum Inverkehrbringen Einschränkungen hinsichtlich des Weitervertriebs verbunden sind und diese Einschränkungen nicht eingehalten worden sind10.

Nichts anderes folgt aus dem vom Berufungsgericht hervorgehobenen Umstand, dass die Klägerin die A. Stahlwaren GmbH ursprünglich mit der Kennzeichnung der Kuchenbesteck-Sets beauftragt hatte und die von der Beklagten vertriebenen Sets im Rahmen dieses Auftrags mit den Klagemarken gekennzeichnet worden waren. Es lag in der alleinigen Entscheidungsmacht der Markeninhaberin, vor dem erstmaligen Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren im europäischen Wirtschaftsraum die Entscheidung zu treffen, die Kennzeichnung der Waren mit den Klagemarken zu genehmigen oder aber wie hier geschehen – das Inverkehrbringen unter Verwendung der Marken zu untersagen. Dies gilt erst recht, wenn eine ablehnende Entscheidung ausdrücklich deshalb getroffen wurde, weil die betroffenen Waren nicht den Qualitätsanforderungen der Markeninhaberin entsprachen. Denn damit ist nicht eine lediglich inter partes wirkende schuldrechtliche Verpflichtung betroffen. Es geht vielmehr um die für die Auslegung der Erschöpfungsvoraussetzungen maßgebende Funktion der Marke, Gewähr dafür zu bieten, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann11. Untersagt der Markeninhaber den Vertrieb von Markenware wegen Qualitätsmängeln, geht es mithin um gegenüber jedermann wirkende Ansprüche aus dem Markenrecht. Dem entspricht es, dass der Unionsgesetzgeber dem Markeninhaber gegen einen Lizenznehmer das Recht vorbehalten hat, aus der Marke vorzugehen, wenn der Lizenznehmer hinsichtlich der Qualität der von ihm hergestellten Waren gegen die Bestimmungen des Lizenzvertrages verstößt (Art. 8 Abs. 2 Buchst. e MarkenRL / § 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)12. Weiter ist der Gesichtspunkt der Gewährleistung der Qualität der Ware ein Grund, der es dem Markeninhaber gestattet, sogar nach dem Inverkehrbringen der gekennzeichneten Ware im Europäischen Wirtschaftsraum die weitere Benutzung zu untersagen (Art. 7 Abs. 2 MarkenRL / § 24 Abs. 2 MarkenG).

Eine Erschöpfung lässt sich schließlich auch nicht mit den Erwägungen begründen, die der Bundesgerichtshof seiner Entscheidung „Schamotte-Einsätze“13 zugrunde gelegt hat.

Zunächst war der dort entschiedene Einzelfall durch die im Streitfall nicht vorliegende Besonderheit geprägt, dass ein Lieferant innerhalb Deutschlands versehentlich Rohre, die zwar außen mit seinem eigenen Zeichen versehen waren, die aber zusätzlich und an unauffälliger, im Rahmen von Liefer- und Lagervorgängen nicht ersichtlicher Stelle in der Rohrinnenseite mit dem Zeichen des Auftraggebers gekennzeichnet waren, nicht an den Auftraggeber, sondern an einen anderen Kunden auslieferte. Weiter hat sich der Bundesgerichtshof maßgeblich auf § 24 WZG gestützt, der den Unterlassungsanspruch des Inhabers eines Warenzeichens abweichend von der heute geltenden Rechtslage daran knüpfte, dass bereits die Kennzeichnung selbst widerrechtlich war, woran es nach den maßgebenden Feststellungen im damaligen Fall fehlte14.

Im Übrigen betraf die Entscheidung „Schamotte-Einsätze“ den Erschöpfungsgrundsatz vor Inkrafttreten der Markenrechtsrichtlinie und des Markengesetzes. Jedenfalls nach Inkrafttreten des aktuellen, autonom unionsrechtlich auszulegenden Rechts gelten dagegen die oben dargelegten Grundsätze15. Soweit sich aus der Entscheidung „Schamotte-Einsätze“ für den Streitfall abweichende Gesichtspunkte ergeben sollten, hält der Bundesgerichtshof daran nicht fest.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 3. Februar 2011 – I ZR 26/10

  1. BGH, Urteil vom 27.04.2006 – I ZR 162/03, GRUR 2006, 863 Rn. 15 = WRP 2006, 1233 – ex works, mwN[↩]
  2. BGH, Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 – Aspirin I[↩]
  3. EuGH, Urteil vom 30.11.2004 – C16/03, Slg. 2004, I11313 = GRUR 2005, 507 Rn. 30 ff. – Peak Holding[↩]
  4. EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 36 ff. – Peak Holding; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 15 – ex works, mwN[↩]
  5. EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 44 – Peak Holding; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 15 – ex works, mwN[↩]
  6. EuGH, Urteil vom 23.04.2009 – C59/08, Slg. 2009, I3421 = GRUR 2009, 593 Rn. 43 – Copad; Urteil vom 15.10.2009 – C324/08, Slg. 2009, I10019 = GRUR 2009, 1159 Rn. 24 Makro[↩]
  7. EuGH, Urteil vom 22.06.1994 – C9/93, Slg. 1994, I2789 = GRUR Int. 1994, 615 Rn. 34 – IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger; EuGH, GRUR 2009, 593 Rn. 43 – Copad; GRUR 2009, 1159 Rn. 24 – Makro[↩]
  8. EuGH, Urteil vom 20.11.2001 – C414/99, Slg. 2001, I8691 = GRUR Int. 2002, 147 Rn. 37, 43 – Zino Davidoff[↩]
  9. EuGH, GRUR Int. 2002, 147 Rn. 41, 45 – Zino Davidoff; GRUR 2009, 593 Rn. 42 – Copad; GRUR 2009, 1159 Rn. 22 – Makro[↩]
  10. dazu EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 54 – Peak Holding; GRUR 2009, 593 Rn. 46 ff. Copad; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 16 – ex works; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 24 Rn. 35 f.[↩]
  11. EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 38 – Peak Holding[↩]
  12. vgl. dazu EuGH, GRUR 2009, 593 Rn. 51 – Copad; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 24 MarkenG Rn. 19[↩]
  13. BGH GRUR 1984, 545[↩]
  14. BGH, GRUR 1984, 545, 547 – Schamotte-Einsätze[↩]
  15. vgl. auch Sack, WRP 1999, 1088, 1094[↩]

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