Kuchen­be­steck-Set

Ein Inver­kehr­brin­gen im Sin­ne von Art. 7 Abs. 1 der Richt­li­nie 89/​104/​EWG, § 24 Abs. 1 Mar­kenG kann auch dann vor­lie­gen, wenn nicht der Mar­ken­in­ha­ber selbst, son­dern eine wirt­schaft­lich mit ihm ver­bun­de­ne Per­son einem Drit­ten die Ver­fü­gungs­ge­walt an dem mit der Mar­ke ver­se­he­nen Pro­dukt inner­halb des Euro­päi­schen Wirt­schafts­raums wil­lent­lich über­trägt.

Kuchen­be­steck-Set

Ein zur Erschöp­fung des Mar­ken­rechts füh­ren­des Inver­kehr­brin­gen liegt nicht vor, wenn der Mar­ken­in­ha­ber sei­ne Zustim­mung zum Ver­trieb der Ware nur unter der Bedin­gung erteilt hat, dass zuvor die mit der Mar­ke gekenn­zeich­ne­te Ver­pa­ckung ent­fernt wird.

Nach § 24 Abs. 1 Mar­kenG hat der Inha­ber einer Mar­ke nicht das Recht, einem Drit­ten zu unter­sa­gen, die Mar­ke für Waren zu benut­zen, die unter die­ser Mar­ke von ihm oder mit sei­ner Zustim­mung im Inland, in einem der übri­gen Mit­glieds­staa­ten der Euro­päi­schen Uni­on oder in einem ande­ren Ver­trags­staat des Abkom­mens über den Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum in Ver­kehr gebracht wor­den sind. Für die Gemein­schafts­mar­ke trifft Art. 13 Abs. 1 GMV eine ent­spre­chen­de Rege­lung.

Von einem Inver­kehr­brin­gen im Sin­ne des § 24 Abs. 1 Mar­kenG ist aus­zu­ge­hen, wenn der Mar­ken­in­ha­ber die Ver­fü­gungs­ge­walt über die Mar­ken­wa­re wil­lent­lich auf den Erwer­ber über­tra­gen hat 1.

§ 24 Abs. 1 Mar­kenG setzt Art. 7 Abs. 1 Mar­ken­RL um und ist des­halb richt­li­ni­en­kon­form aus­zu­le­gen 2. Durch Art. 7 Mar­ken­RL erfolgt eine voll­stän­di­ge Har­mo­ni­sie­rung der Vor­schrif­ten über die Rech­te aus der Mar­ke, der Begriff des „Inver­kehr­brin­gens“ ist daher auto­nom anhand des Wort­lauts, des Auf­baus und der Zie­le der Richt­li­nie aus­zu­le­gen 3. Durch Art. 7 Mar­ken­RL hat der Uni­ons­ge­setz­ge­ber es dem Mar­ken­in­ha­ber ermög­licht, das ers­te Inver­kehr­brin­gen der mit der Mar­ke ver­se­he­nen Ware im Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum zu kon­trol­lie­ren; dage­gen kann er dem Wie­der­ver­kauf eines Exem­plars einer mit sei­ner Mar­ke ver­se­he­nen Ware grund­sätz­lich nicht wider­spre­chen. Dadurch soll zum einen sicher­ge­stellt wer­den, dass die Mar­ke ihrer Auf­ga­be ent­spre­chend die Gewähr bie­ten kann, dass alle Waren, die sie kenn­zeich­net, unter der Kon­trol­le eines ein­zi­gen Unter­neh­mens her­ge­stellt wor­den sind, das für ihre Qua­li­tät ver­ant­wort­lich gemacht wer­den kann. Wei­ter wird dem Mar­ken­in­ha­ber durch das Recht zum ers­ten Inver­kehr­brin­gen im Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum die Mög­lich­keit gege­ben, den wirt­schaft­li­chen Wert der Mar­ke zu rea­li­sie­ren 4.

Ein Inver­kehr­brin­gen setzt nach den dar­ge­leg­ten Grund­sät­zen zunächst vor­aus, dass der Mar­ken­in­ha­ber die Mög­lich­keit ver­liert, den wei­te­ren Ver­trieb der Mar­ken­wa­re inner­halb die­ses Wirt­schafts­ge­biets zu kon­trol­lie­ren. Aller­dings ist inso­weit nicht allein auf die Per­son des Mar­ken­in­ha­bers abzu­stel­len. So liegt in Waren­be­we­gun­gen zwi­schen ver­schie­de­nen Betrie­ben inner­halb eines Unter­neh­mens oder eines Kon­zern­ver­bun­des noch kein Inver­kehr­brin­gen 5, wäh­rend auf der ande­ren Sei­te ein Inver­kehr­brin­gen im Sin­ne des Erschöp­fungs­grund­sat­zes auch dann gege­ben ist, wenn zwar nicht der Mar­ken­in­ha­ber selbst, aber eine wirt­schaft­lich mit ihm ver­bun­de­ne Per­son die Ver­fü­gungs­ge­walt wil­lent­lich über­trägt 6. Das nach dem Erschöp­fungs­grund­satz der Mar­ken­richt­li­nie maß­ge­ben­de Zurech­nungs­kri­te­ri­um für ein Inver­kehr­brin­gen ist damit die wirt­schaft­li­che Ver­bun­den­heit zwi­schen dem Mar­ken­in­ha­ber und der­je­ni­gen Per­son, die inner­halb des Euro­päi­schen Wirt­schaft­raums die tat­säch­li­che Ver­fü­gungs­ge­walt über die mit der Mar­ke ver­se­he­nen Waren der­ge­stalt an Drit­te über­trägt, dass der Mar­ken­in­ha­ber den wei­te­ren Ver­trieb der Ware nicht mehr kon­trol­lie­ren kann. Mit dem Mar­ken­in­ha­ber in die­sem Sin­ne wirt­schaft­lich ver­bun­den sind etwa ein Lizenz­neh­mer, die Mut­ter- oder die Toch­ter­ge­sell­schaft des­sel­ben Kon­zerns oder aber ein Allein­ver­triebs­händ­ler 7.

An einer sol­chen wirt­schaft­li­chen Ver­bun­den­heit zwi­schen der Klä­ge­rin und ihrem Lie­fe­ran­ten fehlt es im Streit­fall. Weder den Fest­stel­lun­gen des Beru­fungs­ge­richts noch dem Par­tei­vor­brin­gen lässt sich ent­neh­men, dass die A. Stahl­wa­ren GmbH dem Kon­zern­ver­bund der Klä­ge­rin ange­hört. Es feh­len auch Anhalts­punk­te, die die Annah­me einer Ver­triebs­li­zenz, eines Allein­ver­triebs­rechts oder einer sons­ti­gen wirt­schaft­li­chen Ver­bun­den­heit nahe­le­gen könn­ten. Nach Sinn und Zweck des Erschöp­fungs­grund­sat­zes kämen inso­fern allein sol­che Ver­trä­ge in Betracht, die den Ver­trieb von mit der Mar­ke der Klä­ge­rin gekenn­zeich­ne­ten Waren gestat­te­ten. Denn nur in die­sem Fall wäre die Garan­tie­funk­ti­on der Mar­ke über­haupt betrof­fen. Dar­an fehlt es nach dem vom Beru­fungs­ge­richt zugrun­de geleg­ten Sach­ver­halt; denn danach war die A. Stahl­wa­ren GmbH nur befugt, Waren zu ver­trei­ben, die nicht mit den Kla­ge­mar­ken gekenn­zeich­net waren.

Aus die­sem Grund liegt auch der zwei­te für ein Inver­kehr­brin­gen erfor­der­li­che Gesichts­punkt nicht vor. Mit dem hier allein gestat­te­ten Ver­trieb von nicht mit den Kla­ge­mar­ken gekenn­zeich­ne­ten Waren wird der Mar­ken­in­ha­be­rin gera­de nicht die Mög­lich­keit eröff­net, den wirt­schaft­li­chen Wert der Mar­ke zu rea­li­sie­ren.

Eine Erschöp­fung kann auch nicht nach der zwei­ten Alter­na­ti­ve des § 24 Abs. 1 Mar­kenG ange­nom­men wer­den, wonach es aus­reicht, dass die mit der Mar­ke ver­se­he­ne Ware mit Zustim­mung des Mar­ken­in­ha­bers in Ver­kehr gebracht wor­den ist.

Auch der Begriff der Zustim­mung ist ein­heit­lich im Sin­ne der Uni­ons­rechts­ord­nung aus­zu­le­gen 8. Die Zustim­mung, die einem Ver­zicht des Inha­bers auf sein aus­schließ­li­ches Recht aus Art. 5 Mar­ken­RL gleich­kommt, Drit­ten zu ver­bie­ten, mit sei­ner Mar­ke ver­se­he­ne Waren erst­ma­lig im Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum in Ver­kehr zu brin­gen, stellt das ent­schei­den­de Ele­ment für das Erlö­schen die­ses Rechts durch die Grund­sät­ze der Erschöp­fung dar. Ange­sichts der Bedeu­tung ihrer Wir­kung muss die Zustim­mung auf eine Wei­se geäu­ßert wer­den, die einen Wil­len zum Ver­zicht auf die­ses Recht mit Bestimmt­heit erken­nen lässt 9.

Nach dem Vor­brin­gen der Klä­ge­rin, den das Beru­fungs­ge­richt sei­ner Prü­fung der Erschöp­fung der Kla­ge­kenn­zei­chen zugrun­de gelegt hat, war der A. Stahl­wa­ren GmbH der Ver­trieb der Waren unter Kenn­zeich­nung mit den Kla­ge­mar­ken nicht nur nicht erlaubt, son­dern aus­drück­lich ver­bo­ten wor­den. Fehlt danach bereits die Zustim­mung zum Ver­trieb der gekenn­zeich­ne­ten Waren, kommt es nicht dar­auf an, was zu gel­ten hat, wenn mit der Zustim­mung zum Inver­kehr­brin­gen Ein­schrän­kun­gen hin­sicht­lich des Wei­ter­ver­triebs ver­bun­den sind und die­se Ein­schrän­kun­gen nicht ein­ge­hal­ten wor­den sind 10.

Nichts ande­res folgt aus dem vom Beru­fungs­ge­richt her­vor­ge­ho­be­nen Umstand, dass die Klä­ge­rin die A. Stahl­wa­ren GmbH ursprüng­lich mit der Kenn­zeich­nung der Kuchen­be­steck-Sets beauf­tragt hat­te und die von der Beklag­ten ver­trie­be­nen Sets im Rah­men die­ses Auf­trags mit den Kla­ge­mar­ken gekenn­zeich­net wor­den waren. Es lag in der allei­ni­gen Ent­schei­dungs­macht der Mar­ken­in­ha­be­rin, vor dem erst­ma­li­gen Inver­kehr­brin­gen der gekenn­zeich­ne­ten Waren im euro­päi­schen Wirt­schafts­raum die Ent­schei­dung zu tref­fen, die Kenn­zeich­nung der Waren mit den Kla­ge­mar­ken zu geneh­mi­gen oder aber wie hier gesche­hen – das Inver­kehr­brin­gen unter Ver­wen­dung der Mar­ken zu unter­sa­gen. Dies gilt erst recht, wenn eine ableh­nen­de Ent­schei­dung aus­drück­lich des­halb getrof­fen wur­de, weil die betrof­fe­nen Waren nicht den Qua­li­täts­an­for­de­run­gen der Mar­ken­in­ha­be­rin ent­spra­chen. Denn damit ist nicht eine ledig­lich inter par­tes wir­ken­de schuld­recht­li­che Ver­pflich­tung betrof­fen. Es geht viel­mehr um die für die Aus­le­gung der Erschöp­fungs­vor­aus­set­zun­gen maß­ge­ben­de Funk­ti­on der Mar­ke, Gewähr dafür zu bie­ten, dass die mit ihr gekenn­zeich­ne­ten Waren unter der Kon­trol­le eines ein­zi­gen Unter­neh­mens her­ge­stellt wor­den sind, das für ihre Qua­li­tät ver­ant­wort­lich gemacht wer­den kann 11. Unter­sagt der Mar­ken­in­ha­ber den Ver­trieb von Mar­ken­wa­re wegen Qua­li­täts­män­geln, geht es mit­hin um gegen­über jeder­mann wir­ken­de Ansprü­che aus dem Mar­ken­recht. Dem ent­spricht es, dass der Uni­ons­ge­setz­ge­ber dem Mar­ken­in­ha­ber gegen einen Lizenz­neh­mer das Recht vor­be­hal­ten hat, aus der Mar­ke vor­zu­ge­hen, wenn der Lizenz­neh­mer hin­sicht­lich der Qua­li­tät der von ihm her­ge­stell­ten Waren gegen die Bestim­mun­gen des Lizenz­ver­tra­ges ver­stößt (Art. 8 Abs. 2 Buchst. e Mar­ken­RL /​§ 30 Abs. 2 Nr. 5 Mar­kenG) 12. Wei­ter ist der Gesichts­punkt der Gewähr­leis­tung der Qua­li­tät der Ware ein Grund, der es dem Mar­ken­in­ha­ber gestat­tet, sogar nach dem Inver­kehr­brin­gen der gekenn­zeich­ne­ten Ware im Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum die wei­te­re Benut­zung zu unter­sa­gen (Art. 7 Abs. 2 Mar­ken­RL /​§ 24 Abs. 2 Mar­kenG).

Eine Erschöp­fung lässt sich schließ­lich auch nicht mit den Erwä­gun­gen begrün­den, die der Bun­des­ge­richts­hof sei­ner Ent­schei­dung „Scha­motte-Ein­sät­ze“ 13 zugrun­de gelegt hat.

Zunächst war der dort ent­schie­de­ne Ein­zel­fall durch die im Streit­fall nicht vor­lie­gen­de Beson­der­heit geprägt, dass ein Lie­fe­rant inner­halb Deutsch­lands ver­se­hent­lich Roh­re, die zwar außen mit sei­nem eige­nen Zei­chen ver­se­hen waren, die aber zusätz­lich und an unauf­fäl­li­ger, im Rah­men von Lie­fer- und Lager­vor­gän­gen nicht ersicht­li­cher Stel­le in der Rohrin­nen­sei­te mit dem Zei­chen des Auf­trag­ge­bers gekenn­zeich­net waren, nicht an den Auf­trag­ge­ber, son­dern an einen ande­ren Kun­den aus­lie­fer­te. Wei­ter hat sich der Bun­des­ge­richts­hof maß­geb­lich auf § 24 WZG gestützt, der den Unter­las­sungs­an­spruch des Inha­bers eines Waren­zei­chens abwei­chend von der heu­te gel­ten­den Rechts­la­ge dar­an knüpf­te, dass bereits die Kenn­zeich­nung selbst wider­recht­lich war, wor­an es nach den maß­ge­ben­den Fest­stel­lun­gen im dama­li­gen Fall fehl­te 14.

Im Übri­gen betraf die Ent­schei­dung „Scha­motte-Ein­sät­ze“ den Erschöp­fungs­grund­satz vor Inkraft­tre­ten der Mar­ken­rechts­richt­li­nie und des Mar­ken­ge­set­zes. Jeden­falls nach Inkraft­tre­ten des aktu­el­len, auto­nom uni­ons­recht­lich aus­zu­le­gen­den Rechts gel­ten dage­gen die oben dar­ge­leg­ten Grund­sät­ze 15. Soweit sich aus der Ent­schei­dung „Scha­motte-Ein­sät­ze“ für den Streit­fall abwei­chen­de Gesichts­punk­te erge­ben soll­ten, hält der Bun­des­ge­richts­hof dar­an nicht fest.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 3. Febru­ar 2011 – I ZR 26/​10

  1. BGH, Urteil vom 27.04.2006 – I ZR 162/​03, GRUR 2006, 863 Rn. 15 = WRP 2006, 1233 – ex works, mwN[]
  2. BGH, Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 35/​00, GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 – Aspi­rin I[]
  3. EuGH, Urteil vom 30.11.2004 – C16/​03, Slg. 2004, I11313 = GRUR 2005, 507 Rn. 30 ff. – Peak Hol­ding[]
  4. EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 36 ff. – Peak Hol­ding; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 15 – ex works, mwN[]
  5. EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 44 – Peak Hol­ding; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 15 – ex works, mwN[]
  6. EuGH, Urteil vom 23.04.2009 – C59/​08, Slg. 2009, I3421 = GRUR 2009, 593 Rn. 43 – Copad; Urteil vom 15.10.2009 – C324/​08, Slg. 2009, I10019 = GRUR 2009, 1159 Rn. 24 Makro[]
  7. EuGH, Urteil vom 22.06.1994 – C9/​93, Slg. 1994, I2789 = GRUR Int. 1994, 615 Rn. 34 – IHT Inter­na­tio­na­le Heiz­tech­nik und Danz­in­ger; EuGH, GRUR 2009, 593 Rn. 43 – Copad; GRUR 2009, 1159 Rn. 24 – Makro[]
  8. EuGH, Urteil vom 20.11.2001 – C414/​99, Slg. 2001, I8691 = GRUR Int. 2002, 147 Rn. 37, 43 – Zino Davi­doff[]
  9. EuGH, GRUR Int. 2002, 147 Rn. 41, 45 – Zino Davi­doff; GRUR 2009, 593 Rn. 42 – Copad; GRUR 2009, 1159 Rn. 22 – Makro[]
  10. dazu EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 54 – Peak Hol­ding; GRUR 2009, 593 Rn. 46 ff. Copad; BGH, GRUR 2006, 863 Rn. 16 – ex works; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 24 Rn. 35 f.[]
  11. EuGH, GRUR 2005, 507 Rn. 38 – Peak Hol­ding[]
  12. vgl. dazu EuGH, GRUR 2009, 593 Rn. 51 – Copad; Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz, Urhe­ber­recht, Medi­en­recht, 2. Aufl., § 24 Mar­kenG Rn. 19[]
  13. BGH GRUR 1984, 545[]
  14. BGH, GRUR 1984, 545, 547 – Scha­motte-Ein­sät­ze[]
  15. vgl. auch Sack, WRP 1999, 1088, 1094[]