Lan­gen­scheidt-Gelb – abs­trak­te Farb­mar­ken und die Ver­kehrs­durch­set­zung

Für eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung einer Far­be spricht deren lang­jäh­ri­ge und durch­gän­gi­ge Ver­wen­dung durch den Markt­füh­rer im gesam­ten Pro­dukt­seg­ment (hier: zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher in Print­form). In die­sem Fall steht der Annah­me einer mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung der Umstand nicht ent­ge­gen, dass die Far­be zusam­men mit wei­te­ren Kenn­zei­chen ver­wen­det wird.

Lan­gen­scheidt-Gelb – abs­trak­te Farb­mar­ken und die Ver­kehrs­durch­set­zung

Ob der Ver­brau­cher in einer kon­tur­lo­sen Farb­mar­ke einen betrieb­li­chen Her­kunfts­hin­weis sieht, kann durch demo­sko­pi­sche Unter­su­chun­gen nur fest­ge­stellt wer­den, wenn Gegen­stand der Befra­gung ein Mus­ter der Far­be und nicht die kon­kre­te Form der Ver­wen­dung zusam­men mit wei­te­ren Zei­chen ist.

Für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung einer abs­trak­ten Farb­mar­ke im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG ist kein deut­lich über 50% lie­gen­der Durch­set­zungs­grad erfor­der­lich.

Liegt zwi­schen Anmel­de­tag und Zeit­punkt der Fer­ti­gung eines demo­sko­pi­schen Gut­ach­tens ein gro­ßer Zeit­raum (hier: 13 Jah­re), schließt dies grund­sätz­lich die Annah­me aus, dass das Ergeb­nis des Gut­ach­tens auf den Anmel­de­tag bezo­gen wer­den kann. Etwas ande­res kann nur in beson­de­ren, an stren­ge Vor­aus­set­zun­gen geknüpf­ten Fall­ge­stal­tun­gen gel­ten. Von einem sol­chen Aus­nah­me­fall ist aus­zu­ge­hen, wenn in spe­zi­el­len Waren­be­rei­chen die in Fra­ge ste­hen­den Pro­duk­te sich nicht rasch ändern, die Markt­ent­wick­lung über lan­ge Zeit­räu­me zuver­läs­sig beur­teilt wer­den kann und die für die Ver­kehrs­durch­set­zung spre­chen­den Umstän­de ein­deu­tig sind.

Feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG[↑]

Die Farb­mar­ke ver­fügt von Haus aus nicht über die für eine Ein­tra­gung erfor­der­li­che Unter­schei­dungs­kraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG).

Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ist die Ein­tra­gung einer Mar­ke zu löschen, wenn ihr im Hin­blick auf die Waren oder Dienst­leis­tun­gen, für die sie ein­ge­tra­gen ist, jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt. Unter­schei­dungs­kraft im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ist die einer Mar­ke inne­woh­nen­de (kon­kre­te) Eig­nung; vom Ver­kehr als Unter­schei­dungs­mit­tel auf­ge­fasst zu wer­den, das die in Rede ste­hen­den Waren oder Dienst­leis­tun­gen als von einem bestimm­ten Unter­neh­men stam­mend kenn­zeich­net und die Waren oder Dienst­leis­tun­gen damit von den­je­ni­gen ande­rer Unter­neh­men unter­schei­det 1. Die Haupt­funk­ti­on der Mar­ke besteht dar­in, die Ursprungs­iden­ti­tät der gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu gewähr­leis­ten. Da allein das Feh­len jeg­li­cher Unter­schei­dungs­kraft ein Ein­tra­gungs­hin­der­nis begrün­det, ist ein groß­zü­gi­ger Maß­stab anzu­le­gen, so dass jede auch noch so gerin­ge Unter­schei­dungs­kraft genügt, um das Schutz­hin­der­nis zu über­win­den 2.

Die­se Grund­sät­ze fin­den auch bei abs­trak­ten Farb­mar­ken Anwen­dung, bei denen kein stren­ge­rer Maß­stab anzu­le­gen ist als bei ande­ren Mar­ken­for­men 3. Aller­dings ist bei bestimm­ten Mar­ken­ka­te­go­ri­en zu beach­ten, dass sie vom Ver­kehr nicht not­wen­dig in glei­cher Wei­se wahr­ge­nom­men wer­den wie eine her­kömm­li­che Wort- oder Bild­mar­ke, die ein geson­der­tes Zei­chen dar­stellt; und vom Erschei­nungs­bild der gekenn­zeich­ne­ten Ware unab­hän­gig ist. Häu­fig schlie­ßen Ver­brau­cher aus der Form der Ware oder ihrer Ver­pa­ckung oder aus der Far­be eines Pro­dukts nicht auf die Her­kunft der Ware aus einem bestimm­ten Unter­neh­men 4. Zudem ist bei abs­trak­ten Farb­mar­ken auch im Rah­men der Prü­fung des Schutz­hin­der­nis­ses man­geln­der Unter­schei­dungs­kraft das All­ge­mein­in­ter­es­se an der frei­en Ver­füg­bar­keit der Far­ben für die ande­ren Wirt­schafts­teil­neh­mer zu berück­sich­ti­gen 5.

Dem­entspre­chend ist bei abs­trak­ten Farb­mar­ken auch unter Zugrun­de­le­gung des beschrie­be­nen groß­zü­gi­gen Prü­fungs­maß­stabs davon aus­zu­ge­hen, dass sol­chen Mar­ken im All­ge­mei­nen die erfor­der­li­che Unter­schei­dungs­kraft im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG fehlt 6. Anhalts­punk­te dafür, dass im hier zu ent­schei­den­den Fall aus­nahms­wei­se eine ande­re Beur­tei­lung und die Annah­me von ori­gi­nä­rer Unter­schei­dungs­kraft gerecht­fer­tigt wären, sind nicht ersicht­lich.

Ver­kehrs­durch­set­zung, § 8 Abs. 3 Mar­kenG[↑]

Das Ein­tra­gungs­hin­der­nis der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft ist beim "Lan­gen­scheidt-Gelb" aber im Wege der Ver­kehrs­durch­set­zung im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG über­wun­den.

Die Mar­ken­in­ha­be­rin hat die gel­be Far­be mar­ken­mä­ßig benutzt. Eine Ver­kehrs­durch­set­zung als Her­kunfts­hin­weis setzt grund­sätz­lich eine Ver­wen­dung der Kenn­zeich­nung als Mar­ke, also eine mar­ken­mä­ßi­ge und damit nicht ledig­lich eine beschrei­ben­de Ver­wen­dung vor­aus. Die Tat­sa­che, dass die Ware oder Dienst­leis­tung als von einem bestimm­ten Unter­neh­men her­rüh­rend erkannt wird, muss auf der Benut­zung des Zei­chens als Mar­ke beru­hen. Die Benut­zung muss dazu die­nen, dass die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se die Ware oder Dienst­leis­tung als von einem bestimm­ten Unter­neh­men stam­mend iden­ti­fi­zie­ren 7.

Bei der Ver­wen­dung einer Far­be in der Wer­bung oder auf der Ware oder deren Ver­pa­ckung kann davon nur aus­nahms­wei­se aus­ge­gan­gen wer­den. Die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se sind es in vie­len Pro­dukt­be­rei­chen und Dienst­leis­tungs­sek­to­ren nicht gewohnt, der Ver­wen­dung einer Far­be in der Wer­bung oder auf einer Waren­ver­pa­ckung ohne Hin­zu­tre­ten von gra­phi­schen Ele­men­ten oder Wort­ele­men­ten einen Her­kunfts­hin­weis zu ent­neh­men, weil eine Far­be als sol­che in der Regel nicht zur Kenn­zeich­nung der Her­kunft aus einem bestimm­ten Unter­neh­men, son­dern nur als Gestal­tungs­mit­tel ver­wen­det wird 8. Eine Aus­nah­me von die­sem Grund­satz kommt aber in Betracht, wenn der Ver­kehr auf­grund von Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten auf dem in Rede ste­hen­den Waren­ge­biet oder Dienst­leis­tungs­sek­tor an die Ver­wen­dung von Far­ben als Kenn­zeich­nungs­mit­tel gewöhnt ist 9, oder wenn die Far­be im Rah­men aller sons­ti­gen Ele­men­te in einer Wei­se her­vor­tritt, dass die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se sie als Pro­dukt­kenn­zei­chen ver­ste­hen 10.

Die Far­be Gelb ist von der Mar­ken­in­ha­be­rin auch als Mar­ke ver­wen­det wor­den.

Maß­geb­lich für die Prü­fung einer mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung eines Zei­chens sind stets die kon­kre­ten Umstän­de des Ein­zel­falls und ins­be­son­de­re die Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten auf dem betrof­fe­nen Waren- oder Dienst­leis­tungs­sek­tor, anhand derer die Funk­ti­on der benutz­ten Far­be zu bestim­men ist 11. Ist eine Gewöh­nung des Ver­kehrs an Far­ben als Kenn­zeich­nungs­mit­tel ein­ge­tre­ten, wirkt die kon­kret bean­spruch­te Far­be regel­mä­ßig her­kunfts­hin­wei­send 12.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat in der ange­foch­te­nen Ent­schei­dung auf sei­nen im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren ergan­ge­nen Beschluss vom 28.10.2009 13 Bezug genom­men. Wei­ter hat es aus­ge­führt, die Mar­ken­in­ha­be­rin habe bereits im Jahr 2009 in der Bran­che der zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­cher über einen her­aus­ra­gen­den Markt­an­teil von 60% ver­fügt, in den vor­an­ge­gan­ge­nen elf Jah­ren rund 21, 4 Mil­lio­nen zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher ver­kauft und in den acht Jah­ren vor der Ein­tra­gung jähr­lich für Wer­bung rund 1, 4 Mio. € auf­ge­wandt. Die Mar­ken­in­ha­be­rin sei in stets gleich­blei­ben­der Wei­se mit gel­ber Far­be und blau­em "L" am Markt auf­ge­tre­ten. Dies sei den Mit­glie­dern des Beschwer­de­se­nats des Bun­des­pa­tent­ge­richts als Teil der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se bekannt. Die Mar­ken­in­ha­be­rin habe seit dem Jahr 1956 zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher zunächst in hell­gel­ber Far­be und seit dem Jahr 1986 in dem Farb­ton der Mar­ke ver­trie­ben. Das Waren­seg­ment der Wör­ter­bü­cher – wie im Übri­gen die gesam­te Bran­che der Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se "Bücher" – zeich­ne sich durch beson­de­re Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten aus. Das ange­spro­che­ne Publi­kum sei bei Dru­cke­rei­er­zeug­nis­sen an die gleich­zei­ti­ge Ver­wen­dung meh­re­rer Zei­chen auf dem Ein­band wie Far­ben, Bild­zei­chen und Wort­zei­chen als Her­kunfts­hin­weis gewöhnt und kön­ne daher auch die Far­be als selb­stän­di­ge Mar­ke erken­nen.

Die­se Fest­stel­lun­gen recht­fer­ti­gen die Annah­me einer mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung des ange­grif­fe­nen Zei­chens.

Ob den Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts, dass in dem gesam­ten Waren­be­reich der Dru­cke­rei­er­zeug­nis­se "Bücher" der Ver­kehr die Umschlag­far­be als selb­stän­di­ge Mar­ke erken­nen kön­ne, in die­ser All­ge­mein­heit gefolgt wer­den kann, braucht nicht ent­schie­den zu wer­den. Dar­auf kommt es vor­lie­gend nicht an.

Jeden­falls auf dem Gebiet der zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­cher kann ange­sichts der fest­ge­stell­ten Dau­er der Ver­wen­dung der als Mar­ke ein­ge­tra­ge­nen Far­be, der Zahl der ver­kauf­ten Exem­pla­re zwei­spra­chi­ger Wör­ter­bü­cher und des Wer­be­auf­wands der Mar­ken­in­ha­be­rin davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass die­se als Markt­füh­re­rin mit einem Markt­an­teil von über 60% im engen Seg­ment der zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­cher in Print­form die Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten dahin­ge­hend geprägt hat, dass ein in gel­ber Far­be gestal­te­ter Ein­band als Mar­ke wahr­ge­nom­men wird.

Dabei kommt es nicht dar­auf an, dass der Ver­kehr – etwa durch ent­spre­chen­de Wer­be­maß­nah­men – gera­de auf die Her­kunfts­funk­ti­on einer neben ande­ren Kenn­zei­chen auf einer Ware ver­wen­de­ten Far­be beson­ders hin­ge­wie­sen wird, wenn sich aus den Umstän­den ein ent­spre­chen­der nor­ma­ler Pro­zess der Gewöh­nung fest­stel­len lässt 14. Aus Rechts­grün­den ist nicht zu bean­stan­den, dass das Bun­des­pa­tent­ge­richt ange­sichts der fest­ge­stell­ten Dau­er, Reich­wei­te und Regel­mä­ßig­keit der Benut­zung der in Rede ste­hen­den Far­be durch die Mar­ken­in­ha­be­rin ange­nom­men hat, der Ver­kehr ver­bin­de damit die Vor­stel­lung einer bestimm­ten betrieb­li­chen Her­kunft.

Der Annah­me, die als Mar­ke ein­ge­tra­ge­ne Far­be wer­de mar­ken­mä­ßig ver­wen­det, steht nicht ent­ge­gen, dass das ange­grif­fe­ne Zei­chen aus­schließ­lich in Kom­bi­na­ti­on mit wei­te­ren Kenn­zei­chen der Mar­ken­in­ha­be­rin ver­wen­det wird.

Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on und des Bun­des­ge­richts­hofs muss ein Zei­chen für eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung nicht not­wen­dig in Allein­stel­lung benutzt wer­den. Eine Mar­ke kann viel­mehr infol­ge ihrer Benut­zung als Teil einer kom­ple­xen Kenn­zeich­nung oder in Ver­bin­dung mit ande­ren Mar­ken Unter­schei­dungs­kraft erlan­gen 15. Eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung kann aller­dings aus­schei­den, wenn die Far­be durch her­kömm­li­che Her­kunfts­hin­wei­se in den Hin­ter­grund gedrängt wird 16.

Von die­sen Maß­stä­ben ist auch das Bun­des­pa­tent­ge­richt aus­ge­gan­gen. Es hat ange­nom­men, einer mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung der ange­grif­fe­nen Mar­ke ste­he nicht ent­ge­gen, dass die­se auf den Wör­ter­bü­chern der Mar­ken­in­ha­be­rin nur zusam­men mit dem in blau­er Far­be gehal­te­nen Buch­sta­ben "L" und der Wort­mar­ke "Lan­gen­scheidt" ver­wen­det wer­de. Der ange­spro­che­ne Ver­kehr sei bei Dru­cke­rei­er­zeug­nis­sen an die gleich­zei­ti­ge Ver­wen­dung meh­re­rer Zei­chen auf dem Ein­band wie Far­ben, Bild­zei­chen und Wort­zei­chen als betrieb­li­che Her­kunfts­hin­wei­se gewöhnt und kön­ne daher die Far­be als selb­stän­di­ge Mar­ke erken­nen. Da die iso­lier­te Ver­wen­dung eines Zei­chens auf einem Buch­ein­band nicht der Rea­li­tät ent­spre­che, kön­ne in die­ser Bran­che kei­ne iso­lier­te mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung der Far­be "Gelb" ver­langt wer­den. Die­se Beur­tei­lung hält der recht­li­chen Nach­prü­fung stand.

Hier­ge­gen wird ohne Erfolg ein­ge­wen­det, gera­de bei Wör­ter­bü­chern sei die Wahr­neh­mung der Far­be als betrieb­li­cher Her­kunfts­hin­weis beson­ders zwei­fel­haft, weil hier nicht nur die deko­ra­ti­ve Ver­wen­dung der Far­be zu berück­sich­ti­gen sei, son­dern häu­fig Far­ben auf den Ein­bän­den ange­bracht wür­den, um einen Bezug zu dem jewei­li­gen Land her­zu­stel­len, des­sen Spra­che in dem Wör­ter­buch wie­der­ge­ge­ben sei. So sei­en häu­fig etwa deutsch­schwe­di­sche Wör­ter­bü­cher gelb­blau und deutschs­pa­ni­sche Wör­ter­bü­cher gelb­rot gestal­tet.

Die Ver­wen­dung von Farb­kom­bi­na­tio­nen als Hin­weis auf Lan­des­spra­chen steht der Annah­me des Bun­des­pa­tent­ge­richts nicht ent­ge­gen, der Ver­kehr fas­se die iso­lier­te Ver­wen­dung der Far­be Gelb als Her­kunfts­hin­weis auf.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist im Ergeb­nis auch mit Recht davon aus­ge­gan­gen, dass das ange­grif­fe­ne Zei­chen sich infol­ge sei­ner Benut­zung in den maß­geb­li­chen Ver­kehrs­krei­sen durch­ge­setzt hat (§ 8 Abs. 3 Mar­kenG).

Die Fra­ge, ob eine Mar­ke sich infol­ge ihrer Benut­zung im Ver­kehr im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG durch­ge­setzt hat, ist auf­grund einer Gesamt­schau der Gesichts­punk­te zu beur­tei­len, die zei­gen kön­nen, dass die Mar­ke die Eig­nung erlangt hat, die in Rede ste­hen­de Ware als von einem bestimm­ten Unter­neh­men stam­mend zu kenn­zeich­nen und die­se Ware damit von den Waren ande­rer Unter­neh­men zu unter­schei­den 17. Die Ver­kehrs­be­fra­gung ist dabei nur eines von meh­re­ren mög­li­chen Mit­teln zur Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung. Zu berück­sich­ti­gen sind wei­ter der von der Mar­ke gehal­te­ne Markt­an­teil, die Inten­si­tät, die geo­gra­phi­sche Ver­brei­tung, die Dau­er der Benut­zung der Mar­ke, der Wer­be­auf­wand des Unter­neh­mens für die Mar­ke sowie Erklä­run­gen von Indus­trie- und Han­dels­kam­mern und von ande­ren Berufs­ver­bän­den 18.

Gut­ach­ten zur Ver­kehrs­durch­set­zung[↑]

Wenn die Beur­tei­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung beson­de­re Schwie­rig­kei­ten berei­tet, ver­bie­tet es das Uni­ons­recht nicht, die Fra­ge der Unter­schei­dungs­kraft der Mar­ke durch eine Ver­brau­cher­be­fra­gung klä­ren zu las­sen 19, die häu­fig das zuver­läs­sigs­te Beweis­mit­tel zur Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung sein wird 20. Dar­aus folgt wei­ter, dass die Ver­kehrs­durch­set­zung im Ein­zel­fall ohne Ver­kehrs­be­fra­gung fest­ge­stellt wer­den kann 21.

Die Beur­tei­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung wirft beson­de­re Schwie­rig­kei­ten auf, wenn der Mar­ken­schutz für ein Zei­chen bean­sprucht wird, das nicht iso­liert, son­dern nur in Kom­bi­na­ti­on mit ande­ren Gestal­tungs­merk­ma­len benutzt wor­den ist. In einem sol­chen Fall las­sen die Umstän­de, die – wie Umsät­ze, Markt­an­tei­le und Wer­be­auf­wen­dun­gen – sonst auf eine Ver­kehrs­durch­set­zung hin­wei­sen kön­nen, regel­mä­ßig nur dar­auf schlie­ßen, dass die kon­kre­te, durch meh­re­re Merk­ma­le gekenn­zeich­ne­te Gestal­tung durch­ge­setzt ist 22.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat aus­ge­führt, der Nach­weis einer Durch­set­zung der als Mar­ke ein­ge­tra­ge­nen Far­be für die Waren "zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher in Print­form" in den maß­geb­li­chen Ver­kehrs­krei­sen sei auch ohne ein demo­sko­pi­sches Gut­ach­ten bereits auf­grund einer Gesamt­schau der von der Mar­ken­in­ha­be­rin im Anmel­dungs­ver­fah­ren vor­ge­leg­ten Unter­la­gen sowie gerichts­be­kann­ter Umsät­ze erbracht. Zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher wür­den auf dem wirt­schaft­lich eigen­stän­di­gen und eng umgrenz­ten Markt der Wör­ter­bü­cher als Über­set­zungs­hil­fe ange­bo­ten. Wegen des her­aus­ra­gen­den Markt­an­teils der Mar­ken­in­ha­be­rin in die­sem Pro­dukt­be­reich, der Ver­kaufs­zah­len, des jähr­li­chen Wer­be­auf­wands und der Kon­stanz und Dau­er der Benut­zung der Far­be Gelb für die frag­li­chen Wör­ter­bü­cher sei der Nach­weis der Ver­kehrs­durch­set­zung erbracht. Jeden­falls sei die Durch­set­zung der ange­grif­fe­nen abs­trak­ten Farb­mar­ke für zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher in Print­form in den maß­geb­li­chen Ver­kehrs­krei­sen durch das demo­sko­pi­sche Gut­ach­ten der G. P. S. Deutsch­land vom Juli 2009 belegt. Die­sem Gut­ach­ten sei zu ent­neh­men, dass der Durch­set­zungs­grad der ein­ge­tra­ge­nen Farb­mar­ke inner­halb der betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se bei 66% lie­ge. Die­se Aus­füh­run­gen hal­ten im Ergeb­nis der recht­li­chen Nach­prü­fung stand.

Die Zusam­men­schau der Beweis­mit­tel zur Markt­füh­rer­schaft der Mar­ken­in­ha­be­rin im Pro­dukt­seg­ment zwei­spra­chi­ger Wör­ter­bü­cher in Print­form, zur Dau­er der Benut­zung der Far­be Gelb sowie die Ergeb­nis­se des demo­sko­pi­schen Gut­ach­tens recht­fer­ti­gen die Annah­me, die ange­grif­fe­ne Mar­ke habe sich im Ver­kehr durch­ge­setzt.

Aller­dings kön­nen die Wer­be­auf­wen­dun­gen der Mar­ken­in­ha­be­rin nicht als Begrün­dung für die Fest­stel­lung her­an­ge­zo­gen wer­den, die ange­grif­fe­ne Mar­ke habe sich im Ver­kehr durch­ge­setzt.

Die Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung des ange­grif­fe­nen Zei­chens anhand der Umsät­ze und der Wer­be­auf­wen­dun­gen der Mar­ken­in­ha­be­rin kommt vor­lie­gend des­halb nicht in Betracht, weil der gel­be Farb­ton nach den Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts für die zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­cher nie iso­liert, son­dern nur im Zusam­men­hang mit dem blau­en Buch­sta­ben "L" ver­wen­det wor­den ist. Die vor­ge­tra­ge­nen Umstän­de las­sen in einer sol­chen Fall­ge­stal­tung allein den Schluss auf eine Ver­kehrs­durch­set­zung die­ser Gesamt­kom­bi­na­ti­on zu 23. Auf die von der Rechts­be­schwer­de auf­ge­wor­fe­ne Fra­ge, ob das Bun­des­pa­tent­ge­richt näher hät­te fest­stel­len müs­sen, wie sich der Absatz der Mar­ken­in­ha­be­rin über den mit­ge­teil­ten Zeit­raum von elf Jah­ren ver­teilt und ent­wi­ckelt hat, weil nach dem inso­weit über­ein­stim­men­den Vor­brin­gen der Betei­lig­ten die Bedeu­tung von Wör­ter­bü­chern in Print­form infol­ge der zuneh­men­den Kon­kur­renz elek­tro­ni­scher Über­set­zungs­hil­fen rück­läu­fig sei, kommt es des­halb nicht an.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat jedoch im Ergeb­nis zu Recht ange­nom­men, dass sich die Ver­kehrs­durch­set­zung des ange­grif­fe­nen Zei­chens aus dem Umstand ergibt, dass die Mar­ken­in­ha­be­rin über einen her­aus­ra­gen­den Markt­an­teil von 60% ver­fügt, dass sie einen gel­ben Farb­ton für zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher seit 1956 und den gel­ben Farb­ton der ange­grif­fe­nen Mar­ke seit 1986 ver­wen­det und außer­dem erheb­li­che Tei­le des ange­spro­che­nen Ver­kehrs in der gel­ben Far­be einen Her­kunfts­hin­weis erken­nen.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat aus­ge­führt, die Ver­kehrs­durch­set­zung der ange­grif­fe­nen Mar­ke erge­be sich aus dem von der Mar­ken­in­ha­be­rin bereits im Anmel­dungs­ver­fah­ren vor­ge­leg­ten Gut­ach­ten der G. vom 28.07.2009 24. Das Gut­ach­ten, das von einem aner­kann­ten Insti­tut zur Durch­füh­rung von Ver­kehrs­be­fra­gun­gen stam­me, stel­le Befra­gungs­um­fang, Reprä­sen­ta­ti­vi­tät der Stich­pro­ben sowie den Ablauf der Befra­gung nach­voll­zieh­bar dar. Die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se sei­en mit den Nut­zern von zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­chern zutref­fend bestimmt. Zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher gehör­ten nicht zu den Gegen­stän­den des täg­li­chen Bedarfs und sprä­chen nur einen Teil der Bevöl­ke­rung an. Der bei der Befra­gung ver­wen­de­te Begriff der "zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­cher" ohne den Zusatz "in Print­form" ent­wer­te das Ergeb­nis nicht. Es sei metho­disch rich­tig, den Befrag­ten nur ein Mus­ter der Farb­mar­ke vor­zu­le­gen. Der Durch­set­zungs­grad betra­ge nach dem Ergeb­nis des Gut­ach­tens bei einer sta­tis­ti­schen Schwan­kungs­brei­te zwi­schen 66% und 72%. Damit sei die unte­re Gren­zen von 50% über­schrit­ten, ein Anteil von 10 Pro­zent­punk­ten über der Min­dest­gren­ze stel­le einen für die Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung erfor­der­li­chen erheb­li­chen Teil der betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se dar. Die­se Aus­füh­run­gen hal­ten im Ergeb­nis den Angrif­fen der Rechts­be­schwer­de stand.

Die gegen das demo­sko­pi­sche Gut­ach­ten vor­ge­brach­ten Angrif­fe grei­fen nicht durch.

Im Ansatz zutref­fend ist aller­dings die Bean­stan­dung, dass in dem G. ‑Gut­ach­ten allein die Nut­zer von zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü- chern als die rele­van­ten Ver­kehrs­krei­se ange­se­hen wor­den sind.

Zu den betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­sen gehö­ren in ers­ter Linie die End­ab­neh­mer der Waren. Neben den aktu­el­len Käu­fern sind auch die Per­so­nen ein­zu­be­zie­hen, die an den Waren inter­es­siert sein kön­nen, ohne sie bis­her erwor­ben zu haben 25. Da zumin­dest die eng­li­sche Spra­che in den all­ge­mein­bil­den­den Schu­len Pflicht­fach ist und dar­über hin­aus alle Bevöl­ke­rungs­krei­se mit der eng­li­schen Spra­che oder ein­zel­nen eng­li­schen Begrif­fen kon­fron­tiert wer­den, die häu­fig Ein­gang in die deut­sche Spra­che gefun­den haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines eng­lisch­deut­schen Wör­ter­buchs, und sei es auch nur, um es an Drit­te wei­ter­zu­ge­ben 26, für jeder­mann in Betracht. Es liegt des­halb nahe, zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher als Waren des Mas­sen­kon­sums anzu­se­hen, bei denen die Gesamt­be­völ­ke­rung zu den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­sen zählt 27.

Aller­dings ver­hilft dies der Rechts­be­schwer­de nicht zum Erfolg, weil auch unter Ein­be­zie­hung der Befrag­ten, die ange­ge­ben haben, nie ein zwei­spra­chi­ges Wör­ter­buch zu benut­zen, das Bun­des­pa­tent­ge­richt auf­grund der Ergeb­nis­se des G. ‑Gut­ach­tens von einem Durch­set­zungs­grad von mehr als 50% und damit von einer Ver­kehrs­durch­set­zung der Far­be "Gelb" aus­ge­hen konn­te. Ein höhe­rer Durch­set­zungs­grad ist nicht erfor­der­lich.

Der Bun­des­ge­richts­hof geht in stän­di­ger Recht­spre­chung davon aus, dass für die Fest­stel­lung des im Ein­zel­fall erfor­der­li­chen Durch­set­zungs­grads nicht von fes­ten Pro­zent­sät­zen aus­zu­ge­hen ist. Ent­schei­dend ist viel­mehr, dass ein erheb­li­cher Teil der betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se das Zei­chen nicht mehr nur als beschrei­ben­de oder übli­che Anga­be oder als deko­ra­ti­ves Ele­ment, son­dern zumin­dest auch als Her­kunfts­hin­weis ansieht. Des­halb kann sofern nicht beson­de­re Umstän­de eine abwei­chen­de Beur­tei­lung recht­fer­ti­gen die unte­re Gren­ze für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung anhand eines Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens nicht unter­halb von 50% ange­setzt wer­den 28. Die Berück­sich­ti­gung einer Feh­ler­to­le­ranz zu Las­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin kommt dabei nicht in Betracht 29.

Dies steht im Ein­klang mit der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on, wonach es für die Fest­stel­lung des im Ein­zel­fall erfor­der­li­chen Durch­set­zungs­grads ent­schei­dend ist, dass ein erheb­li­cher Teil der betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se das Zei­chen zumin­dest auch als Her­kunfts­hin­weis ansieht 30 und inso­weit auch bei einer kon­tur­lo­sen Farb­mar­ke nicht von fes­ten Pro­zent­sät­zen aus­ge­gan­gen wer­den kann 31.

Jeden­falls ist im Streit­fall ein für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG aus­rei­chen­der Durch­set­zungs­grad nach dem G. ‑Gut­ach­ten gege­ben. Von ins­ge­samt 1.231 Befrag­ten gaben 300 an, nie ein zwei­spra­chi­ges Wör­ter­buch zu benut­zen. Nur 931 Per­so­nen, die häu­fig, gele­gent­lich oder sel­ten zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher benut­zen, wur­den wei­ter dazu befragt, ob sie in der Far­be "Gelb" einen Hin­weis auf einen ganz bestimm­ten, sol­che Wör­ter­bü­cher anbie­ten­den Ver­lag sehen. Von die­sen 931 Befrag­ten sahen 778 – rund 63% aller Befrag­ten – in der Far­be einen Hin­weis auf einen ganz bestimm­ten Ver­lag. 645 Per­so­nen konn­ten dar­über hin­aus die Klä­ge­rin nament­lich benen­nen. Da damit 52% der ins­ge­samt befrag­ten 1.231 Per­so­nen im Zusam­men­hang mit zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­chern die Far­be "Gelb" als Hin­weis auf die Klä­ge­rin ange­ben konn­ten, reicht dies im vor­lie­gen­den Fall für sich allein schon für die Annah­me der Ver­kehrs­durch­set­zung aus.

In die­sem Zusam­men­hang ist ohne Bedeu­tung, dass in dem G. ‑Gut- ach­ten die Befrag­ten zusam­men­ge­fasst sind, die die Mar­ken­in­ha­be­rin nicht nament­lich benen­nen konn­ten oder einen ande­ren Ver­lag ange­ge­ben haben. Von die­ser Grup­pe hat­ten nur die­je­ni­gen Per­so­nen außer Betracht zu blei­ben, die einen ande­ren Ver­lag als den­je­ni­gen der Mar­ken­in­ha­be­rin ange­ge­ben haben. Die­ser Feh­ler des Gut­ach­tens wirkt sich jedoch aus­schließ­lich zu Las­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin aus und steht der Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung daher nicht ent­ge­gen 32.

Ohne Erfolg bleibt vor dem Bun­des­ge­richts­hof auch der Ein­wand, den Befrag­ten sei eine gel­be Farb­flä­che ohne Hin­weis dar­auf vor­ge­legt wor­den, die­se Farb­flä­che wer­de nor­ma­ler­wei­se nur in Ver­bin­dung mit dem blau­en "L"-Logo der Mar­ken­in­ha­be­rin ver­wen­det.

Ob der Ver­brau­cher gera­de in der Mar­ke einen betrieb­li­chen Her­kunfts­hin­weis sieht, kann durch demo­sko­pi­sche Unter­su­chun­gen nur fest­ge­stellt wer­den, wenn deren Gegen­stand die iso­lier­te Mar­ke und nicht die zusam­men mit wei­te­ren Zei­chen ver­wen­de­te tat­säch­li­che Benut­zungs­form ist 33. Die Ver­kehrs­durch­set­zung einer abs­trak­ten Farb­mar­ke kann des­halb nur fest­ge­stellt wer­den, wenn der Ver­kehr die Far­be an sich als Her­kunfts­hin­weis erkennt 34. Es ist des­halb rich­tig, dass den Befrag­ten allein ein Mus­ter der gel­ben Far­be gezeigt wor­den ist.

Auch die wei­te­ren Angrif­fe gegen das G. ‑Gut­ach­ten ver­hel­fen der Rechts­be­schwer­de nicht zum Erfolg.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat ange­nom­men, dass für die Ermitt­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung eine Stich­pro­be mit einer Zahl von 1.231 befrag­ten Per­so­nen als hin­rei­chend reprä­sen­ta­tiv ange­se­hen wer­den kann 35. Das lässt einen Rechts­feh­ler nicht erken­nen. Dass das Bun­des­pa­tent­ge­richt nur 931 Per­so­nen zu den Ver­wen­dern von zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­chern gezählt hat, steht der Reprä­sen­ta­ti­vi­tät der Stich­pro­be nicht ent­ge­gen.

Eben­so ist es unschäd­lich, dass nicht aus­drück­lich nach Wör­ter­bü­chern in Print­form, son­dern all­ge­mein nach der Nut­zung oder Ver­wen­dung "von Wör­ter­bü­chern" gefragt wor­den ist. Selbst wenn man annäh­me, dass der Ver­kehr unter "Wör­ter­bü­chern" auch elek­tro­ni­sche Wör­ter­bü­cher ver­steht, wäre dies ein Feh­ler, der zu einer Erwei­te­rung des Pro­dukt­be­reichs füh­ren und sich im sta­tis­ti­schen Ergeb­nis allen­falls zu Unguns­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin aus­wir­ken wür­de. Soweit die Rechts­be­schwer­de in der Ant­wort­mög­lich­keit "Nein", "nie" zu der Fra­ge "Nut­zen bzw. ver­wen­den Sie zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher?" eine über­mä­ßi­ge Ein­schrän­kung der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se sieht, gilt das­sel­be, weil die­ser Ver­kehrs­kreis von der wei­te­ren Befra­gung aus­ge­schlos­sen wor­den ist.

Auch mit ihrer Rüge, die Inter­view­er sei­en in dem Fra­ge­bo­gen ange­wie­sen wor­den, am Bild­schirm ein "gel­bes Kästchen/​gelbes Buch­co­ver" anzu­zei­gen, kann die Rechts­be­schwer­de nicht durch­drin­gen. Wie sich aus dem Gut­ach­ten ergibt, ist den Befrag­ten kein gel­bes Buch­co­ver, son­dern die Abbil­dung eines gel­ben Käst­chens gezeigt wor­den. Damit ist von einer das Gut­acht­en­er­geb­nis nicht beein­träch­ti­gen­den neu­tra­len Fra­ge­stel­lung aus­zu­ge­hen 36.

Ent­ge­gen der Ansicht der Rechts­be­schwer­de ist das Ergeb­nis des Gut­ach­tens auch nicht des­halb in Zwei­fel zu zie­hen, weil in den Fra­ge­bö­gen die Fra­ge gestellt wur­de, ob in der gel­ben Far­be bei zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­chern ein "Hin­weis" auf einen ganz bestimm­ten Ver­lag liegt. Die Wort­wahl bei die­ser Fra­ge­stel­lung ist nicht zu bean­stan­den 37; sie trägt dem Umstand Rech­nung, dass Mar­ken die Funk­ti­on haben, auf die betrieb­li­che Her­kunft der durch sie gekenn­zeich­ne­ten Ware oder Dienst­leis­tung hin­zu­wei­sen.

Soweit die im Gut­ach­ten feh­len­de Auf­schlüs­se­lung der Befra­gungs­er­geb­nis­se in Tabel­len und Lis­ten und die feh­len­de Beschrei­bung der Metho­do­lo­gie mög­li­cher Feh­ler­quel­len bean­stan­det wer­den, wird nicht dar­ge­legt, inwie­weit der Aus­sa­ge­wert des Gut­ach­tens hier­durch beein­träch­tigt wäre. Auch wenn dem Gut­ach­ten kei­ne detail­lier­ten Tabel­len und Lis­ten bei­gefügt sind, las­sen sich der Ablauf und der Inhalt der Befra­gun­gen hin­rei­chend deut­lich nach­voll­zie­hen.

Den Ergeb­nis­sen des G. ‑Gut­ach­tens kann die Rechts­be­schwer­de schließ­lich nicht die von der Antrag­stel­le­rin vor­ge­leg­te Ver­kehrs­be­fra­gung der I. GmbH vom 27.07.2012 mit Erfolg ent­ge­gen­hal­ten, da dar­in schon im metho­di­schen Ansatz unzu­tref­fend nach der tat­säch­li­chen Ver­wen­dungs­form ("blau­es L auf gel­bem Grund") gefragt wor­den ist, nicht hin­ge­gen iso­liert nach der abs­trak­ten Far­be "Gelb".

Ein­tra­gung 1996 – Gut­ach­ten 2009[↑]

Die Rechts­be­schwer­de kann auch nicht mit ihrer Auf­fas­sung durch­drin­gen, die ange­grif­fe­ne Mar­ke sei zu löschen, weil sie mit dem Zeitrang der Anmel­dung im Jahr 1996 ein­ge­tra­gen wor­den sei, obwohl sich das demo­sko­pi­sche Gut­ach­ten auf eine Ver­kehrs­durch­set­zung im Jahr 2009 bezie­he.

Für die im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 Mar­kenG) und im Nich­tig­keits­ver­fah­ren (§ 50 Abs. 1 Mar­kenG) vor­zu­neh­men­de Prü­fung, ob einem Zei­chen für die ange­mel­de­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen jeg­li­che Unter­schei­dungs­kraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Ein­tra­gung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG aus­ge­schlos­sen oder ent­ge­gen die­ser Vor­schrift ein­ge­tra­gen wor­den ist, ist auf das Ver­kehrs­ver­ständ­nis im Zeit­punkt der Anmel­dung des Zei­chens abzu­stel­len 38. Das­sel­be gilt für die Prü­fung, ob das Schutz­hin­der­nis durch Ver­kehrs­durch­set­zung im Sin­ne von § 8 Abs. 3 Mar­kenG über­wun­den wor­den ist. Das folgt aus einer richt­li­ni­en­kon­for­men Aus­le­gung des § 8 Abs. 3 Mar­kenG. Die Vor­schrift dient der Umset­zung des Art. 3 Abs. 3 Mar­ken­RL. Nach Satz 1 die­ser Bestim­mung wird eine Mar­ke nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und d Mar­ken­RL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 Mar­kenG) von der Ein­tra­gung aus­ge­schlos­sen oder für ungül­tig erklärt, wenn sie vor der Anmel­dung infol­ge ihrer Benut­zung Unter­schei­dungs­kraft erwor­ben hat. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Mar­ken­RL kön­nen die Mit­glied­staa­ten dar­über hin­aus vor­se­hen, dass die vor­lie­gen­de Bestim­mung auch dann gilt, wenn die Unter­schei­dungs­kraft erst nach der Anmel­dung oder Ein­tra­gung erwor­ben wur­de. Der deut­sche Gesetz­ge­ber hat von der Opti­on des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Mar­ken­RL durch § 37 Abs. 2 Mar­kenG Gebrauch gemacht. Danach setzt die Ein­tra­gung einer Mar­ke, bei der ein am Anmel­de­tag bestehen­des Schutz­hin­der­nis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 Mar­kenG spä­ter ent­fal­len ist, ein Ein­ver­ständ­nis des Anmel­ders zur Zeitrang­ver­schie­bung vor­aus. Zu den Grün­den für einen Fort­fall eines Schutz­hin­der­nis­ses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 Mar­kenG zählt eine nach dem Anmel­de­tag erlang­te Ver­kehrs­durch­set­zung der Mar­ke. Dar­aus folgt, dass die Ein­tra­gung eines ori­gi­när nicht unter­schei­dungs­kräf­ti­gen Zei­chens mit der Prio­ri­tät des Anmel­de­tags eine Ver­kehrs­durch­set­zung zu die­sem Zeit­punkt erfor­dert. Andern­falls ist die Mar­ke ent­ge­gen § 8 Abs. 2 und 3 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den 39.

Nach § 50 Abs. 1 und 2 Mar­kenG kann eine Mar­ke wegen feh­len­der Unter­schei­dungs­kraft nur gelöscht wer­den, wenn sie ent­ge­gen §§ 3, 7 oder 8 Mar­kenG ein­ge­tra­gen wor­den ist und das Schutz­hin­der­nis im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag noch besteht. Dar­aus folgt, dass eine Löschung der Mar­ke nicht mehr in Betracht kommt, wenn die feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG durch eine nach­träg­li­che Ver­kehrs­durch­set­zung im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag über­wun­den wor­den ist 40. Sofern dies der Fall ist, kann offen blei­ben, ob die Mar­ke im Zeit­punkt der Anmel­dung zu Unrecht ein­ge­tra­gen wor­den ist 41.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat aus­ge­führt, das Ein­tra­gungs­hin­der­nis der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft sei bereits bei Anmel­dung des Zei­chens auch ohne demo­sko­pi­schen Nach­weis über­wun­den gewe­sen. Dies erge­be sich aus dem jahr­zehn­te­lan­gen Markt­auf­tritt der Mar­ken­in­ha­be­rin mit der Far­be Gelb und ihrer Stel­lung als Markt­füh­re­rin für zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher. Jeden­falls lie­ßen die Ergeb­nis­se des Gut­ach­tens aus dem Jahr 2009 Rück­schlüs­se auf den Durch­set­zungs­grad der ange­grif­fe­nen Mar­ke im Zeit­punkt der Anmel­dung im Jahr 1996 zu. Im vor­lie­gen­den Fall recht­fer­tig­ten kon­kre­te Anhalts­punk­te Schät­zun­gen auch für den lan­ge zurück­lie­gen­den Anmel­de­zeit­punkt. Der eng begrenz­te inlän­di­sche Markt der zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­cher sei in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten durch eine lang­jäh­rig gleich­blei­ben­de Prä­senz weni­ger Anbie­ter geprägt gewe­sen. Die Mar­ken­in­ha­be­rin behaup­te sich bereits seit 1956 mit gel­ben zwei­spra­chi­gen Wör­ter­bü­chern auf die­sem Markt. Ihre Wör­ter­bü­cher wür­den seit Jahr­zehn­ten im Sprach­un­ter­richt an deut­schen Schu­len ver­wen­det. Seit der Ver­brei­tung von mobi­len Inter­net­zu­gän­gen und der damit ein­her­ge­hen­den erleich­ter­ten Ver­füg­bar­keit von elek­tro­ni­schen Wör­ter­bü­chern habe es einen Umsatz­rück­gang für gedruck­te Wör­ter­bü­cher gege­ben. Des­halb sei davon aus­zu­ge­hen, dass die in der Ver­kehrs­be­fra­gung von 2009 fest­ge­stell­te Bekannt­heit auch schon im Zeit­punkt der Anmel­dung bestan­den habe und das Hin­der­nis der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft bereits zu jenem Zeit­punkt gemäß § 8 Abs. 3 Mar­kenG über­wun­den gewe­sen sei. Eine Prio­ri­täts­ver­schie­bung gemäß § 37 Abs. 2 Mar­kenG sei des­halb nicht not­wen­dig gewe­sen. Die­se Auf­fas­sung ist für den Bun­des­ge­richts­hof aus Rechts­grün­den nicht zu bean­stan­den.

Die Annah­me der Ver­kehrs­durch­set­zung im Jah­re 2009 kann aus­nahms­wei­se auf den Tag der Anmel­dung im Jahr 1996 zurück­be­zo­gen wer­den.

Zutref­fend ist das Bun­des­pa­tent­ge­richt von dem Grund­satz aus­ge­gan­gen, dass grö­ße­re Zeit­räu­me zwi­schen Anmel­de­tag und Zeit­punkt der Erstat­tung eines demo­sko­pi­schen Gut­ach­tens die Annah­me aus­schlie­ßen, das Gut­acht­en­er­geb­nis kön­ne auf den Anmel­de­tag zurück­be­zo­gen wer­den 42. Jeden­falls in Waren­be­rei­chen, in denen der zwi­schen Anmel­dung und Gut­ach­te­n­er­stel­lung lie­gen­de Zeit­raum zu einer Ände­rung des Mark­tes und der Pro­duk­te und damit zur Benut­zungs­la­ge des in Streit ste­hen­den Zei­chens füh­ren kann, kommt eine Rück­be­zie­hung über län­ge­re Zeit nicht in Betracht. Etwas ande­res kann nur in beson­de­ren, an stren­ge Vor­aus­set­zun­gen geknüpf­ten Fall­ge­stal­tun­gen gel­ten. Davon ist aus­zu­ge­hen, wenn in spe­zi­el­len Waren­be­rei­chen die in Fra­ge ste­hen­den Pro­duk­te sich nicht rasch ändern und die Markt­ent­wick­lung über län­ge­re Zeit zuver­läs­sig beur­teilt wer­den kann 43.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat ohne Rechts­feh­ler ange­nom­men, ein sol­cher Aus­nah­me­fall lie­ge vor. Die­se Beur­tei­lung liegt im Wesent­li­chen auf tatrich­ter­li­chem Gebiet. Sie kann daher im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren nur dar­auf über­prüft wer­den, ob der Tatrich­ter einen zutref­fen­den Rechts­be­griff zugrun­de gelegt und ent­spre­chend den Denk­ge­set­zen und der all­ge­mei­nen Lebens­er­fah­rung geur­teilt hat und das gewon­ne­ne Ergeb­nis von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen wird. Das ist hier der Fall. Die Rechts­be­schwer­de zeigt kei­nen Ver­stoß gegen die Denk­ge­set­ze und die all­ge­mei­ne Lebens­er­fah­rung auf. Ein sol­cher Ver­stoß ist auch nicht ersicht­lich. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist von seit vie­len Jah­ren gleich­blei­ben­den Markt­ver­hält­nis­sen und einer im Hin­blick auf das Auf­kom­men elek­tro­ni­scher Wör­ter­bü­cher rück­läu­fi­gen Markt­ent­wick­lung für zwei­spra­chi­ge Wör­ter­bü­cher in Print­form aus­ge­gan­gen. Von Bedeu­tung für die Beur­tei­lung ist wei­ter der hohe Markt­an­teil der Mar­ken­in­ha­be­rin, die außer­or­dent­lich lan­ge Markt­prä­senz mit gel­ben Wör­ter­bü­chern und der Anteil von mehr als 50% aller Befrag­ten, die eine nament­li­che Zuord­nung zur Mar­ken­in­ha­be­rin vor­neh­men konn­ten. Bei einer sol­chen Sach­la­ge ist die Annah­me nicht erfah­rungs­wid­rig, dass die Fest­stel­lung der Ver­kehrs­durch­set­zung der ange­grif­fe­nen Mar­ke im Jahr 2009 die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung schon im Jahr 1996 recht­fer­tigt.

Ent­schei­dung 4 Jah­re nach Gut­ach­te­n­er­stel­lung[↑]

Danach kommt es nicht mehr auf die Fra­ge an, ob der Löschung der ange­grif­fe­nen Mar­ke gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 Mar­kenG ent­ge­gen­steht, dass sich das Zei­chen im Zeit­punkt der Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag bei den betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­sen durch­ge­setzt hat­te, und ob die nach dem G. – Gut­ach­ten im Juli 2009 fest­ge­stell­te Ver­kehrs­durch­set­zung auch noch im Zeit­punkt der Ent­schei­dung des Bun­des­pa­tent­ge­richts im Jahr 2013 bestan­den hat 44. Da die Vor­aus­set­zun­gen einer Ein­tra­gung der ange­grif­fe­nen Mar­ke mit Prio­ri­tät des Anmel­de­zeit­punkts vor­lie­gen, kommt es fer­ner nicht auf die Bedeu­tung des Urteils des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on vom 19.06.2014 45 für die Fest­stel­lungs­last zur Ver­kehrs­durch­set­zung im Löschungs­ver­fah­ren an 46.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 23. Okto­ber 2014 – I ZB 61/​13

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010 – C398/​08, Slg. 2010, I535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/​HABM [Vor­sprung durch Tech­nik]; BGH, Beschluss vom 21.12 2011 – I ZB 56/​09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 – Link eco­no­my; Beschluss vom 04.04.2012 – I ZB 22/​11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 – Star­sat; Beschluss vom 22.11.2012 – I ZB 72/​11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 – Kalei­do[]
  2. BGH, Beschluss vom 04.12 2008 – I ZB 48/​08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 – Will­kom­men im Leben; Beschluss vom 24.06.2010 – I ZB 115/​08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 – TOOOR!; Beschluss vom 10.07.2014 – I ZB 18/​13, GRUR 2014, 872 = WRP 2014, 1062 – Gute Lau­ne Drops[]
  3. vgl. EuGH, Urteil vom 21.10.2004 – C447/​02, Slg. 2004, I10107 = GRUR Int.2005, 227 Rn. 78 – Far­be Oran­ge[]
  4. EuGH, Urteil vom 06.05.2003 – C104/​01, Slg. 2003, I3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 65 – Liber­tel; Urteil vom 24.06.2004 – C49/​02, Slg. 2004, I6129 = GRUR 2004, 858 Rn. 38 f. – Hei­del­ber­ger Bau­che­mie; Urteil vom 07.10.2004 – C136/​02, Slg. 2004, I9165 = GRUR Int.2005, 135 Rn. 30 Mag Lite; EuGH, GRUR Int.2005, 227 Rn. 78 – Far­be Oran­ge[]
  5. vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Liber­tel; GRUR 2004, 858 Rn. 41 – Hei­del­ber­ger Bau­che­mie[]
  6. BGH, Beschluss vom 19.11.2009 – I ZB 76/​08, GRUR 2010, 637 Rn. 13 = WRP 2010, 888 – Far­be gelb[]
  7. vgl. EuGH, Urteil vom 18.06.2002 C299/​99, Slg. 2002, I5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 – Philips/​Remington; Urteil vom 19.06.2014 – C217/​13 und C218/​13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 = WRP 2014, 940 Deut­scher Spar­kas­sen- und Giroverband/​Banco San­tan­der [Spar­kas­sen-Rot]; BGH, Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 24/​05, GRUR 2008, 710 Rn. 23 = WRP 2008, 1087 VISAGE; Beschluss vom 23.10.2008 – I ZB 48/​07, GRUR 2009, 669 Tz. 18 = WRP 2009, 815 – POST II[]
  8. vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 – Liber­tel; BGH, Urteil vom 04.09.2003 – I ZR 23/​01, BGHZ 156, 126, 137 – Farb­mar­ken­ver­let­zung I; Urteil vom 04.09.2003 – I ZR 44/​01, GRUR 2004, 154 = WRP 2004, 232 – Farb­mar­ken­ver­let­zung II; Urteil vom 07.10.2004 – I ZR 91/​02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 – Lila-Scho­ko­la­de; Urteil vom 22.09.2005 – I ZR 188/​02, BGHZ 164, 139, 145 – Den­ta­le Abform­mas­se; BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. Far­be gelb[]
  9. vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 – Far­be gelb[]
  10. vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Scho­ko­la­de; BGH, Urteil vom 18.09.2014 – I ZR 228/​12, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  11. vgl. zu § 14 Mar­kenG: BGH, Ver­säum­nis­ur­teil vom 22.07.2004 – I ZR 204/​01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 – Mus­tang; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/​08, GRUR 2010, 838 Rn.20 = WRP 2010, 1043 DDR-Logo; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 137 f.[]
  12. vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 Far­be gelb[]
  13. BPatG, Beschluss vom 28.10.2009 – 29 W [pat] 1/​09[]
  14. vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 67 Liber­tel; vgl. auch BGH, Urteil vom 05.04.2001 – I ZR 168/​98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 Marl­bo­ro-Dach; BGH, GRUR 2004, 865, 866 Mus­tang; aA BPatG, GRUR 2005, 585, 590[]
  15. EuGH, Urteil vom 07.07.2005 C353/​03, Slg. 2005, I6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 und 30 Nestlé/​Mars; Urteil vom 18.04.2013 C12/​12, GRUR 2013, 722 Rn. 27 = WRP 2013, 761 Colloseum/​Levi Strauss; Urteil vom 18.07.2013 C252/​13, GRUR 2013, 922 Rn. 23 = WRP 2013, 1314 Specsavers/​Asda; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 VISAGE; BGH, Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 94/​06, GRUR 2009, 954 Rn.19 und 22 = WRP 2009, 1250 Kin­der III; Beschluss vom 10.06.2010 – I ZB 39/​09, GRUR 2011, 65 Rn. 23 = WRP 2011, 65 Buch­sta­be T mit Strich[]
  16. vgl. zu § 14 Abs. 2 Mar­kenG: BGHZ 164, 139, 145 Den­ta­le Abform­mas­se, mwN[]
  17. EuGH, Urteil vom 04.05.1999 C108/​97 und C109/​97, Slg. 1999, I2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 Wind­sur­fing Chiem­see; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. Deut­scher Spar­kas­sen- und Giroverband/​Banco San­tan­der [Spar­kas­sen-Rot]; BGH, Beschluss vom 19.01.2006 – I ZB 11/​04, GRUR 2006, 760 Rn.20 = WRP 2006, 1130 LOTTO; Beschluss vom 25.10.2007 – I ZB 22/​04, GRUR 2008, 510 Rn. 23 = WRP 2008, 791 Milch­schnit­te[]
  18. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 Wind­sur­fing Chiem­see; GRUR 2014, 776 Rn. 41 Deut­scher Spar­kas­sen- und Giroverband/​Banco San­tan­der [Spar­kas­sen-Rot]; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 28 VISAGE[]
  19. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 – Wind­sur­fing Chiem­see; BGH, Beschluss vom 09.07.2009 – I ZB 88/​07, GRUR 2010, 138 Rn. 38 = WRP 2010, 260 ROCHER-Kugel[]
  20. vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 32 test[]
  21. vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 42 Deut­scher Spar­kas­sen- und Giroverband/​Banco San­tan­der [Spar­kas­sen-Rot]; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 337[]
  22. vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 29 – VISAGE[]
  23. vgl. BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR 94/​04, GRUR 2007, 1066 Rn. 37 = WRP 2007, 1466 Kin­der­zeit; Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 70/​07, Mar­kenR 2008, 176 Rn. 17 Melis­sen­geist; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 37 VISAGE; GRUR 2010, 138 Rn. 39 ROCHER-Kugel; GRUR 2011, 65 Rn. 23 f. Buch­sta­be T mit Strich[]
  24. nach­fol­gend: G. ‑Gut­ach­ten[]
  25. BGH, GRUR 2006, 760 Rn. 22 – LOTTO[]
  26. vgl. dazu BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 38 ROCHER-Kugel[]
  27. vgl. BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 35 Kin­der­zeit; GRUR 2009, 954 Rn. 26 Kin­der III[]
  28. vgl. BGH, Beschluss vom 01.03.2001 – I ZB 54/​98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 REICH UND SCHOEN; BGH, GRUR 2008, 510 Rn. 24 – Milch­schnit­te; GRUR 2010, 138 Rn. 41 ROCHER-Kugel[]
  29. vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 38 f. test[]
  30. vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 54 Wind­sur­fing Chiem­see[]
  31. vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 48 f. Deut­scher Spar­kas­sen- und Giroverband/​Banco San­tan­der [Spar­kas­sen-Rot][]
  32. vgl. BGH, GRUR 2014, 1110 Rn. 50 Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  33. vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 f. VISAGE; GRUR 2009, 954 Rn. 32 Kin­der III; GRUR 2010, 138 Rn. 39 ROCHER-Kugel; zu § 14 Mar­kenG auch BGH, Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/​06, GRUR 2009, 766 Rn. 40 = WRP 2009, 831 Stoff­fähn­chen I[]
  34. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 585[]
  35. vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 31 Kin­der III; Nie­der­mann, GRUR 2006, 367, 373[]
  36. vgl. hier­zu Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 8 Rn. 689[]
  37. aA BPatG GRUR 2013, 844, 847[]
  38. BGH, Beschluss vom 18.04.2013 – I ZB 71/​12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 Aus Akten wer­den Fak­ten[]
  39. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 21 test[]
  40. vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 12 und 18 – Kin­der III; GRUR 2014, 483 Rn. 21 test[]
  41. vgl. Ingerl/​Rohnke aaO § 50 Rn. 16; Müh­len­dahl, GRUR 2013, 775, 779[]
  42. vgl. BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 40 Stoff­fähn­chen I[]
  43. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 8 Rn. 662 f.[]
  44. vgl. hier­zu BGH, GRUR 2009, 954 Kin­der III; GRUR 2010, 138 ROCHER-Kugel[]
  45. EuGH, Urteil vom 19.06.2014 – C‑217/​13 und C218/​13, GRUR 2014, 776 Deut­scher Spar­kas­sen- und Giroverband/​Banco San­tan­der [Spar­kas­sen-Rot][]
  46. vgl. Clark, GRUR-Prax 2014, 323; vgl. zu den Vor­la­ge­er­su­chen des Bun­des­pa­tent­ge­richts auch v. Müh­len­dahl, GRUR 2013, 775, 779[]