Markenübertragung – und der bestehende Lizenzvertrag

Ein Lizenzvertrag besteht auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten1.

Markenübertragung – und der bestehende Lizenzvertrag

Die Bestimmung des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GMV setzt nicht voraus, dass der Dritte konkrete Vorstellungen von der fraglichen Rechtshandlung hat. Es genügt, dass er die Umstände kennt, die auf die Vornahme der Rechtshandlung schließen lassen.

Die Erteilung der Lizenz zur Nutzung der Gemeinschaftsmarke wirkt in einem solchen Fall gegenüber der Markenkäuferin, auch wenn die Lizenzerteilung nicht im Register eingetragen ist.

Die in Art. 17, 19 und 22 GMV bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke haben nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GMV gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung, wenn sie eingetragen worden sind. Zu diesen Rechtshandlungen zählt die Erteilung einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke, die nach Art. 22 Abs. 5 GMV auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht wird. Danach kann sich die Beklagte gegenüber der Klägerin grundsätzlich nicht darauf berufen, dass die Ecosoil-Sanierung GmbH ihr eine Lizenz zur Nutzung der Marke ECOSoil erteilt hat, da diese Lizenzerteilung nicht ins Register eingetragen ist.

Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GMV kann jedoch eine Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshandlung wussten. Darüber hinaus ist Art. 23 Abs. 1 GMV nach Art. 23 Abs. 2 GMV nicht in Bezug auf eine Person anzuwenden, die die Gemeinschaftsmarke oder ein Recht an der Gemeinschaftsmarke im Wege des Rechtsübergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.

Die Bestimmung des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GMV setzt nicht voraus, dass der Dritte konkrete Vorstellungen von der fraglichen Rechtshandlung hat. Es genügt, dass er die Umstände kennt, die auf die Vornahme der Rechtshandlung schließen lassen. Es reicht daher aus, dass die Markenerwerberin aus den ihr bekannten Umständen wie insbesondere der Nutzung des Zeichens durch die Unternehmen der Ecosoil-Gruppe schließen musste, dass die Muttergesellschaft dieser Gruppe über eine Lizenz zur Nutzung der Marke verfügt.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 21. Oktober 2015 – I ZR 173/14

  1. Anschluss an BGH, Urteil vom 23.03.1982 – KZR 5/81, BGHZ 83, 251, 256 bis 258 – Verankerungsteil[]