Mar­ken­ver­let­zung – und die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr durch Anmel­dung einer Gemeinschaftsmarke

Auf­grund der Anmel­dung eines Zei­chens als Mar­ke ist im Regel­fall zu ver­mu­ten, dass sei­ne Benut­zung für die ein­zu­tra­gen­den Waren oder Dienst­leis­tun­gen in naher Zukunft bevor­steht, wenn kei­ne kon­kre­ten Umstän­de vor­lie­gen, die gegen eine sol­che Benut­zungs­ab­sicht spre­chen ^[1]. Die Anmel­dung einer Mar­ke begrün­det regel­mä­ßig eine Bege­hungs­ge­fahr auch für eine mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung des ange­mel­de­ten Zei­chens ^[2].

Nicht ein­heit­lich wird die Fra­ge beant­wor­tet, ob die Anmel­dung einer Gemein­schafts­mar­ke regel­mä­ßig die Gefahr ihrer Benut­zung (auch) in Deutsch­land begrün­det ^[3] oder ob eine Erst­be­ge­hungs­ge­fahr nur bei zusätz­li­chen Anzei­chen für eine dro­hen­de Ver­wen­dung im Inland zu beja­hen ist ^[4]. Die Fra­ge braucht vor­lie­gend nicht ent­schie­den zu werden.

Die Fra­ge, ob allein eine Anmel­dung der Gemein­schafts­mar­ke die Annah­me der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr für die Ver­let­zung von mit dem ange­mel­de­ten Zei­chen kol­li­die­ren­den natio­na­len Mar­ken begrün­den kann, bedarf ent­ge­gen der von der Revi­si­ons­er­wi­de­rung ver­tre­te­nen Auf­fas­sung kei­ner Klä­rung durch den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on. Die Fra­ge ist nicht ent­schei­dungs­er­heb­lich, weil im Streit­fall außer der Mar­ken­an­mel­dung wei­te­re Umstän­de vor­lie­gen, die die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr in Deutsch­land begründen.

Die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr ent­fällt auch nicht dadurch, dass die Anmel­de­rin die Ent­schei­dung des Har­mo­ni­sie­rungs­amts für den Bin­nen­markt über die Zurück­wei­sung der Mar­ken­an­mel­dung hat bestands­kräf­tig wer­den lassen.

An die Besei­ti­gung der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr sind grund­sätz­lich weni­ger stren­ge Anfor­de­run­gen zu stel­len als an den Fort­fall der durch eine Ver­let­zungs­hand­lung begrün­de­ten Gefahr der Wie­der­ho­lung des Ver­hal­tens in der Zukunft. Anders als für die durch eine Ver­let­zungs­hand­lung begrün­de­te Wie­der­ho­lungs­ge­fahr besteht für den Fort­be­stand der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr kei­ne tat­säch­li­che Ver­mu­tung. Für die Besei­ti­gung der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr genügt daher grund­sätz­lich ein „actus con­tra­ri­us“, also ein der Begrün­dungs­hand­lung ent­ge­gen­ge­setz­tes Ver­hal­ten ^[5], sofern es ernst gemeint und unmiss­ver­ständ­lich ist ^[6]. Im Regel­fall führt bei der durch eine Mar­ken­an­mel­dung oder ein­tra­gung begrün­de­ten Erst­be­ge­hungs­ge­fahr die Rück­nah­me der Mar­ken­an­mel­dung oder der Ver­zicht auf die Ein­tra­gung der Mar­ke zum Fort­fall der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr ^[7]. Dabei ist es uner­heb­lich, ob die Rück­nah­me der Anmel­dung bezie­hungs­wei­se der Ver­zicht auf die Ein­tra­gung aus pro­zess­öko­no­mi­schen Grün­den oder auf­grund bes­se­rer Ein­sicht erfolgt ist ^[8].

Die Anmel­de­rin hat im vor­lie­gen­den Fall ihre in der Anmel­dung der Gemein­schafts­farb­mar­ke „Rot“ zuta­ge getre­te­ne Absicht zur mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung des roten Farb­tons nicht durch ein aus­rei­chen­des ent­ge­gen­ge­setz­tes Ver­hal­ten besei­tigt. Die unter­blie­be­ne Ein­le­gung einer Beschwer­de gegen die die Anmel­dung einer Mar­ke zurück­wei­sen­de Ent­schei­dung steht der Rück­nah­me der Mar­ken­an­mel­dung nicht gleich. Inso­weit fehlt es an einer auf die Erzie­lung einer bestimm­ten Rechts­wir­kung gerich­te­ten posi­ti­ven Hand­lung des Anmel­ders nach außen, die der Annah­me ent­ge­gen­steht, er wer­de das ange­mel­de­te Zei­chen mar­ken­mä­ßig nut­zen ^[9]. Die unter­blie­be­ne Fort­füh­rung des Anmel­de­ver­fah­rens lässt nicht unmiss­ver­ständ­lich auf die wil­lent­li­che Ent­schei­dung des Anmel­ders schlie­ßen, die Absicht zur mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung des ange­mel­de­ten Zei­chens auf­zu­ge­ben, son­dern kann auf viel­fäl­ti­gen Grün­den beru­hen ^[10]. Der blo­ßen Untä­tig­keit kommt eben­so wenig ein Erklä­rungs­wert zu wie dem blo­ßen Schwei­gen ^[11].

Der Annah­me einer fort­be­stehen­den Erst­be­ge­hungs­ge­fahr bei blo­ßer Nicht­ein­le­gung eines Rechts­mit­tels steht nicht ent­ge­gen, dass die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ent­fällt, wenn die Anmel­dung einer natio­na­len Mar­ke auf­grund der unter­blie­be­nen Zah­lung der Anmel­de­ge­büh­ren gemäß § 64a Mar­kenG, § 6 Abs. 2 Pat­KostG als zurück­ge­nom­men gilt ^[12]. In bei­den Fäl­len trägt der Anmel­der zwar durch sei­ne Untä­tig­keit dazu bei, dass es nicht zur Ein­tra­gung der Mar­ke kommt. Im Fall der unter­las­se­nen Ein­zah­lung der Anmel­de­ge­büh­ren wird aber eine bewuss­te Hand­lung in Form der Rück­nah­me der Anmel­dung und damit die ent­spre­chen­de Rechts­wir­kung vom Gesetz fin­giert ^[13]. Eine ver­gleich­ba­re gesetz­li­che Fik­ti­on bei der unter­blie­be­nen Ein­le­gung eines Rechts­mit­tels gegen die Ent­schei­dung über die Zurück­wei­sung einer Mar­ken­an­mel­dung exis­tiert weder im Gemein­schafts­mar­ken­recht noch im natio­na­len Mar­ken­recht. Der vom Beru­fungs­ge­richt ange­nom­me­ne Wer­tungs­wi­der­spruch, dass das­sel­be tat­säch­li­che Ver­hal­ten bei der Gemein­schafts­mar­ke einer­seits und der natio­na­len Mar­ke ande­rer­seits zu einer unter­schied­li­chen Beur­tei­lung des Weg­falls der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr füh­ren wür­de, besteht bei der vor­lie­gend in Rede ste­hen­den Ver­hal­tens­wei­se des­halb nicht.

Der Anmel­de­rin stan­den und ste­hen nach der Anmel­dung der Gemein­schafts­farb­mar­ke hin­rei­chen­de Mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung, um die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr aus­zu­räu­men. Sie konn­te bis zur bestands­kräf­ti­gen Ent­schei­dung des Har­mo­ni­sie­rungs­amts die Mar­ken­an­mel­dung zurück­neh­men ^[14]. Anschlie­ßend konn­te sie durch Abga­be einer Unter­las­sungs­er­klä­rung dem Inha­ber der widersrpe­chen­den Mar­ke gegen­über unmiss­ver­ständ­lich und ernst­haft zu erken­nen geben, dass sie die als Mar­ke ange­mel­de­te Far­be „Rot“ nicht als Her­kunfts­hin­weis benut­zen wer­de ^[15]. Ob dazu nach­dem sie die Mar­ken­an­mel­dung nicht zurück­ge­nom­men hat­te in jedem Fall eine straf­be­wehr­te Unter­las­sungs­er­klä­rung erfor­der­lich war, braucht vor­lie­gend nicht ent­schie­den zu wer­den, weil die Anmel­de­rin kei­ner­lei Unter­las­sungs­er­klä­rung abge­ge­ben hat.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 23. Sep­tem­ber 2015 – I ZR 78/​14

1. vgl. BGH, Urteil vom 13.03.2008 – I ZR 151/​05, GRUR 2008, 912 Rn. 30 = WRP 2008, 1353 Metro­sex; Urteil vom 04.12 2008 – I ZR 94/​06, GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 – Under­berg; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/​08, GRUR 2010, 838 Rn. 24 = WRP 2010, 1043 – DDR-Logo[↩]
2. vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 25 – DDR-Logo; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., vor §§ 1419d Rn. 103[↩]
3. so Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 14 Rn. 1007; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 615[↩]
4. so OLG Mün­chen, GRUR-RR 2005, 375, 378; Ingerl/​Rohnke aaO vor §§ 1419d Rn. 119; Hacker in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 446[↩]
5. vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 – Metro­sex; GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 – Under­berg; GRUR 2010, 838 Rn. 27 – DDR-Logo; GRUR 2014, 382 Rn. 33 – REAL-Chips[↩]
6. vgl. BGH, GRUR-RR 2009, 299 Rn. 14 – Under­berg; BGH, Urteil vom 15.01.2009 – I ZR 57/​07, GRUR 2009, 841 Rn. 23 = WRP 2009, 1139 – Cybersky; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 35 – REAL-Chips[↩]
7. vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 f. – Metro­sex; GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 Under­berg; GRUR 2010, 838 Rn. 29 – DDR-Logo[↩]
8. vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 f. – Metro­sex; GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12 – Under­berg[↩]
9. vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 34 f. REAL-Chips[↩]
10. vgl. Ingerl/​Rohnke aaO vor §§ 1419d Rn. 128[↩]
11. vgl. dazu BGH, Beschluss vom 19.09.2002 – V ZB 37/​02, NJW 2002, 3629, 3630[↩]
12. vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 30 – DDR-Logo[↩]
13. vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 36 – REAL-Chips[↩]
14. vgl. HABM, Ent­schei­dung vom 23.03.2007 R 350/​20071 Rn. 8; Ent­schei­dung vom 12.11.2013 R 2240/​20121 Rn. 6; Beck­OK MarkenR/​Leister, 3. Edi­ti­on, Stand 1.08.2015, VO (EG) 207/​2009 Art. 43 Rn. 4; Hoff­rich­ter-Dau­nicht in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO Art. 43 GMV Rn. 3; Schen­nen in Eisenführ/​Schennen, Gemein­schafts­mar­ken­ver­ord­nung, 4. Aufl., Art. 43 Rn. 8[↩]
15. vgl. BGH, Urteil vom 21.02.2008 – I ZR 142/​05, GRUR 2008, 815 Rn.20 = WRP 2008, 1180 Buch­füh­rungs­bü­ro; MünchKomm-.UWG/Fritzsche, 2. Aufl., § 8 Rn. 98[↩]