Markenschutz für ein gemeinfreies Kunstwerk

Der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus. Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.

Markenschutz für ein gemeinfreies Kunstwerk

Allerdings wird teilweise angenommen, der Kennzeichenschutz dürfe nicht dazu führen, urheberrechtlich gemeinfreie Werke durch den Markenschutz zu remonopolisieren1. Nach anderer Ansicht, der auch der Bundesgerichtshof zuneigt, begründet die Gemeinfreiheit eines Werkes nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzdauer gemäß § 64 UrhG für sich genommen kein Eintragungshindernis2. Der Frage ist im Streitfall nicht nachzugehen, weil der Verletzungsrichter an die erfolgte Eintragung der Marke nach Art. 99 Abs. 1 GMV gebunden ist, wenn wie im vorliegenden Fall der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nicht mit der Widerklage nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 GMV geltend gemacht worden ist3.

Eine Verletzungshandlung nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffenen Abbildungen markenmäßig verwendet werden. Eine markenmäßige Benutzung oder was dem entspricht eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Abbildungen im Rahmen des Produktoder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen4. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte5. Für Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV gilt kein anderer Benutzungsbegriff als für Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung, ob die angegriffene Gestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter6. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Darstellungen der Medusa auf den vom Beklagten vertriebenen Mosaiken seien markenmäßig verwendet worden, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.

Der Bundesgerichtshof verwirft auch das Argument, die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Gestaltungen verbiete sich schon deshalb, weil die fraglichen MedusaAbbildungen urheberrechtlich schutzfähige Werke seien und die Schutzdauer des Urheberrechts gemäß § 64 UrhG 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers ende. Sei ein Werk im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gemeinfrei geworden, dürfe es nicht durch das Markenrecht monopolisiert werden. Entsprechendes habe zu gelten, wenn das Werk so alt sei, dass es nie urheberrechtlich geschützt gewesen sei, wie dies vorliegend bei der Medusa von Phidias der Fall sei, weil im Zeitpunkt der Schaffung des Werkes noch keine Gesetze zum Schutz des Urheberrechts bestanden hätten.

Denn, so der Bundesgerichtshof, der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, schließt eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus7. Andernfalls würde der Marke jeder Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt, was mit der grundsätzlichen Bindung des Verletzungsrichters an die Markeneintragung nicht zu vereinbaren wäre.

Das Berufungsgericht ist jedoch im hier entschiedenen Fall bei seiner Prüfung, ob die Darstellungen der Medusa auf den drei in Rede stehenden Mosaiken des Beklagten markenmäßig benutzt worden sind, nach Ansicht des Bundesgerichtshofs von einem unzutreffenden Maßstab ausgegangen. Es hat rechtsfehlerhaft der Beurteilung der markenmäßigen Benutzung nicht die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers zugrunde gelegt.

Das Berufungsgericht hat angenommen, der Verkehr fasse zwar die Formgestaltung der Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auf, sondern sehe in der Warenform zunächst nur eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst. Im vorliegenden Fall gehe der Verkehr bei den angegriffenen Ausführungsformen trotz ihres dekorativen Charakters gleichwohl von einem Herkunftshinweis aus. Diejenigen Verbraucher, denen die Klagemarke bekannt sei, würden aufgrund der weitgehenden Übereinstimmungen mit den Abbildungen auf den fraglichen drei Mosaiken des Beklagten annehmen, diese stammten aus dem Unternehmen der Inhaberin der Klagemarke.

Das Berufungsgericht hat bei dieser Beurteilung nicht hinreichend berücksichtigt, dass nach seinen Feststellungen nicht mehr als fünf Prozent des Publikums die Klagemarke kennen. Damit hat das Berufungsgericht für die Beurteilung der markenmäßigen Benutzung nicht den Maßstab des Durchschnittsverbrauchers herangezogen, sondern auf das Verständnis eines kleinen Teils des Verkehrs abgestellt, dem die Gemeinschaftsmarke der Klägerin bekannt ist und der der fraglichen Abbildung der Medusa deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr in einer mit der Klagemarke identischen oder ähnlichen Darstellung auf Mosaiken begegnet.

Abweichendes ergibt sich anders als die Revisionserwiderung meint auch nicht aus der Entscheidung “adidas/Marca Mode” des Gerichtshofs der Europäischen Union8. In dieser Entscheidung hat der Gerichtshof der Europäischen Union für die Frage einer markenmäßigen Benutzung eines Zeichens mit dekorativem Charakter nicht allein auf die Ähnlichkeit der Kollisionszeichen, sondern auch auf den Bekanntheitsgrad der Klagemarke abgestellt9. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ebenfalls anerkannt, dass die Frage, ob der Verkehr ein Motiv nur als dekoratives Element oder (auch) als Herkunftshinweis auffasst, von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der Klagemarke abhängt10. Im vorliegenden Fall ergeben sich aufgrund der Kennzeichnungskraft der Klagemarke Nr. 1665306 keine Anhaltspunkte für eine markenmäßige Verwendung der drei fraglichen MedusaMotive auf den vom Beklagten vertriebenen Mosaiken. Das Berufungsgericht, das von originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen ist, hat keine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke infolge ihrer Benutzung und keine Bekanntheit der Klagemarke festgestellt.

Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union bedarf es nicht. Eine Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der entscheidungserheblichen Rechtsfrage hier der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bildmotive eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugrunde liegt11. Davon ist im Streitfall aufgrund der zahlreichen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zur rechtsverletzenden Benutzung einer Marke auszugehen. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall ist Aufgabe der nationalen Gerichte12.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. November 2011 – I ZR 175/09

  1. vgl. Klinkert/Schwab, GRUR 1999, 1067, 1069 ff.; kritisch auch Wandtke/Bullinger, GRUR 1997, 573, 577 f.; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3 MarkenG Rn. 358 []
  2. vgl. BPatG, GRUR 1998, 1021, 1023; BPatG, Beschluss vom 26.07.2005 27 W (pat) 182/04; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 8 Rn. 175 und 275 []
  3. vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2004 – I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 Lila-Schokolade; österr. OGH, WRP 2010, 406, 410 []
  4. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL: EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 48 ff. [Arsenal Football Club]; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urteil vom 30.04.2008 – I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 = WRP 2008, 1196 Rillenkoffer []
  5. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL: EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – C-533/06, Slg 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 57 [O2/Hutchison]; Urteil vom 18.06.2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 [L’Oréal/Bellure]; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 25 = WRP 2010, 1508 Pralinenform II []
  6. vgl. BGH, Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 23 Pralinenform I []
  7. vgl. W. Nordemann, WRP 1997, 389, 392; Wandtke/Bullinger, GRUR 1997, 573, 578; Tresper, Urheberrechtlich schutzfähige Zeichen als Marken, 2007, 145 []
  8. EuGH, Urteil vom 10.04.2008 – C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 []
  9. EuGH, GRUR 2008, 503 Rn. 36 [adidas/Marca Mode] []
  10. vgl. BGH, Urteil vom 06.07.2000 – I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn.20 = WRP 2010, 1043 DDR-Logo; zur markenmäßigen Verwendung von Farben oder Warenformen: BGH, Urteil vom 04.09.2003 – I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 f. Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 33 Pralinenform II []
  11. vgl. EuGH, Urteil vom 30.09.2003 – C-224/01, Slg. 2003, I-10239 = NJW 2003, 3539 Rn. 118 Köbler []
  12. vgl. EuGH, Urteil vom 16.11.2004 – C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 [Anheuser-Busch]; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 06.04.2006 – C-348/04, Slg. 2007, I-3391 Rn. 3 [Boehringer Ingelheim/Swingward II] []