Mar­ken­schutz für ein gemein­frei­es Kunst­werk

Der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütz­tes Kunst­werk gemein­frei gewor­den ist, schließt eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung einer dem Kunst­werk ent­spre­chen­den oder ihm ähn­li­chen Gestal­tung nicht aus. Fasst der Durch­schnitts­ver­brau­cher ein Bild­mo­tiv nur als deko­ra­ti­ves Ele­ment auf, ergibt sich eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung die­ses Motivs nicht dar­aus, dass ein klei­ner Teil des ange­spro­che­nen Publi­kums das Bild­mo­tiv als Mar­ke erkennt und der frag­li­chen Abbil­dung des­halb einen Her­kunfts­hin­weis ent­nimmt.

Mar­ken­schutz für ein gemein­frei­es Kunst­werk

Aller­dings wird teil­wei­se ange­nom­men, der Kenn­zei­chen­schutz dür­fe nicht dazu füh­ren, urhe­ber­recht­lich gemein­freie Wer­ke durch den Mar­ken­schutz zu remo­no­po­li­sie­ren [1]. Nach ande­rer Ansicht, der auch der Bun­des­ge­richts­hof zuneigt, begrün­det die Gemein­frei­heit eines Wer­kes nach Ablauf der urhe­ber­recht­li­chen Schutz­dau­er gemäß § 64 UrhG für sich genom­men kein Ein­tra­gungs­hin­der­nis [2]. Der Fra­ge ist im Streit­fall nicht nach­zu­ge­hen, weil der Ver­let­zungs­rich­ter an die erfolg­te Ein­tra­gung der Mar­ke nach Art. 99 Abs. 1 GMV gebun­den ist, wenn wie im vor­lie­gen­den Fall der gel­tend gemach­te Nich­tig­keits­grund nicht mit der Wider­kla­ge nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Ver­bin­dung mit Art. 7 Abs. 1 GMV gel­tend gemacht wor­den ist [3].

Eine Ver­let­zungs­hand­lung nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV kann grund­sätz­lich nur ange­nom­men wer­den, wenn die ange­grif­fe­nen Abbil­dun­gen mar­ken­mä­ßig ver­wen­det wer­den. Eine mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung oder was dem ent­spricht eine Ver­wen­dung als Mar­ke setzt vor­aus, dass die Abbil­dun­gen im Rah­men des Pro­duk­to­der Leis­tungs­ab­sat­zes jeden­falls auch der Unter­schei­dung der Waren oder Dienst­leis­tun­gen eines Unter­neh­mens von denen ande­rer die­nen [4]. Die Rech­te aus der Mar­ke nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV, des­sen Anwen­dung eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr vor­aus­setzt, sind daher auf die­je­ni­gen Fäl­le beschränkt, in denen die Benut­zung des Zei­chens durch einen Drit­ten die Haupt­funk­ti­on der Mar­ke, das heißt die Gewähr­leis­tung der Her­kunft der Ware oder Dienst­leis­tung gegen­über dem Ver­brau­cher, beein­träch­tigt oder immer­hin beein­träch­ti­gen könn­te [5]. Für Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV gilt kein ande­rer Benut­zungs­be­griff als für Art. 5 Abs. 1 Buchst. b Mar­kenRL und § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG.

Die Beur­tei­lung, ob die ange­grif­fe­ne Gestal­tung vom Ver­kehr als Her­kunfts­hin­weis ver­stan­den wird, obliegt im Wesent­li­chen dem Tatrich­ter [6]. Im Revi­si­ons­ver­fah­ren ist daher nur zu prü­fen, ob der Tatrich­ter den Rechts­be­griff zutref­fend erfasst und ohne Wider­spruch zu Denk­ge­set­zen und Erfah­rungs­sät­zen geur­teilt hat und ob das gewon­ne­ne Ergeb­nis von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen wird. Die Annah­me des Beru­fungs­ge­richts, die ange­grif­fe­nen Dar­stel­lun­gen der Medu­sa auf den vom Beklag­ten ver­trie­be­nen Mosai­ken sei­en mar­ken­mä­ßig ver­wen­det wor­den, ist jedoch nicht frei von Rechts­feh­lern.

Der Bun­des­ge­richts­hof ver­wirft auch das Argu­ment, die Annah­me einer mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung der ange­grif­fe­nen Gestal­tun­gen ver­bie­te sich schon des­halb, weil die frag­li­chen Medu­sa­Ab­bil­dun­gen urhe­ber­recht­lich schutz­fä­hi­ge Wer­ke sei­en und die Schutz­dau­er des Urhe­ber­rechts gemäß § 64 UrhG 70 Jah­re nach dem Tode des Urhe­bers ende. Sei ein Werk im Sin­ne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gemein­frei gewor­den, dür­fe es nicht durch das Mar­ken­recht mono­po­li­siert wer­den. Ent­spre­chen­des habe zu gel­ten, wenn das Werk so alt sei, dass es nie urhe­ber­recht­lich geschützt gewe­sen sei, wie dies vor­lie­gend bei der Medu­sa von Phi­di­as der Fall sei, weil im Zeit­punkt der Schaf­fung des Wer­kes noch kei­ne Geset­ze zum Schutz des Urhe­ber­rechts bestan­den hät­ten.

Denn, so der Bun­des­ge­richts­hof, der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütz­tes Kunst­werk gemein­frei gewor­den ist, schließt eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung einer dem Kunst­werk ent­spre­chen­den oder ihm ähn­li­chen Gestal­tung nicht aus [7]. Andern­falls wür­de der Mar­ke jeder Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV und § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG ver­sagt, was mit der grund­sätz­li­chen Bin­dung des Ver­let­zungs­rich­ters an die Mar­ken­ein­tra­gung nicht zu ver­ein­ba­ren wäre.

Das Beru­fungs­ge­richt ist jedoch im hier ent­schie­de­nen Fall bei sei­ner Prü­fung, ob die Dar­stel­lun­gen der Medu­sa auf den drei in Rede ste­hen­den Mosai­ken des Beklag­ten mar­ken­mä­ßig benutzt wor­den sind, nach Ansicht des Bun­des­ge­richts­hofs von einem unzu­tref­fen­den Maß­stab aus­ge­gan­gen. Es hat rechts­feh­ler­haft der Beur­tei­lung der mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung nicht die Auf­fas­sung des Durch­schnitts­ver­brau­chers zugrun­de gelegt.

Das Beru­fungs­ge­richt hat ange­nom­men, der Ver­kehr fas­se zwar die Form­ge­stal­tung der Ware regel­mä­ßig nicht in glei­cher Wei­se wie Wort- und Bild­mar­ken als Her­kunfts­hin­weis auf, son­dern sehe in der Waren­form zunächst nur eine funk­tio­nel­le und ästhe­ti­sche Aus­ge­stal­tung der Ware selbst. Im vor­lie­gen­den Fall gehe der Ver­kehr bei den ange­grif­fe­nen Aus­füh­rungs­for­men trotz ihres deko­ra­ti­ven Cha­rak­ters gleich­wohl von einem Her­kunfts­hin­weis aus. Die­je­ni­gen Ver­brau­cher, denen die Kla­ge­mar­ke bekannt sei, wür­den auf­grund der weit­ge­hen­den Über­ein­stim­mun­gen mit den Abbil­dun­gen auf den frag­li­chen drei Mosai­ken des Beklag­ten anneh­men, die­se stamm­ten aus dem Unter­neh­men der Inha­be­rin der Kla­ge­mar­ke.

Das Beru­fungs­ge­richt hat bei die­ser Beur­tei­lung nicht hin­rei­chend berück­sich­tigt, dass nach sei­nen Fest­stel­lun­gen nicht mehr als fünf Pro­zent des Publi­kums die Kla­ge­mar­ke ken­nen. Damit hat das Beru­fungs­ge­richt für die Beur­tei­lung der mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung nicht den Maß­stab des Durch­schnitts­ver­brau­chers her­an­ge­zo­gen, son­dern auf das Ver­ständ­nis eines klei­nen Teils des Ver­kehrs abge­stellt, dem die Gemein­schafts­mar­ke der Klä­ge­rin bekannt ist und der der frag­li­chen Abbil­dung der Medu­sa des­halb einen Her­kunfts­hin­weis ent­nimmt, wenn er ihr in einer mit der Kla­ge­mar­ke iden­ti­schen oder ähn­li­chen Dar­stel­lung auf Mosai­ken begeg­net.

Abwei­chen­des ergibt sich anders als die Revi­si­ons­er­wi­de­rung meint auch nicht aus der Ent­schei­dung „adidas/​Marca Mode“ des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on [8]. In die­ser Ent­schei­dung hat der Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on für die Fra­ge einer mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung eines Zei­chens mit deko­ra­ti­vem Cha­rak­ter nicht allein auf die Ähn­lich­keit der Kol­li­si­ons­zei­chen, son­dern auch auf den Bekannt­heits­grad der Kla­ge­mar­ke abge­stellt [9]. In der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ist eben­falls aner­kannt, dass die Fra­ge, ob der Ver­kehr ein Motiv nur als deko­ra­ti­ves Ele­ment oder (auch) als Her­kunfts­hin­weis auf­fasst, von der Kenn­zeich­nungs­kraft und dem Bekannt­heits­grad der Kla­ge­mar­ke abhängt [10]. Im vor­lie­gen­den Fall erge­ben sich auf­grund der Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­mar­ke Nr. 1665306 kei­ne Anhalts­punk­te für eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung der drei frag­li­chen Medu­sa­Mo­ti­ve auf den vom Beklag­ten ver­trie­be­nen Mosai­ken. Das Beru­fungs­ge­richt, das von ori­gi­när durch­schnitt­li­cher Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­mar­ke aus­ge­gan­gen ist, hat kei­ne Stei­ge­rung der Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­mar­ke infol­ge ihrer Benut­zung und kei­ne Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke fest­ge­stellt.

Eines Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chens an den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on bedarf es nicht. Eine Vor­la­ge nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht gebo­ten, wenn der Lösung der ent­schei­dungs­er­heb­li­chen Rechts­fra­ge hier der mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung der ange­grif­fe­nen Bild­mo­ti­ve eine gesi­cher­te Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on zugrun­de liegt [11]. Davon ist im Streit­fall auf­grund der zahl­rei­chen Ent­schei­dun­gen des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on zur rechts­ver­let­zen­den Benut­zung einer Mar­ke aus­zu­ge­hen. Die Umset­zung die­ser Ent­schei­dungs­pra­xis im kon­kre­ten Fall ist Auf­ga­be der natio­na­len Gerich­te [12].

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 24. Novem­ber 2011 – I ZR 175/​09

  1. vgl. Klinkert/​Schwab, GRUR 1999, 1067, 1069 ff.; kri­tisch auch Wandtke/​Bullinger, GRUR 1997, 573, 577 f.; vgl. auch Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 3 Mar­kenG Rn. 358[]
  2. vgl. BPatG, GRUR 1998, 1021, 1023; BPatG, Beschluss vom 26.07.2005 27 W (pat) 182/​04; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 8 Rn. 175 und 275[]
  3. vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2004 – I ZR 91/​02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 Lila-Scho­ko­la­de; österr. OGH, WRP 2010, 406, 410[]
  4. zu Art. 5 Abs. 1 Mar­kenRL: EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – C‑206/​01, Slg. 2002, I‑10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 48 ff. [Arse­nal Foot­ball Club]; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG: BGH, Urteil vom 30.04.2008 – I ZR 123/​05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 = WRP 2008, 1196 Ril­len­kof­fer[]
  5. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b Mar­kenRL: EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – C‑533/​06, Slg 2008, I‑4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 57 [O2/​Hutchison]; Urteil vom 18.06.2009 – C‑487/​07, Slg. 2009, I‑5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 [L’Oréal/​Bellure]; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG: BGH, Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/​05, GRUR 2010, 1103 Rn. 25 = WRP 2010, 1508 Pra­li­nen­form II[]
  6. vgl. BGH, Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/​04, BGHZ 171, 89 Rn. 23 Pra­li­nen­form I[]
  7. vgl. W. Nor­de­mann, WRP 1997, 389, 392; Wandtke/​Bullinger, GRUR 1997, 573, 578; Tre­sper, Urhe­ber­recht­lich schutz­fä­hi­ge Zei­chen als Mar­ken, 2007, 145[]
  8. EuGH, Urteil vom 10.04.2008 – C‑102/​07, Slg. 2008, I‑2439 = GRUR 2008, 503[]
  9. EuGH, GRUR 2008, 503 Rn. 36 [adidas/​Marca Mode][]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 06.07.2000 – I ZR 21/​98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 Drei-Strei­fen-Kenn­zeich­nung; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/​08, GRUR 2010, 838 Rn.20 = WRP 2010, 1043 DDR-Logo; zur mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung von Far­ben oder Waren­for­men: BGH, Urteil vom 04.09.2003 – I ZR 23/​01, BGHZ 156, 126, 137 f. Farb­mar­ken­ver­let­zung I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 33 Pra­li­nen­form II[]
  11. vgl. EuGH, Urteil vom 30.09.2003 – C‑224/​01, Slg. 2003, I‑10239 = NJW 2003, 3539 Rn. 118 Köb­ler[]
  12. vgl. EuGH, Urteil vom 16.11.2004 – C‑245/​02, Slg. 2004, I‑10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 [Anheu­ser-Busch]; vgl. auch Schluss­an­trä­ge der Gene­ral­an­wäl­tin Sharpston vom 06.04.2006 – C‑348/​04, Slg. 2007, I‑3391 Rn. 3 [Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II][]