Schadensersatzberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie

Die Schadensersatzberechnung nach der Lizenzanalogie, bei der ein fiktiver Lizenzsatz zugrunde gelegt wird, ist gewohnheitsrechtlich anerkannt¹ und nunmehr – in Folge der Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums² – auch in § 139 Abs. 2 Satz 3 PatG kodifiziert.

Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie beruht auf dem Bestreben, dem Verletzten, der sein Schutzrecht nicht auswertet oder der den für ihn oft schwierigen Nachweis eines durch die Verletzungshandlungen entstandenen konkreten Vermögensschadens nicht oder nur unvollkommen führen kann, gleichwohl einen Ausgleich dafür zu verschaffen, dass der Verletzer durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechts einen geldwerten Vermögensvorteil erlangt hat, dessen Höhe am zuverlässigsten daran gemessen werden kann, wie seine Vermögenslage wäre, wenn er das Schutzrecht erlaubterweise benutzt hätte: Dann hätte er die Gestattung des Schutzrechtsinhabers einholen müssen, die dieser, wie üblich, nur gegen Zahlung eines Entgelts – einer Lizenzgebühr – erteilt hätte³.

Der Schutzrechtsverletzer schuldet bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie das, was vernünftige Parteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Rechtsverletzung vorausgesehen hätten⁴. Es ist der objektive Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung zu ermitteln, der in der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr besteht⁵. Dabei ist unerheblich, ob der Verletzer selbst bereit gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen⁶. Das Gericht hat die Lizenzgebühr gemäß § 287 Abs. 1 ZPO aufgrund einer wertenden Entscheidung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu bemessen⁷. Es sind alle wertbestimmenden Faktoren einzubeziehen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss nehmen⁸. Sofern sich das zur Streitentscheidung berufene Gericht davon überzeugen kann, dass eine ausreichende Zahl von Lizenzverträgen nach einem von der Schadensersatz begehrenden Partei angebotenen Vergütungsmodell abgeschlossen wurden, kommt es nicht darauf an, ob die in den Lizenzsätzen aufgeführten Lizenzsätze und sonstigen Konditionen allgemein üblich und angemessen sind. Bereits der Umstand, dass Lizenzvereinbarungen abgeschlossen werden, rechtfertigt den Schluss, dass vernünftige Vertragsparteien bei vertraglicher Lizenzeinräumung eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten⁹.

Allerdings ist in dem Fall, in dem der Schutzrechtsinhaber das Schutzrecht nutzt oder eine Lizenz erteilt oder die Lizenzbereitschaft erklärt hat, der Lizenzsatz einer einfachen Lizenz der Ermittlung der fiktiven Lizenz zugrunde zu legen¹⁰. Daraus folgt jedoch nicht, dass für die Bemessung dessen, was vernünftige Parteien bei Abschluss des Lizenzvertrages vereinbart hätten, der Hauptlizenzvertrag nicht zu berücksichtigen ist. Denn ein vernünftiger Inhaber einer ausschließlichen Lizenz wird sich bei der Frage, welche Lizenzgebühr er von dem Unterlizenznehmer fordert, an seinen Verpflichtungen aus dem Hauptlizenzvertrag orientieren. Dies gilt in besonderem Maße, wenn – wie hier – sich aus diesem die Pflicht ergibt, dem Patentinhaber einen Anteil an den Unterlizenzgebühren auszuzahlen.

Bei der Ermittlung des hypothetischen Lizenzsatzes ist allerdings auch die wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Rechts, die sich in Gewinnchancen ausdrückt und durch die die am Markt zu erzielende Vergütung bestimmt wird¹¹, zu berücksichtigen, wobei auch die technischen Vorzüge der Erfindungen gegenüber gleichen oder ähnlichen Gegenständen zu berücksichtigen sind¹², eine etwaige Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers¹³ sowie die Möglichkeit für Abnehmer der schutzrechtsverletzenden Vorrichtung, sie auch ohne Benutzung des Schutzrechts zweckmäßig und wirtschaftlich einsetzen zu können¹⁴. Zu den wertbestimmenden Faktoren gehört ferner, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang gegenüber der Verwendung der geschützten Lehre gangbare und aus der Sicht eines Lizenznehmers wirtschaftlich vernünftige Alternativen vorhanden sind¹⁵.

Der Schaden ist um einen verzugsunabhängigen Zinsschaden zu erhöhen, wenn bei freien Lizenzverhandlungen üblicherweise eine Fälligkeitsabrede getroffen worden wäre. Der Verletzer zahlt nicht wie regelmäßig ein vertraglicher Lizenznehmer in kurzen zeitlichen Abständen, sondern erheblich später. Da der Verletzer nicht besser stehen darf als ein vertraglicher Lizenznehmer, muss in einem solchen Fall die Zinspflicht auch für den Verletzer gelten¹⁶. Hieran hat sich durch Art. 13 der Durchsetzungsrichtlinie nichts geändert. Denn nach Art. 13 Abs. 1 Satz 2 der Durchsetzungsrichtlinie berücksichtigen die Gerichte bei der Festsetzung des Schadensersatzes alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber. In geeigneten Fällen können sie den Schadensersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte. Dies schließt die Berücksichtigung der mit einem Lizenznehmer vereinbarten Verzinsung nicht aus.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf der Verletzer weder besser noch schlechter gestellt werden als ein redlicher Lizenznehmer¹⁷. Zwar können die jeweiligen Umstände es bei der Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr zudem rechtfertigen, die Vorteile der Stellung des Verletzers gegenüber der Stellung eines Lizenznehmers zu berücksichtigen, jedoch dürfen die Verletzervorteile nicht einseitig ohne Abwägung der Verletzernachteile lizenzerhöhend verwertet werden¹⁸. Ein Verletzerzuschlag kommt danach nur bei überdurchschnittlichen Besonderheiten der Fallgestaltung in Betracht, nämlich wenn das in Verletzungsfällen normalerweise zu beobachtende Verhältnis der Vorteile und Nachteile der Verletzerstellung im Vergleich zur Stellung des Lizenznehmers erheblich verschoben ist¹⁹. Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte hat es der Bundesgerichtshof – anders als bei der Verletzung musikalischer Aufführungsrechte²⁰ – deshalb bisher abgelehnt, die Lizenzgebühr zu verdoppeln²¹. Demgegenüber vertritt eine im Vordringen befindliche Auffassung, dass die Schadensersatzlizenzgebühr grundsätzlich, d. h. im Regelfall höher als die vertragliche Lizenzgebühr sein muss¹⁰, wobei teilweise eine pauschale Verdoppelung für den Regelfall in Betracht gezogen wird²². Da i vorliegenden Fall jedoch nach beiden Ansichten hier M. jedenfalls der Klagebetrag gebührt, bedarf es keiner Entscheidung der Frage, welcher Ansicht zu folgen ist.

Unter Zugrundelegung der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wäre hier nämlich ein Zuschlag für Vorteile des Verletzers gegenüber dem Lizenznehmer nicht vorzunehmen. Denn das in Verletzungsfällen normalerweise zu beobachtende Verhältnis der Nachteile der Verletzerstellung im Vergleich zur Stellung des Lizenznehmers war hier nicht zu Gunsten der Beklagten verschoben. Vielmehr entsprechen die Vor- und Nachteile den bei Verletzungsfällen üblichen Begebenheiten. Als Nachteil ist die rechtlich ungesicherte und unterbindbare Benutzerstellung des Verletzers zu berücksichtigen¹⁸. Als Vorteil ist zu berücksichtigen, dass der vertraglich Lizenznehmer die gezahlten Lizenzgebühren für die Vergangenheit nicht zurückerhält, wenn etwa das lizenzierte Patent für nichtig erklärt wird, sondern nur künftig keine Lizenzgebühren mehr zu zahlen braucht²³. Ein üblicher weiterer Vorteil der Beklagten als Patentverletzerin gegenüber einem Lizenznehmer ergibt sich daraus, dass M. kein Buchprüfungsrecht zustand²⁴.

Bei der Berechnung des Schadens des Lizenznehmers ist der dem Rechtsinhaber entstandene Schaden zu berücksichtigen²⁵. Um zu gewährleisten, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als eine angemessene Lizenzgebühr zahlen bzw. nicht mehr als den von ihm erzielten Gewinn herausgeben muss, haben der Lizenznehmer und der Rechteinhaber bei getrennter Geltendmachung des Schadens darzulegen, welcher Teil des Gesamtschadens jeweils auf sie entfällt²⁶. Dieser dem Patentinhaber gebührende Anteil ist bei der Berechnung des Anspruchs des geschädigten Lizenznehmers abzuziehen²⁷.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 5. August 2013 – 6 U 114/12

1. vgl. BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tolbutamid[↩]
2. ABl. EU Nr. L 157/45, berichtigt Abl. EU Nr. L 195/16 und ABl. EU Nr. L 351/44 – Durchsetzungsrichtlinie[↩]
3. BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tolbutamid[↩]
4. BGH, GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; BGH, GRUR 2000, 685, 687/688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag[↩]
5. BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tolbutamid; GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; GRUR 2009, 660, 663 Rn. 32- Reseller-Vertrag[↩]
6. BGH, GRUR 2009, 407 Rn. 22 – whistling for a train[↩]
7. BGH, GRUR 1995, 578 – Steuereinrichtung II[↩]
8. BGH, GRUR 1993, 897 – Mogulanlage[↩]
9. BGH, GRUR 1987, 36, 37 – Liedtextwiedergabe II; BGH, GRUR 2009, 660, 663 Rn. 32 – Reseller-Vertrag[↩]
10. Tetzner, GRUR 2009, 6, 9[↩][↩]
11. BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1993, 897, 898- Mogul-Anlage; BGH, GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag[↩]
12. RG Mitt.1939, 194, 196 – Bekämpfung von Grubenexplosionen I[↩]
13. BGH GRUR 1962, 401, 404 -Kreuzbodenventilsäcke III[↩]
14. BGH, GRUR 2000, 685, 688[↩]
15. BGH, GRUR 1993, 897, 898, 899 – Mogul-Anlage; BGH, GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag[↩]
16. vgl. BGHZ 82, 299,309 = GRUR 1982, 301 = NJW 1982, 1154 Kunststoffhohlprofil II; BGHZ 82, 310, 322 = GRUR 1982, 286 = NJW 1982, 1151 Fersenabstützvorrichtung; GRUR 2010, 239, Rn. 55 – BTK[↩]
17. BGH, GRUR 1982, 286, 288 -Fersenabstützvorrichtung; BGH, GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; GRUR 2000, 685, 686 – Formunwirksamer Lizenzvertrag[↩]
18. BGH, GRUR 1982, 286, 287 – Fersenabstützvorrichtung[↩][↩]
19. BGH, GRUR 1982, 286, 288 – Fersenabstützvorrichtung[↩]
20. BGHZ 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr[↩]
21. sog. Verletzerzuschlag, BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tolbutamid[↩]
22. Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 226; Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 462; Meier-Beck, WRP 2012, 503, 507[↩]
23. vgl. LG Düsseldorf, GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife; Meier-Beck, WRP 2012, 503, 507[↩]
24. vgl. LG Düsseldorf, GRUR 2000, 309, 311 – Teigportioniervorrichtung[↩]
25. BGH, GRUR 2008, 896, Rn. 38 – Tintenpatrone I[↩]
26. BGH, GRUR 2008, 896, Rn. 39 – Tintenpatrone I; BGHZ 192, 245 Rn. 16 – Tintenpatrone II[↩]
27. Rogge/Grabinski, in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 Rn. 58; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rn. 2202[↩]