Scha­dens­er­satz­be­rech­nung nach den Grund­sät­zen der Lizenz­ana­lo­gie

Die Scha­dens­er­satz­be­rech­nung nach der Lizenz­ana­lo­gie, bei der ein fik­ti­ver Lizenz­satz zugrun­de gelegt wird, ist gewohn­heits­recht­lich aner­kannt1 und nun­mehr – in Fol­ge der Umset­zung der Richt­li­nie 2004/​48/​EG des Euro­päi­schen Par­la­ments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durch­set­zung der Rech­te des geis­ti­gen Eigen­tums2 – auch in § 139 Abs. 2 Satz 3 PatG kodi­fi­ziert.

Scha­dens­er­satz­be­rech­nung nach den Grund­sät­zen der Lizenz­ana­lo­gie

Die Scha­dens­be­rech­nung nach der Lizenz­ana­lo­gie beruht auf dem Bestre­ben, dem Ver­letz­ten, der sein Schutz­recht nicht aus­wer­tet oder der den für ihn oft schwie­ri­gen Nach­weis eines durch die Ver­let­zungs­hand­lun­gen ent­stan­de­nen kon­kre­ten Ver­mö­gens­scha­dens nicht oder nur unvoll­kom­men füh­ren kann, gleich­wohl einen Aus­gleich dafür zu ver­schaf­fen, dass der Ver­let­zer durch die uner­laub­te Benut­zung des Schutz­rechts einen geld­wer­ten Ver­mö­gens­vor­teil erlangt hat, des­sen Höhe am zuver­läs­sigs­ten dar­an gemes­sen wer­den kann, wie sei­ne Ver­mö­gens­la­ge wäre, wenn er das Schutz­recht erlaub­ter­wei­se benutzt hät­te: Dann hät­te er die Gestat­tung des Schutz­rechts­in­ha­bers ein­ho­len müs­sen, die die­ser, wie üblich, nur gegen Zah­lung eines Ent­gelts – einer Lizenz­ge­bühr – erteilt hät­te3.

Der Schutz­rechts­ver­let­zer schul­det bei der Scha­dens­be­rech­nung nach der Lizenz­ana­lo­gie das, was ver­nünf­ti­ge Par­tei­en bei Abschluss eines Lizenz­ver­tra­ges ver­ein­bart hät­ten, wenn sie die künf­ti­ge Ent­wick­lung und nament­lich den Umfang der Rechts­ver­let­zung vor­aus­ge­se­hen hät­ten4. Es ist der objek­ti­ve Wert der ange­maß­ten Benut­zungs­be­rech­ti­gung zu ermit­teln, der in der ange­mes­se­nen und übli­chen Lizenz­ge­bühr besteht5. Dabei ist uner­heb­lich, ob der Ver­let­zer selbst bereit gewe­sen wäre, für sei­ne Nut­zungs­hand­lun­gen eine Ver­gü­tung in die­ser Höhe zu zah­len6. Das Gericht hat die Lizenz­ge­bühr gemäß § 287 Abs. 1 ZPO auf­grund einer wer­ten­den Ent­schei­dung unter Wür­di­gung aller Umstän­de des Ein­zel­falls nach frei­er Über­zeu­gung zu bemes­sen7. Es sind alle wert­be­stim­men­den Fak­to­ren ein­zu­be­zie­hen, die auch bei frei­en Lizenz­ver­hand­lun­gen auf die Höhe der Ver­gü­tung Ein­fluss neh­men8. Sofern sich das zur Streit­ent­schei­dung beru­fe­ne Gericht davon über­zeu­gen kann, dass eine aus­rei­chen­de Zahl von Lizenz­ver­trä­gen nach einem von der Scha­dens­er­satz begeh­ren­den Par­tei ange­bo­te­nen Ver­gü­tungs­mo­dell abge­schlos­sen wur­den, kommt es nicht dar­auf an, ob die in den Lizenz­sät­zen auf­ge­führ­ten Lizenz­sät­ze und sons­ti­gen Kon­di­tio­nen all­ge­mein üblich und ange­mes­sen sind. Bereits der Umstand, dass Lizenz­ver­ein­ba­run­gen abge­schlos­sen wer­den, recht­fer­tigt den Schluss, dass ver­nünf­ti­ge Ver­trags­par­tei­en bei ver­trag­li­cher Lizenz­ein­räu­mung eine ent­spre­chen­de Ver­gü­tung ver­ein­bart hät­ten9.

Aller­dings ist in dem Fall, in dem der Schutz­rechts­in­ha­ber das Schutz­recht nutzt oder eine Lizenz erteilt oder die Lizenz­be­reit­schaft erklärt hat, der Lizenz­satz einer ein­fa­chen Lizenz der Ermitt­lung der fik­ti­ven Lizenz zugrun­de zu legen10. Dar­aus folgt jedoch nicht, dass für die Bemes­sung des­sen, was ver­nünf­ti­ge Par­tei­en bei Abschluss des Lizenz­ver­tra­ges ver­ein­bart hät­ten, der Haupt­li­zenz­ver­trag nicht zu berück­sich­ti­gen ist. Denn ein ver­nünf­ti­ger Inha­ber einer aus­schließ­li­chen Lizenz wird sich bei der Fra­ge, wel­che Lizenz­ge­bühr er von dem Unter­li­zenz­neh­mer for­dert, an sei­nen Ver­pflich­tun­gen aus dem Haupt­li­zenz­ver­trag ori­en­tie­ren. Dies gilt in beson­de­rem Maße, wenn – wie hier – sich aus die­sem die Pflicht ergibt, dem Patent­in­ha­ber einen Anteil an den Unter­li­zenz­ge­büh­ren aus­zu­zah­len.

Bei der Ermitt­lung des hypo­the­ti­schen Lizenz­sat­zes ist aller­dings auch die wirt­schaft­li­che Bedeu­tung des geschütz­ten Rechts, die sich in Gewinn­chan­cen aus­drückt und durch die die am Markt zu erzie­len­de Ver­gü­tung bestimmt wird11, zu berück­sich­ti­gen, wobei auch die tech­ni­schen Vor­zü­ge der Erfin­dun­gen gegen­über glei­chen oder ähn­li­chen Gegen­stän­den zu berück­sich­ti­gen sind12, eine etwai­ge Mono­pol­stel­lung des Schutz­rechts­in­ha­bers13 sowie die Mög­lich­keit für Abneh­mer der schutz­rechts­ver­let­zen­den Vor­rich­tung, sie auch ohne Benut­zung des Schutz­rechts zweck­mä­ßig und wirt­schaft­lich ein­set­zen zu kön­nen14. Zu den wert­be­stim­men­den Fak­to­ren gehört fer­ner, ob und gege­be­nen­falls in wel­chem Umfang gegen­über der Ver­wen­dung der geschütz­ten Leh­re gang­ba­re und aus der Sicht eines Lizenz­neh­mers wirt­schaft­lich ver­nünf­ti­ge Alter­na­ti­ven vor­han­den sind15.

Der Scha­den ist um einen ver­zugs­un­ab­hän­gi­gen Zins­scha­den zu erhö­hen, wenn bei frei­en Lizenz­ver­hand­lun­gen übli­cher­wei­se eine Fäl­lig­keits­ab­re­de getrof­fen wor­den wäre. Der Ver­let­zer zahlt nicht wie regel­mä­ßig ein ver­trag­li­cher Lizenz­neh­mer in kur­zen zeit­li­chen Abstän­den, son­dern erheb­lich spä­ter. Da der Ver­let­zer nicht bes­ser ste­hen darf als ein ver­trag­li­cher Lizenz­neh­mer, muss in einem sol­chen Fall die Zins­pflicht auch für den Ver­let­zer gel­ten16. Hier­an hat sich durch Art. 13 der Durch­set­zungs­richt­li­nie nichts geän­dert. Denn nach Art. 13 Abs. 1 Satz 2 der Durch­set­zungs­richt­li­nie berück­sich­ti­gen die Gerich­te bei der Fest­set­zung des Scha­dens­er­sat­zes alle in Fra­ge kom­men­den Aspek­te, wie die nega­ti­ven wirt­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen, ein­schließ­lich der Gewinn­ein­bu­ßen für die geschä­dig­te Par­tei und der zu Unrecht erziel­ten Gewin­ne des Ver­let­zers, sowie in geeig­ne­ten Fäl­len auch ande­re als die rein wirt­schaft­li­chen Fak­to­ren, wie den imma­te­ri­el­len Scha­den für den Rechts­in­ha­ber. In geeig­ne­ten Fäl­len kön­nen sie den Scha­dens­er­satz als Pau­schal­be­trag fest­set­zen, und zwar auf der Grund­la­ge von Fak­to­ren wie min­des­tens dem Betrag der Ver­gü­tung oder Gebühr, die der Ver­let­zer hät­te ent­rich­ten müs­sen, wenn er die Erlaub­nis zur Nut­zung des Rechts des geis­ti­gen Eigen­tums ein­ge­holt hät­te. Dies schließt die Berück­sich­ti­gung der mit einem Lizenz­neh­mer ver­ein­bar­ten Ver­zin­sung nicht aus.

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs darf der Ver­let­zer weder bes­ser noch schlech­ter gestellt wer­den als ein red­li­cher Lizenz­neh­mer17. Zwar kön­nen die jewei­li­gen Umstän­de es bei der Bemes­sung der ange­mes­se­nen Lizenz­ge­bühr zudem recht­fer­ti­gen, die Vor­tei­le der Stel­lung des Ver­let­zers gegen­über der Stel­lung eines Lizenz­neh­mers zu berück­sich­ti­gen, jedoch dür­fen die Ver­let­zer­vor­tei­le nicht ein­sei­tig ohne Abwä­gung der Ver­let­zer­nach­tei­le lizenz­er­hö­hend ver­wer­tet wer­den18. Ein Ver­let­zer­zu­schlag kommt danach nur bei über­durch­schnitt­li­chen Beson­der­hei­ten der Fall­ge­stal­tung in Betracht, näm­lich wenn das in Ver­let­zungs­fäl­len nor­ma­ler­wei­se zu beob­ach­ten­de Ver­hält­nis der Vor­tei­le und Nach­tei­le der Ver­let­zer­stel­lung im Ver­gleich zur Stel­lung des Lizenz­neh­mers erheb­lich ver­scho­ben ist19. Für die Ver­let­zung gewerb­li­cher Schutz­rech­te hat es der Bun­des­ge­richts­hof – anders als bei der Ver­let­zung musi­ka­li­scher Auf­füh­rungs­rech­te20 – des­halb bis­her abge­lehnt, die Lizenz­ge­bühr zu ver­dop­peln21. Dem­ge­gen­über ver­tritt eine im Vor­drin­gen befind­li­che Auf­fas­sung, dass die Scha­dens­er­satz­li­zenz­ge­bühr grund­sätz­lich, d. h. im Regel­fall höher als die ver­trag­li­che Lizenz­ge­bühr sein muss22, wobei teil­wei­se eine pau­scha­le Ver­dop­pe­lung für den Regel­fall in Betracht gezo­gen wird23. Da i vor­lie­gen­den Fall jedoch nach bei­den Ansich­ten hier M. jeden­falls der Kla­ge­be­trag gebührt, bedarf es kei­ner Ent­schei­dung der Fra­ge, wel­cher Ansicht zu fol­gen ist.

Unter Zugrun­de­le­gung der stän­di­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs wäre hier näm­lich ein Zuschlag für Vor­tei­le des Ver­let­zers gegen­über dem Lizenz­neh­mer nicht vor­zu­neh­men. Denn das in Ver­let­zungs­fäl­len nor­ma­ler­wei­se zu beob­ach­ten­de Ver­hält­nis der Nach­tei­le der Ver­let­zer­stel­lung im Ver­gleich zur Stel­lung des Lizenz­neh­mers war hier nicht zu Guns­ten der Beklag­ten ver­scho­ben. Viel­mehr ent­spre­chen die Vor- und Nach­tei­le den bei Ver­let­zungs­fäl­len übli­chen Bege­ben­hei­ten. Als Nach­teil ist die recht­lich unge­si­cher­te und unter­bind­ba­re Benut­zer­stel­lung des Ver­let­zers zu berück­sich­ti­gen24. Als Vor­teil ist zu berück­sich­ti­gen, dass der ver­trag­lich Lizenz­neh­mer die gezahl­ten Lizenz­ge­büh­ren für die Ver­gan­gen­heit nicht zurück­er­hält, wenn etwa das lizen­zier­te Patent für nich­tig erklärt wird, son­dern nur künf­tig kei­ne Lizenz­ge­büh­ren mehr zu zah­len braucht25. Ein übli­cher wei­te­rer Vor­teil der Beklag­ten als Patent­ver­let­ze­rin gegen­über einem Lizenz­neh­mer ergibt sich dar­aus, dass M. kein Buch­prü­fungs­recht zustand26.

Bei der Berech­nung des Scha­dens des Lizenz­neh­mers ist der dem Rechts­in­ha­ber ent­stan­de­ne Scha­den zu berück­sich­ti­gen27. Um zu gewähr­leis­ten, dass der Ver­let­zer ins­ge­samt nicht mehr als eine ange­mes­se­ne Lizenz­ge­bühr zah­len bzw. nicht mehr als den von ihm erziel­ten Gewinn her­aus­ge­ben muss, haben der Lizenz­neh­mer und der Rech­te­inha­ber bei getrenn­ter Gel­tend­ma­chung des Scha­dens dar­zu­le­gen, wel­cher Teil des Gesamt­scha­dens jeweils auf sie ent­fällt28. Die­ser dem Patent­in­ha­ber gebüh­ren­de Anteil ist bei der Berech­nung des Anspruchs des geschä­dig­ten Lizenz­neh­mers abzu­zie­hen29.

Ober­lan­des­ge­richt Karls­ru­he, Urteil vom 5. August 2013 – 6 U 114/​12

  1. vgl. BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tol­butamid []
  2. ABl. EU Nr. L 157/​45, berich­tigt Abl. EU Nr. L 195/​16 und ABl. EU Nr. L 351/​44 – Durch­set­zungs­richt­li­nie []
  3. BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tol­butamid []
  4. BGH, GRUR 1992, 597, 598 – Steu­er­ein­rich­tung; BGH, GRUR 2000, 685, 687/​688 – Form­un­wirk­sa­mer Lizenz­ver­trag []
  5. BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tol­butamid; GRUR 1995, 578, 580 – Steu­er­ein­rich­tung II; GRUR 2009, 660, 663 Rn. 32- Resel­ler-Ver­trag []
  6. BGH, GRUR 2009, 407 Rn. 22 – whist­ling for a train []
  7. BGH, GRUR 1995, 578 – Steu­er­ein­rich­tung II []
  8. BGH, GRUR 1993, 897 – Mogul­an­la­ge []
  9. BGH, GRUR 1987, 36, 37 – Lied­text­wie­der­ga­be II; BGH, GRUR 2009, 660, 663 Rn. 32 – Resel­ler-Ver­trag []
  10. Tetz­ner, GRUR 2009, 6, 9 []
  11. BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuz­bo­den­ven­til­sä­cke III; GRUR 1993, 897, 898- Mogul-Anla­ge; BGH, GRUR 2000, 685, 688 – Form­un­wirk­sa­mer Lizenz­ver­trag []
  12. RG Mitt.1939, 194, 196 – Bekämp­fung von Gru­ben­ex­plo­sio­nen I []
  13. BGH GRUR 1962, 401, 404 ‑Kreuz­bo­den­ven­til­sä­cke III []
  14. BGH, GRUR 2000, 685, 688 []
  15. BGH, GRUR 1993, 897, 898, 899 – Mogul-Anla­ge; BGH, GRUR 2000, 685, 688 – Form­un­wirk­sa­mer Lizenz­ver­trag []
  16. vgl. BGHZ 82, 299,309 = GRUR 1982, 301 = NJW 1982, 1154 Kunst­stoff­hohl­pro­fil II; BGHZ 82, 310, 322 = GRUR 1982, 286 = NJW 1982, 1151 Fer­sen­ab­stütz­vor­rich­tung; GRUR 2010, 239, Rn. 55 – BTK []
  17. BGH, GRUR 1982, 286, 288 ‑Fer­sen­ab­stütz­vor­rich­tung; BGH, GRUR 1987, 37, 39 – Video­li­zenz­ver­trag; GRUR 2000, 685, 686 – Form­un­wirk­sa­mer Lizenz­ver­trag []
  18. BGH, GRUR 1982, 286, 287 – Fer­sen­ab­stütz­vor­rich­tung []
  19. BGH, GRUR 1982, 286, 288 – Fer­sen­ab­stütz­vor­rich­tung []
  20. BGHZ 59, 286, 291 – Dop­pel­te Tarif­ge­bühr []
  21. sog. Ver­let­zer­zu­schlag, BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tol­butamid []
  22. Tetz­ner, GRUR 2009, 6, 9 []
  23. Bodewig/​Wandtke, GRUR 2008, 220, 226; Ungern-Stern­berg, GRUR 2009, 460, 462; Mei­er-Beck, WRP 2012, 503, 507 []
  24. BGH, GRUR 1982, 286, 287 – Fer­sen­ab­stütz­vor­rich­tung []
  25. vgl. LG Düs­sel­dorf, GRUR 2000, 690, 692 – Reak­tanz­schlei­fe; Mei­er-Beck, WRP 2012, 503, 507 []
  26. vgl. LG Düs­sel­dorf, GRUR 2000, 309, 311 – Teig­por­tio­nier­vor­rich­tung []
  27. BGH, GRUR 2008, 896, Rn. 38 – Tin­ten­pa­tro­ne I []
  28. BGH, GRUR 2008, 896, Rn. 39 – Tin­ten­pa­tro­ne I; BGHZ 192, 245 Rn. 16 – Tin­ten­pa­tro­ne II []
  29. Rogge/​Grabinski, in Ben­kard, PatG, 10. Aufl., § 139 Rn. 58; Küh­nen, Hand­buch der Patent­ver­let­zung, 6. Aufl., Rn. 2202 []