Schutzun­fä­hi­ge und prä­gen­de Mar­ken­be­stand­tei­le

Der Grund­satz, dass allein wegen der Über­ein­stim­mung in einem schutzun­fä­hi­gen Bestand­teil kei­ne zur Ver­wechs­lungs­ge­fahr füh­ren­de Zei­chen­ähn­lich­keit ange­nom­men wer­den kann, ist nicht ohne wei­te­res und ein­schrän­kungs­los auf die Fall­kon­stel­la­ti­on über­trag­bar, dass der poten­ti­ell kol­li­si­ons­be­grün­den­de schutzun­fä­hi­ge Bestand­teil nicht in der Kla­ge- oder Wider­spruchs­mar­ke, son­dern in der ange­grif­fe­nen Mar­ke ent­hal­ten ist.

Schutzun­fä­hi­ge und prä­gen­de Mar­ken­be­stand­tei­le

Ein schutzun­fä­hi­ger Bestand­teil einer ange­grif­fe­nen Wort-Bild-Mar­ke kann prä­gen­de und damit kol­li­si­ons­be­grün­den­de Wir­kung haben, wenn die­ser Bestand­teil zwar vom Ver­kehr als beschrei­bend erkannt, auf­grund der beson­de­ren gra­phi­schen Gestal­tung jedoch als das domi­nie­ren­de Ele­ment wahr­ge­nom­men wird, weil wei­te­re schutz­fä­hi­ge Bestand­tei­le in der zusam­men­ge­setz­ten Mar­ke feh­len.

Ver­wechs­lungs­ge­fahr[↑]

Die Fra­ge, ob Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG gege­ben ist, ist – eben­so wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG – unter Her­an­zie­hung aller Umstän­de des Ein­zel­falls umfas­send zu beur­tei­len. Dabei ist von einer Wech­sel­wir­kung zwi­schen der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, dem Grad der Ähn­lich­keit der Mar­ken und der Kenn­zeich­nungs­kraft der prio­ri­täts­äl­te­ren Mar­ke in der Wei­se aus­zu­ge­hen, dass ein gerin­ge­rer Grad der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch einen höhe­ren Grad der Ähn­lich­keit der Mar­ken oder durch eine gestei­ger­te Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den kann und umge­kehrt 1.

Ori­gi­nä­re Kenn­zeich­nungs­kraft[↑]

Die ori­gi­nä­re Kenn­zeich­nungs­kraft wird bestimmt durch die Eig­nung der Mar­ke, sich unab­hän­gig von der jewei­li­gen Benut­zungs­la­ge als Unter­schei­dungs­mit­tel für die Waren und Dienst­leis­tun­gen eines Unter­neh­mens bei den betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­sen ein­zu­prä­gen und die Waren und Dienst­leis­tun­gen damit von den­je­ni­gen ande­rer Unter­neh­men zu unter­schei­den 2. Lie­gen kei­ne kon­kre­ten Anhalts­punk­te vor, die für eine hohe oder gerin­ge Kenn­zeich­nungs­kraft spre­chen, ist von nor­ma­ler oder was dem ent­spricht durch­schnitt­li­cher Kenn­zeich­nungs­kraft aus­zu­ge­hen 3. Dem­entspre­chend hat der Bun­des­ge­richts­hof ange­nom­men, dass Buch­sta­ben­fol­gen regel­mä­ßig über durch­schnitt­li­che Kenn­zeich­nungs­kraft von Haus aus ver­fü­gen, wenn Anzei­chen für eine abwei­chen­de Beur­tei­lung auf dem jewei­li­gen Waren- und Dienst­leis­tungs­sek­tor feh­len 4.

Im Rah­men der Bestim­mung der ori­gi­nä­ren Kenn­zeich­nungs­kraft ist regel­mä­ßig nicht zwi­schen aus­sprech­ba­ren und nicht aus­sprech­ba­ren Buch­sta­ben­fol­gen zu dif­fe­ren­zie­ren. Die Fra­ge der Aus­sprech­bar­keit ist ohne Ein­fluss auf die Eig­nung einer nicht beschrei­ben­den Buch­sta­ben­fol­ge, her­kunfts­hin­wei­send zu wir­ken 5.

Auch folgt aus einer weit ver­brei­te­ten Ver­wen­dung abge­kürz­ter Bezeich­nun­gen von Ein­rich­tun­gen im Bil­dungs­be­reich kei­ne Kenn­zeich­nungs­schwä­che von Buch­sta­ben­fol­gen 6.

Ähn­lich­keit ein­an­der gegen­über­ste­hen­der Zei­chen[↑]

Die Ähn­lich­keit ein­an­der gegen­über­ste­hen­der Zei­chen ist nach deren Ähn­lich­keit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeu­tungs- oder Sinn­ge­halt zu beur­tei­len, weil Mar­ken auf die mit ihnen ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se in bild­li­cher, klang­li­cher und begriff­li­cher Hin­sicht wir­ken kön­nen. Dabei genügt für die Beja­hung der Zei­chen­ähn­lich­keit regel­mä­ßig bereits die Ähn­lich­keit in einem der genann­ten Wahr­neh­mungs­be­rei­che. Bei der Beur­tei­lung der Zei­chen­ähn­lich­keit ist auf den durch die Zei­chen her­vor­ge­ru­fe­nen Gesamt­ein­druck abzu­stel­len, wobei ins­be­son­de­re ihre unter­schei­dungs­kräf­ti­gen und domi­nie­ren­den Ele­men­te zu berück­sich­ti­gen sind. Besteht Ähn­lich­keit zwi­schen jeweils prä­gen­den Bestand­tei­len, so ist eine Zei­chen­ähn­lich­keit gege­ben 7. Prä­gen­den Cha­rak­ter hat ein Zei­chen­be­stand­teil, wenn die wei­te­ren Bestand­tei­le des Zei­chens in den Hin­ter­grund tre­ten und den Gesamt­ein­druck nicht mit­be­stim­men. Weil sich der Ver­kehr gera­de an den unter­schei­dungs­kräf­ti­gen Bestand­tei­len eines Zei­chens ori­en­tiert, ist für die Prü­fung des prä­gen­den Cha­rak­ters die Kenn­zeich­nungs­kraft der Zei­chen­be­stand­tei­le zu unter­su­chen 8. Die Beur­tei­lung des Gesamt­ein­drucks zusam­men­ge­setz­ter Zei­chen liegt grund­sätz­lich auf tatrich­ter­li­chem Gebiet. Im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren ist sie nur ein­ge­schränkt dar­auf zu über­prü­fen, ob ihr ein zutref­fen­der Rechts­be­griff zugrun­de liegt, sie nicht gegen Erfah­rungs­sät­ze und Denk­ge­set­ze ver­stößt und der Vor­trag der Par­tei­en berück­sich­tigt wor­den ist 9.

Prä­gen­de Wort­be­stand­tei­le[↑]

Vor­lie­gend bestä­tigt der Bun­des­ge­richts­hof, dass der Wort­be­stand­teil der ange­grif­fe­nen Mar­ke "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT-AKADEMIE" die Dienst­leis­tun­gen der Klas­sen 38 und 41 beschreibt und des­halb schutzun­fä­hig ist, weil er auf Dienst­leis­tun­gen einer deut­schen aka­de­mi­schen Ein­rich­tung mit Bil­dungs­an­ge­bo­ten der Fach­rich­tung Sport­ma­nage­ment hin­weist. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt ist wei­ter zutref­fend davon aus­ge­gan­gen, dass die in der ange­grif­fe­nen Mar­ke ent­hal­te­ne Abkür­zung "DSA" eben­falls beschrei­bend ist, weil sie sich für das ange­spro­che­ne Publi­kum erkenn­bar in den Anfangs­buch­sta­ben der beschrei­ben­den Wort­fol­ge "DEUTSCHE SPORT-MANAGEMENTAKADEMIE" erschöpft 10. Nicht zu bean­stan­den ist die Beur­tei­lung des Bun­des­pa­tent­ge­richts, dass die in der ange­grif­fe­nen Mar­ke ent­hal­te­ne Wort­fol­ge und die Buch­sta­ben­fol­ge bezo­gen auf die Waren und Dienst­leis­tun­gen der Klas­sen 16 und 35 kei­nen beschrei­ben­den Gehalt auf­wei­sen.

Der Bun­des­ge­richts­hof ver­neint des­wei­te­ren eine Prä­gung der ange­grif­fe­nen Mar­ke, weil der Ver­kehr die Mar­ke bei münd­li­cher Wie­der­ga­be auf die Buch­sta­ben­fol­ge ver­kür­ze, unter­liegt dies aller­dings recht­li­chen Beden­ken. Der sach­li­che Bezug zwi­schen Buch­sta­ben­fol­ge und Wort­be­stand­tei­len, der dar­in liegt, dass die Buch­sta­ben­fol­ge "DSA" die Abkür­zung der Wort­be­stand­tei­le "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" dar­stellt, spricht gegen eine ver­kür­zen­de Wahr­neh­mung des Ver­kehrs. Ange­sichts der leich­ten Erfass­bar­keit die­ser Wort­fol­ge ist nicht davon aus­zu­ge­hen, dass der Ver­kehr auf­grund von Schwie­rig­kei­ten bei der Ein­prä­gung der Wort­be­stand­tei­le dazu neigt, die Wort­fol­ge in einer die Merk­bar­keit und Aus­sprech­bar­keit erleich­tern­den Wei­se zu ver­kür­zen. Eben­so­we­nig bestehen Anhalts­punk­te dafür, der Ver­kehr wer­de die ange­grif­fe­ne Mar­ke auf die Buch­sta­ben­fol­ge ver­kür­zen, weil ihm die Abkür­zung all­ge­mein geläu­fig ist 11.

Aller­dings bejaht der Bun­des­ge­richts­hof eine Prä­gung der ange­grif­fe­nen Mar­ke "DSA Deut­sche Sport­aka­de­mie" durch die Buch­sta­ben­fol­ge "DSA", weil sie der Ver­kehr auf­grund der gra­phi­schen Her­vor­he­bung durch Grö­ße und Schrift­ge­stal­tung inner­halb des Gesamt­zei­chens als das domi­nie­ren­de Ele­ment wahr­nimmt.

Aller­dings ist es grund­sätz­lich aus­ge­schlos­sen, allein aus der Über­ein­stim­mung in einem schutzun­fä­hi­gen Bestand­teil eine zur Ver­wechs­lungs­ge­fahr füh­ren­de Zei­chen­ähn­lich­keit anzu­neh­men 12. Die­ser Grund­satz, der auf der Erwä­gung beruht, dass einer Kla­ge- oder Wider­spruchs­mar­ke allein aus schutzun­fä­hi­gen Bestand­tei­len kein Schutz erwach­sen darf 13, ist aber nicht ohne wei­te­res und ein­schrän­kungs­los auf die Fall­kon­stel­la­ti­on über­trag­bar, in der der poten­ti­ell kol­li­si­ons­be­grün­den­de schutzun­fä­hi­ge Bestand­teil in der ange­grif­fe­nen Mar­ke ent­hal­ten ist und die­se kei­ne wei­te­ren unter­schei­dungs­kräf­ti­gen Bestand­tei­le auf­weist. In die­ser Kon­stel­la­ti­on droht nicht die Gefahr, einer Kla­ge- oder Wider­spruchs­mar­ke auf­grund schutzun­fä­hi­ger Bestand­tei­le einen unge­recht­fer­tig­ten Schutz­um­fang zuzu­bil­li­gen. Ist der schutzun­fä­hi­ge Bestand­teil nicht in der Kla­ge- oder Wider­spruchs­mar­ke, son­dern aus­schließ­lich im ange­grif­fe­nen Zei­chen ent­hal­ten, kann die unein­ge­schränk­te Anwen­dung des Grund­sat­zes, dass eine Über­ein­stim­mung in schutzun­fä­hi­gen Bestand­tei­len kei­ne Ver­wechs­lungs­ge­fahr begrün­den kann, zu einer unan­ge­brach­ten Pri­vi­le­gie­rung der jün­ge­ren Mar­ke füh­ren, in die ein schutzun­fä­hi­ger Bestand­teil auf­ge­nom­men wor­den ist 14.

In der Ent­schei­dung "Flä­min­ger" hat der Bun­des­ge­richts­hof die Ver­wen­dung einer schutzun­fä­hi­gen Anga­be im ange­grif­fe­nen Zei­chen als prä­gend und daher kol­li­si­ons­be­grün­dend aner­kannt, weil die geo­gra­phi­sche Anga­be "Flä­min­ger" von recht­lich beacht­li­chen Tei­len der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se als Waren­kenn­zeich­nung und nicht ledig­lich als beschrei­bend auf­ge­fasst wur­de 15. Dar­über hin­aus ist es aber auch gerecht­fer­tigt, die prä­gen­de und damit kol­li­si­ons­be­grün­den­de Wir­kung eines schutzun­fä­hi­gen Bestand­teils einer ange­grif­fe­nen Wort-Bild-Mar­ke anzu­neh­men, wenn die­ser Bestand­teil zwar vom Ver­kehr als beschrei­bend erkannt, auf­grund der beson­de­ren gra­phi­schen Gestal­tung jedoch als das domi­nie­ren­de Ele­ment wahr­ge­nom­men wird und wei­te­re schutz­fä­hi­ge Bestand­tei­le in dem ange­grif­fe­nen Zei­chen nicht vor­han­den sind 16.

Die Wort-Bild-Mar­ke "DSA – Deut­sche Sport­aka­de­mie" wird durch die Buch­sta­ben­fol­ge "DSA" geprägt. Das ange­spro­che­ne Publi­kum erkennt auch in die­sem Fall, dass die Buch­sta­ben­fol­ge "DSA" aus den Anfangs­buch­sta­ben der Wort­fol­ge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" abge­lei­tet ist. Im Hin­blick auf die opti­sche Her­vor­he­bung des Akro­nyms wird es in "DSA" auch in die­sem Fall den prä­gen­den Bestand­teil des zusam­men­ge­setz­ten Zei­chens sehen.

Ähn­lich­keit von Buch­sta­ben­fol­gen[↑]

Die sich gegen­über­ste­hen­den Zei­chen "DSA" und "BSA" sind im Klang über­durch­schnitt­lich ähn­lich, weil sie über im Klang­bild eher schwä­che­re und über­dies nicht leicht unter­scheid­ba­re Anlau­te ver­fü­gen.

Die abschlie­ßend vor­ge­nom­me­ne Gesamt­be­trach­tung führt daher im vor­lie­gen­den Fall bei hoher Ähn­lich­keit oder Iden­ti­tät der betrof­fe­nen Waren und Dienst­leis­tun­gen, durch­schnitt­li­cher Kenn­zeich­nungs­kraft der Wider­spruchs­mar­ke und über­durch­schnitt­li­cher klang­li­cher Zei­chen­ähn­lich­keit zur Annah­me von Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/​14

  1. st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 24.06.2010 C51/​09, Slg. 2010, I5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. Bar­ba­ra Becker; BGH, Urteil vom 22.01.2014 – I ZR 71/​12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 REAL-Chips; Beschluss vom 03.07.2014 – I ZB 77/​13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 ZOOM/​ZOOM, jeweils mwN[]
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010 C398/​08, Slg. 2010, I535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 Audi/​HABM [Vor­sprung durch Tech­nik]; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 REAL-Chips; BGH, Beschluss vom 02.04.2015 – I ZB 2/​14, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 = WRP 2015, 1358 ISET/​ISETsolar[]
  3. vgl. BGH, Beschluss vom 08.06.2000 – I ZB 12/​98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 Carl Link; Beschluss vom 01.06.2011 – I ZB 52/​09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 Maalox/­Melox-GRY[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/​09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 BCC; Urteil vom 02.02.2012 – I ZR 50/​11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 Bogner B/​Barbie B jeweils mwN[]
  5. vgl. BGH, Urteil vom 08.11.2001 – I ZR 139/​99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; Beschluss vom 08.05.2002 – I ZB 4/​00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 DKV/​OKV; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 258[]
  6. vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1068 DKV/​OKV[]
  7. EuGH, Urteil vom 12.06.2007 C334/​05, Slg. 2007, I4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 Limoncello/​LIMONCHELO; BGH, Urteil vom 03.04.2008 – I ZR 49/​05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 Schuh­park; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 REAL-Chips[]
  8. vgl. BGH, Urteil vom 26.10.2006 – I ZR 37/​04, BGHZ 169, 295 Rn. 24 Gold­ha­se I; Urteil vom 25.10.2007 – I ZR 18/​05, GRUR 2008, 505 Rn. 32 = WRP 2008, 797 TU- C‑Salzcracker[]
  9. BGH, Urteil vom 22.03.2012 – I ZR 55/​10, GRUR 2012, 635 Rn. 23 = WRP 2012, 712 METRO/ROLLER’s Metro mwN[]
  10. vgl. EuGH, Urteil vom 15.03.2012 C90/​11 und C91/​11, GRUR 2012, 616 – Strigl & Secur­vi­ta/­Öko-Invest [Mul­ti Mar­kets Fund MMF; NAI – Der Natur-Akti­en-Index][]
  11. vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 IMS; BGH, Beschluss vom 13.12 2007 – I ZB 39/​05, GRUR 2008, 719 Rn. 37 = WRP 2008, 1098 idw Infor­ma­ti­ons­dienst Wis­sen­schaft[]
  12. vgl. BGH, Beschluss vom 25.10.1995 – I ZB 33/​93, BGHZ 131, 122 Inno­va­di­clo­phlont; Ver­säum­nis­ur­teil vom 06.12 2001 – I ZR 136/​99, GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 Fest­spiel­haus I[]
  13. vgl. Hacker in Ströbele/​Hacker, Mar­ken­ge­setz, 11. Aufl., § 9 Rn. 181, 383; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 440[]
  14. vgl. Hacker, Fest­schrift Born­kamm [2014], S. 575, 584; ders. in Ströbele/​Hacker aaO § 9 Rn. 344[]
  15. BGH, Beschluss vom 28.05.1998 – I ZB 33/​95, BGHZ 139, 59, 65 f. Flä­min­ger[]
  16. vgl. BPatG, Beschluss vom 29.10.2008 25 W (pat) 78/​05 30 f.[]