Strafbewehrte Unterlassungserklärung – und die Insolvenzanfechtung

Unterwirft sich der Verletzer eines Markenrechts dem Anspruch des Verletzten durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, stellt weder die für den Fall einer Zuwiderhandlung übernommene Verpflichtung zu einer Vertragsstrafe noch deren Zahlung eine unentgeltliche Leistung des Verletzers dar.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung – und die Insolvenzanfechtung

Der Bundesgerichtshof verneint für einen solchen Fall die Voraussetzungen einer Schenkungsanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO:

Unterwirft sich der Verletzer eines Markenrechts dem Anspruch des Verletzten durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, stellt weder die für den Fall einer Zuwiderhandlung übernommene Verpflichtung zu einer Vertragsstrafe noch deren Zahlung eine unentgeltliche Leistung des Verletzers dar. Der aus der Unterwerfungserklärung Berechtigte erlangt zwar durch das Vertragsstrafeversprechen einen Anspruch, der nicht bereits von Gesetzes wegen oder aufgrund einer gegebenen vertraglichen Verpflichtung des Schuldners bestand. Er verliert aber zugleich das Recht, seinen Anspruch auf Unterlassung (§ 14 Abs. 5 MarkenG) auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg durchzusetzen, weil mit der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die aus einer Kennzeichenverletzung folgende tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr als einer materiellrechtlichen Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs entfällt1. Darin liegt die ausgleichende Gegenleistung des Berechtigten, welche die Unentgeltlichkeit ausschließt. Sein Rechtsverlust gründet gerade auf dem Versprechen einer Vertragsstrafe. Denn die Verpflichtung, im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung eine Vertragsstrafe zu zahlen, ist ein zwingender Bestandteil der Unterwerfungserklärung des Schuldners. Nur durch die Abgabe eines solchen Vertragsstrafeversprechens kann er seinem ernstlichen Willen, die betreffende Verletzung nicht mehr zu begehen, Nachdruck verleihen und die Wiederholungsgefahr ausräumen. Die damit gegebene Möglichkeit, einen aufgrund einer Verletzungshandlung bestehenden Unterlassungsanspruch durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu beseitigen, ist ein im Wettbewerbsrecht vom Gesetzgeber ausdrücklich zur Verfügung gestelltes (§ 12 Abs. 1 UWG) und im Kennzeichenrecht von der Rechtsprechung seit langem anerkanntes Instrument der Streitbeilegung. Es beschränkt mit der vom Schuldner übernommenen Verpflichtung auch die Rechte des Gläubigers und stellt deshalb ein entgeltliches Rechtsgeschäft dar.

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Eine andere Beurteilung ist für den Bundesgerichtshof auch nicht deshalb geboten, weil die Empfängerin des Vertragsstrafeversprechens nicht selbst Inhaberin des Markenrechts, sondern Lizenznehmerin ist. Zwar stehen die Ansprüche aus der Verletzung einer Marke dem Inhaber der Marke zu (§ 14 Abs. 5 und 6 MarkenG)2. Der Lizenznehmer kann jedoch mit Zustimmung des Markeninhabers dessen Rechte selbst verfolgen (§ 30 Abs. 3 MarkenG) und jedenfalls dann, wenn der Markeninhaber eine solche Zustimmung nicht erteilt hat, von diesem verlangen, gegen Markenverletzungen einzuschreiten3. Mithin wird auch die Rechtsstellung des Lizenznehmers durch eine ihm gegenüber abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärung beschränkt.

Handelte es sich sonach bereits bei der strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung des Schuldners um eine entgeltliche Leistung, gilt dies in gleicher Weise für die auf dieser Verpflichtung beruhende Zahlung. Der zuvor zustande gekommene gerichtliche Vergleich über die vom Schuldner zu leistende Zahlung änderte daran nichts4.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 16. April 2015 – IX ZR 180/13

  1. etwa BGH, Urteil vom 30.04.2009 – I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 64; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 14 Rn. 435; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., vor §§ 1419d Rn. 86; BeckOK-Markenrecht/Eckartt, 2014, § 14 Rn. 544 ff; jeweils mwN[]
  2. vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2007 – I ZR 93/04, BGHZ 173, 269 Rn. 32; vom 15.03.2012 – I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 49; Ingerl/Rohnke, aaO, § 30 Rn. 95[]
  3. Ingerl/Rohnke, aaO Rn. 58; BeckOK-Markenrecht/Taxhet, 2014, § 30 MarkenG Rn. 105[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 09.11.2006 – IX ZR 285/03, WM 2007, 708 Rn. 15 ff; vom 08.03.2012 – IX ZR 51/11, WM 2012, 857 Rn. 35[]
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