Streit­ge­nos­sen­schaft bei Patent­ver­let­zun­gen

Der Inha­ber eines Patents oder Gebrauchs­mus­ters und der Inha­ber einer aus­schließ­li­chen Lizenz an die­sem Recht, die einen Ver­let­zer gemein­sam auf Ersatz des ihnen aus einer Ver­let­zung des Schutz­rechts ent­stan­de­nen Scha­dens in Anspruch neh­men, sind not­wen­di­ge Streit­ge­nos­sen.

Streit­ge­nos­sen­schaft bei Patent­ver­let­zun­gen

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs steht dem Inha­ber eines Patents oder eines ver­gleich­ba­ren Schutz­rechts neben dem Inha­ber einer aus­schließ­li­chen Lizenz bei einer Ver­let­zung des Schutz­rechts ein eige­ner Scha­dens­er­satz­an­spruch zu, wenn ihm durch die Ver­let­zungs­hand­lung ein eige­ner Scha­den ent­stan­den ist 1. Die­se Vor­aus­set­zung ist, wie der Bun­des­ge­richts­hof im Zusam­men­hang mit einem inso­weit im Wesent­li­chen inhalts­glei­chen Lizenz­ver­trag ent­schie­den hat, auch dann erfüllt, wenn der Lizenz­neh­mer als Gegen­leis­tung für die Ein­räu­mung des Nut­zungs­rechts eine Ver­pflich­tung zum Bezug von Waren über­nom­men hat 2.

Der Schutz­rechts­in­ha­ber und der Lizenz­neh­mer kön­nen auch in sol­chen Fäl­len den ihnen ent­stan­de­nen Scha­den nach der Lizenz­ana­lo­gie oder anhand des Ver­let­zer­ge­winns berech­nen. Sie sind auch in die­sem Fall nicht Mit­gläu­bi­ger im Sin­ne von § 432 BGB, son­dern kön­nen ihre Ansprü­che unab­hän­gig von­ein­an­der gel­tend machen. Um zu gewähr­leis­ten, dass der Ver­let­zer ins­ge­samt nicht mehr als eine ange­mes­se­ne Lizenz­ge­bühr zah­len bzw. nicht mehr als den von ihm erziel­ten Gewinn her­aus­ge­ben muss, haben die Geschä­dig­ten bei getrenn­ter Gel­tend­ma­chung jedoch dar­zu­le­gen, wel­cher Teil des Gesamt­scha­dens jeweils auf sie ent­fällt. Alter­na­tiv steht es ihnen frei, gemein­sam den gesam­ten Scha­den gel­tend zu machen und intern auf­zu­tei­len, sei es durch gemein­sa­me Kla­ge, sei es durch Abtre­tung der Ansprü­che an einen der Berech­tig­ten 3.

Not­wen­di­ge Streit­ge­nos­sen­schaft liegt nach § 62 Abs. 1 Fall 2 ZPO vor, wenn ein Recht aus mate­ri­ell­recht­li­chen Grün­den nur von meh­re­ren Berech­tig­ten oder gegen meh­re­re Ver­pflich­te­te gemein­sam aus­ge­übt wer­den darf, die Kla­ge also wegen feh­len­der Pro­zess­füh­rungs­be­fug­nis abge­wie­sen wer­den müss­te, wenn sie nur von einem ein­zel­nen Mit­be­rech­tig­ten oder gegen einen ein­zel­nen Mit­ver­pflich­te­ten erho­ben wür­de 4.

Die­se Vor­aus­set­zun­gen sind erfüllt, wenn der Schutz­rechts­in­ha­ber und der Inha­ber einer aus­schließ­li­chen Lizenz gemein­sam auf Her­aus­ga­be des vol­len Ver­let­zer­ge­winns kla­gen. Eine sol­che Kla­ge hat nur dann Erfolg, wenn sie von bei­den Berech­tig­ten gemein­sam erho­ben wird. § 432 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach jeder Gläu­bi­ger ver­lan­gen kann, dass der Schuld­ner die gesam­te Leis­tung an alle Gläu­bi­ger gemein­sam erbringt, ist nicht anwend­bar, weil Schutz­rechts­in­ha­ber und Lizenz­neh­mer nach der bereits zitier­ten Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs nicht Mit­gläu­bi­ger im Sin­ne die­ser Vor­schrift sind, son­dern den jeweils auf sie ent­fal­len­den Scha­den unab­hän­gig von­ein­an­der gel­tend machen kön­nen. Wenn sie von die­ser Mög­lich­keit kei­nen Gebrauch machen und statt­des­sen gegen­über dem Ver­let­zer den Ersatz des gesam­ten Scha­dens for­dern, um den Ersatz­be­trag im Innen­ver­hält­nis unter­ein­an­der auf­tei­len zu kön­nen, sind sie aber, sofern sie nicht den Weg über eine Abtre­tung beschrei­ten, dar­auf ange­wie­sen, sich über eine gemein­sa­me Gel­tend­ma­chung ihrer Ansprü­che zu ver­stän­di­gen und gemein­sam gegen den Ver­let­zer vor­zu­ge­hen. In die­sem gemein­sa­men Vor­ge­hen liegt nicht nur eine pro­zes­sua­le Anspruchs­häu­fung im Sin­ne der §§ 59, 60 und 260 ZPO. Die Kla­ge ist viel­mehr auf ein ande­res Ziel gerich­tet, weil die Berech­tig­ten nicht die Her­aus­ga­be von jeweils einem Teil des Gewinns an jeden ein­zel­nen von ihnen, son­dern die Zah­lung einer ange­mes­se­nen Lizenz­ge­bühr oder die Her­aus­ga­be des gesam­ten Ver­let­zer­ge­winns an bei­de gemein­sam for­dern. Ein auf die­ses Ziel gerich­te­ter Anspruch hat mate­ri­ell­recht­lich zur Vor­aus­set­zung, dass die Berech­tig­ten sich über die­se Art der Gel­tend­ma­chung eini­gen und den Anspruch gemein­sam gel­tend machen. Damit sind sie im Pro­zess not­wen­di­ge Streit­ge­nos­sen.

Die Beja­hung einer not­wen­di­gen Streit­ge­nos­sen­schaft führ auch nicht zu unlös­ba­ren Fol­ge­pro­ble­men, wenn sich die Berech­tig­ten über die Art der Scha­dens­be­rech­nung nicht eini­gen kön­nen oder wenn einer von ihnen die Berech­nungs­art im Lauf des Rechts­streits ändern oder den ihm ent­stan­de­nen Scha­den sepa­rat gel­tend machen will. Wenn sich meh­re­re Berech­tig­te dar­auf ver­stän­di­gen, ihren Scha­den gemein­sam gel­tend zu machen, müs­sen sie sich auch dar­über eini­gen, in wel­cher Wei­se sie den Scha­den berech­nen wol­len. Auch spä­te­re Ände­run­gen der Berech­nungs­art kön­nen grund­sätz­lich nur von allen Berech­tig­ten gemein­sam vor­ge­nom­men wer­den. Ein nach­träg­li­ches Abrü­cken von der gemein­sa­men Gel­tend­ma­chung ist nur zuläs­sig, wenn die getrof­fe­ne Eini­gung über die gemein­sa­me Vor­ge­hens­wei­se wirk­sam geän­dert oder auf­ge­ho­ben wird. Auch hier­zu bedarf es grund­sätz­lich der Mit­wir­kung aller zum Scha­dens­er­satz Berech­tig­ten.

Die not­wen­di­ge Streit­ge­nos­sen­schaft hat gemäß § 62 Abs. 2 ZPO zur Fol­ge, dass ein Streit­ge­nos­se auch dann wei­ter am Ver­fah­ren zu betei­li­gen ist, wenn er gegen eine Instanz­ent­schei­dung kein Rechts­mit­tel ein­ge­legt hat 5.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 24. Janu­ar 2012 – X ZR 94/​10 – Tin­ten­pa­tro­ne II

  1. BGH, Urteil vom 05.04.2011 – X ZR 86/​10, BGHZ 189, 112 = GRUR 2011, 711 Rn. 14 – Cinch-Ste­cker[]
  2. BGH, Urteil vom 20.05.2008 – X ZR 180/​05, BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 Rn. 28 – Tin­ten­pa­tro­ne[]
  3. BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 Rn. 39 – Tin­ten­pa­tro­ne[]
  4. BGH, Urteil vom 26.10.1984 V ZR 67/​83, BGHZ 92, 351, 353 = NJW 1985, 385[]
  5. BGH, Urteil vom 25.09.1990 – XI ZR 94/​89, NJW 1991, 101; BeckOKZPO/​Dressler, Edi­ti­on 2, § 62 Rn. 41; Musielak/​Weth, ZPO, 8. Auf­la­ge, § 62 Rn.20; Münch­Komm-ZPO/­Schul­tes, 3. Auf­la­ge, § 62 Rn. 52; Prütting/​Gehrlein, ZPO, § 62 Rn. 24; Zöller/​Vollkommer, ZPO, 29. Auf­la­ge, § 62 Rn. 31[]