Unterlassungserklärung und die zwischenzeitlich gelöschte Marke

Hat der wegen Verletzung einer Marke in Anspruch Genommene eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, steht der Geltendmachung des Anspruchs auf Vertragsstrafe der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen, wenn die betreffende Marke gelöscht worden ist.

Unterlassungserklärung und die zwischenzeitlich gelöschte Marke

In der Entscheidung „Altunterwerfung I“ hat der Bundesgerichtshof ausgeführt: „Kann sich der Schuldner eines Unterwerfungsvertrages im allgemeinen nur durch fristlose Kündigung von der übernommenen vertraglichen Verpflichtung lösen, kann es doch im Einzelfall rechtsmißbräuchlich sein, wenn sich der Gläubiger auf ein nicht rechtzeitig gekündigtes Vertragsstrafeversprechen beruft. Hiervon ist immer dann auszugehen, wenn der vertraglich gesicherte gesetzliche Unterlassungsanspruch dem Gläubiger aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, d.h. ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht. Hierunter fallen zum einen die Fälle, in denen die vertragliche Verpflichtung allein der Sicherung eines vom Gesetzgeber aufgehobenen Verbots – etwa dem Verbot der Werbung mit mengenmäßigen Beschränkungen oder der Eigenpreisgegenüberstellung (§§ 6 d, 6 e UWG a.F.) – dient; unter Umständen sind hierunter auch die Fälle einer beachtlichen Rechtsprechungsänderung zu zählen. Zum anderen ist einem Gläubiger die Geltendmachung des vertraglichen Anspruchs dann aus Treu und Glauben verwehrt, wenn seine Sachbefugnis aufgrund der Änderung des § 13 Abs. 2 UWG eindeutig entfallen ist, weil er selbst (Nr. 1) oder seine Mitglieder (Nr. 2) auf dem einschlägigen Markt überhaupt nicht tätig sind oder weil er – als Verband – die im Gesetz angesprochenen gewerblichen Interessen tatsächlich nicht mehr verfolgt.“1

Dem kann der allgemeine Grundsatz entnommen werden, dass die Berufung auf ein Vertragsstrafeversprechen trotz einer nicht rechtzeitig erfolgten Kündigung immer dann rechtsmissbräuchlich ist, wenn dem Gläubiger der mit dem Vertragsstrafeversprechen gesicherte Unterlassungsanspruch wegen einer mittlerweile eingetretenen Änderung eindeutig, d.h. ohne dass es weiterer Feststellungen oder einer Wertungsentscheidung bedürfte, nicht mehr zusteht2. Nicht ausreichend ist allerdings, wenn der Unterlassungsanspruch vom Gläubiger nur deshalb nicht geltend gemacht werden könnte, weil sich die Parteien auf dem vom Gläubiger bedienten regionalen Markt nicht begegnen3; ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Im Streitfall führt die Löschung dazu, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Die Klägerin muss sich also nunmehr – ohne dass es weiterer Feststellungen oder Wertungen bedürfte – so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt. Damit hätte auch von Anfang an kein durchsetzbarer markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestanden, der durch einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag hätte gesichert werden können. Nach der Wertung, die der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt, muss sich die Klägerin, wenn sie nunmehr den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe durchsetzen will, den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten lassen.

Nach § 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG berührt die Rückwirkung der Markenlöschung – vorbehaltlich der Regelungen über Schadensersatz und Bereicherungsausgleich – nicht Verträge, die bereits vor der Löschungsentscheidung erfüllt worden sind; gleichwohl ist eine Rückforderung des Geleisteten aus Billigkeitsgründen möglich. Diese durch mehrere Gegenausnahmen relativierte Ausnahme von der Rückwirkung der Markenlöschung steht dem genannten Ergebnis nicht entgegen, sondern bestätigt es: Zunächst ist die genannte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für Fälle der Gesetzesänderung ergangen, in denen die Sachbefugnis des Gläubigers „nur“ mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) entfallen ist. Selbst wenn also § 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG eingriffe, würde dies die Anwendung der vom Bundesgerichtshof entwickelten Regel nicht ausschließen. Die getroffene Wertung hat aber erst recht zu gelten, wenn die Sachbefugnis für den gesicherten gesetzlichen Anspruch rückwirkend entfällt. Das ist hier der Fall: Der strafbewehrte Unterlassungsvertrag ist nicht beiderseits erfüllt4, so dass es beim Regelfall der Rückwirkung nach § 52 Abs. 2 MarkenG bleibt. Auch dies spricht dafür, der Klägerin in der nunmehr eingetretenen Situation die Durchsetzung des Vertragsstrafeanspruchs zu versagen.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 7. Mai 2012 – 6 U 187/10

  1. BGHZ 133, 316 sub II.4.a[]
  2. vgl. auch OLGR Jena 2007, 555[]
  3. BGH GRUR 2001, 85 – Altunterwerfung IV[]
  4. zu diesem Erfordernis vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 12[]