Unter­las­sungs­er­klä­rung und die zwi­schen­zeit­lich gelösch­te Mar­ke

Hat der wegen Ver­let­zung einer Mar­ke in Anspruch Genom­me­ne eine straf­be­wehr­te Unter­las­sungs­er­klä­rung abge­ge­ben, steht der Gel­tend­ma­chung des Anspruchs auf Ver­trags­stra­fe der Ein­wand des Rechts­miss­brauchs ent­ge­gen, wenn die betref­fen­de Mar­ke gelöscht wor­den ist.

Unter­las­sungs­er­klä­rung und die zwi­schen­zeit­lich gelösch­te Mar­ke

In der Ent­schei­dung „Alt­un­ter­wer­fung I“ hat der Bun­des­ge­richts­hof aus­ge­führt: "Kann sich der Schuld­ner eines Unter­wer­fungs­ver­tra­ges im all­ge­mei­nen nur durch frist­lo­se Kün­di­gung von der über­nom­me­nen ver­trag­li­chen Ver­pflich­tung lösen, kann es doch im Ein­zel­fall rechts­miß­bräuch­lich sein, wenn sich der Gläu­bi­ger auf ein nicht recht­zei­tig gekün­dig­tes Ver­trags­stra­fever­spre­chen beruft. Hier­von ist immer dann aus­zu­ge­hen, wenn der ver­trag­lich gesi­cher­te gesetz­li­che Unter­las­sungs­an­spruch dem Gläu­bi­ger auf­grund der erfolg­ten Geset­zes­än­de­rung unzwei­fel­haft, d.h. ohne wei­te­res erkenn­bar, nicht mehr zusteht. Hier­un­ter fal­len zum einen die Fäl­le, in denen die ver­trag­li­che Ver­pflich­tung allein der Siche­rung eines vom Gesetz­ge­ber auf­ge­ho­be­nen Ver­bots – etwa dem Ver­bot der Wer­bung mit men­gen­mä­ßi­gen Beschrän­kun­gen oder der Eigen­preis­ge­gen­über­stel­lung (§§ 6 d, 6 e UWG a.F.) – dient; unter Umstän­den sind hier­un­ter auch die Fäl­le einer beacht­li­chen Recht­spre­chungs­än­de­rung zu zäh­len. Zum ande­ren ist einem Gläu­bi­ger die Gel­tend­ma­chung des ver­trag­li­chen Anspruchs dann aus Treu und Glau­ben ver­wehrt, wenn sei­ne Sach­be­fug­nis auf­grund der Ände­rung des § 13 Abs. 2 UWG ein­deu­tig ent­fal­len ist, weil er selbst (Nr. 1) oder sei­ne Mit­glie­der (Nr. 2) auf dem ein­schlä­gi­gen Markt über­haupt nicht tätig sind oder weil er – als Ver­band – die im Gesetz ange­spro­che­nen gewerb­li­chen Inter­es­sen tat­säch­lich nicht mehr ver­folgt." 1

Dem kann der all­ge­mei­ne Grund­satz ent­nom­men wer­den, dass die Beru­fung auf ein Ver­trags­stra­fever­spre­chen trotz einer nicht recht­zei­tig erfolg­ten Kün­di­gung immer dann rechts­miss­bräuch­lich ist, wenn dem Gläu­bi­ger der mit dem Ver­trags­stra­fever­spre­chen gesi­cher­te Unter­las­sungs­an­spruch wegen einer mitt­ler­wei­le ein­ge­tre­te­nen Ände­rung ein­deu­tig, d.h. ohne dass es wei­te­rer Fest­stel­lun­gen oder einer Wer­tungs­ent­schei­dung bedürf­te, nicht mehr zusteht 2. Nicht aus­rei­chend ist aller­dings, wenn der Unter­las­sungs­an­spruch vom Gläu­bi­ger nur des­halb nicht gel­tend gemacht wer­den könn­te, weil sich die Par­tei­en auf dem vom Gläu­bi­ger bedien­ten regio­na­len Markt nicht begeg­nen 3; ein sol­cher Fall liegt hier aber nicht vor. Im Streit­fall führt die Löschung dazu, dass die Wir­kun­gen der Ein­tra­gung der Mar­ke als von Anfang an nicht ein­ge­tre­ten gel­ten (§ 52 Abs. 2 Mar­kenG). Die Klä­ge­rin muss sich also nun­mehr – ohne dass es wei­te­rer Fest­stel­lun­gen oder Wer­tun­gen bedürf­te – so behan­deln las­sen, als hät­te sie die Rech­te aus der Mar­ke nie erlangt. Damit hät­te auch von Anfang an kein durch­setz­ba­rer mar­ken­recht­li­cher Unter­las­sungs­an­spruch bestan­den, der durch einen straf­be­wehr­ten Unter­las­sungs­ver­trag hät­te gesi­chert wer­den kön­nen. Nach der Wer­tung, die der zitier­ten Ent­schei­dung des Bun­des­ge­richts­hofs zugrun­de liegt, muss sich die Klä­ge­rin, wenn sie nun­mehr den Anspruch auf Zah­lung der Ver­trags­stra­fe durch­set­zen will, den Ein­wand des Rechts­miss­brauchs ent­ge­gen­hal­ten las­sen.

Nach § 52 Abs. 3 Nr. 2 Mar­kenG berührt die Rück­wir­kung der Mar­ken­lö­schung – vor­be­halt­lich der Rege­lun­gen über Scha­dens­er­satz und Berei­che­rungs­aus­gleich – nicht Ver­trä­ge, die bereits vor der Löschungs­ent­schei­dung erfüllt wor­den sind; gleich­wohl ist eine Rück­for­de­rung des Geleis­te­ten aus Bil­lig­keits­grün­den mög­lich. Die­se durch meh­re­re Gegen­aus­nah­men rela­ti­vier­te Aus­nah­me von der Rück­wir­kung der Mar­ken­lö­schung steht dem genann­ten Ergeb­nis nicht ent­ge­gen, son­dern bestä­tigt es: Zunächst ist die genann­te Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs für Fäl­le der Geset­zes­än­de­rung ergan­gen, in denen die Sach­be­fug­nis des Gläu­bi­gers „nur“ mit Wir­kung für die Zukunft (ex nunc) ent­fal­len ist. Selbst wenn also § 52 Abs. 3 Nr. 2 Mar­kenG ein­grif­fe, wür­de dies die Anwen­dung der vom Bun­des­ge­richts­hof ent­wi­ckel­ten Regel nicht aus­schlie­ßen. Die getrof­fe­ne Wer­tung hat aber erst recht zu gel­ten, wenn die Sach­be­fug­nis für den gesi­cher­ten gesetz­li­chen Anspruch rück­wir­kend ent­fällt. Das ist hier der Fall: Der straf­be­wehr­te Unter­las­sungs­ver­trag ist nicht bei­der­seits erfüllt 4, so dass es beim Regel­fall der Rück­wir­kung nach § 52 Abs. 2 Mar­kenG bleibt. Auch dies spricht dafür, der Klä­ge­rin in der nun­mehr ein­ge­tre­te­nen Situa­ti­on die Durch­set­zung des Ver­trags­stra­fean­spruchs zu ver­sa­gen.

Ober­lan­des­ge­richt Karls­ru­he, Urteil vom 7. Mai 2012 – 6 U 187/​10

  1. BGHZ 133, 316 sub II.4.a[]
  2. vgl. auch OLGR Jena 2007, 555[]
  3. BGH GRUR 2001, 85 – Alt­un­ter­wer­fung IV[]
  4. zu die­sem Erfor­der­nis vgl. Fezer, Mar­ken­recht, 4. Aufl., § 52 Rn. 12[]