Verwirkung bei wiederholten Markenverletzungen

Wiederholte gleichartige Markenverletzungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen1. Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 BGB ist im Immaterialgüterrecht allein, dass ein Schutzrechtsinhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag.

Verwirkung bei wiederholten Markenverletzungen

Dabei hat der Bundesgerichtshof im Streitfall offengelassen, ob mitgliedstaatliche Grundsätze der Verwirkung der Ausübung der Rechte aus Gemeinschaftsmarken entgegenstehen können2. Denn die Voraussetzungen einer Verwirkung liegen schon nach deutschem Recht nicht vor.

Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens, bei dem der Verstoß gegen Treu und Glauben in der Illoyalität der verspäteten Rechtsausübung liegt3. Dabei ist indes zu beachten, dass bei wiederholten, gleichartigen Verletzungshandlungen jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen lässt. So ist im Nachbarrecht anerkannt, dass wiederholte gleichartige Störungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch auslösen und die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen lassen4. Dieser nachbarrechtliche Grundsatz kann, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, auf die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs übertragen werden5.

Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen eines Händlers begründen, der Markeninhaber dulde auch künftig sein Verhalten und werde weiterhin nicht gegen solche – jeweils neuen – Rechtsverletzungen vorgehen. Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nämlich nicht dazu führen, dass dem Benutzer eine zusätzliche Rechtsposition eingeräumt wird und die Rechte des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in engen Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus erweitert werden6. Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag7. Ein Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen ist damit nicht verbunden.

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Der Bundesgerichtshof lässt auch nicht das Argument gelten, die in den speziell geregelten Verwirkungstatbeständen des § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie des Art. 54 Abs. 1 und 2 GMV zum Ausdruck kommende Wertung gebiete es, für die Frage der Verwirkung auf den Zeitraum gleichgearteter Benutzungshandlungen abzustellen und nicht auf den einzelnen Importvorgang. Die genannten Bestimmungen betreffen nicht den vorliegenden Fall der über längere Zeit ständig wiederholten Benutzung einer fremden Marke beim Handel mit nicht erschöpfter Markenware, sondern setzen die ununterbrochene Benutzung eines eigenen Zeichens des Anspruchsgegners über einen Zeitraum von fünf Jahren voraus.

Unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung kann der rechtsverletzend importierende Händler daher keine Rechtsposition erlangen, die ihm ein Recht auf immer neue Verletzungshandlungen gewähren und ihm so auf Dauer faktisch eine kostenlose Lizenz verschaffen würde. Es wäre ein nicht hinnehmbarer Wertungswiderspruch, wenn der Markenverletzer seine rechtsverletzenden Handlungen unbefristet fortsetzen dürfte, während jedem Lizenznehmer durch Ausübung eines vertraglichen Kündigungsrechts ein in der Vergangenheit zulässiger Vertrieb für die Zukunft untersagt werden könnte. Soweit der Bundesgerichtshofsentscheidung „Universitätsemblem“8 etwas anderes entnommen werden kann, wird daran nicht festgehalten.

Ein etwa unmittelbar im Unionsrecht bestehender Verwirkungsgrundsatz könnte keine geringeren Anforderungen an den Eintritt der Verwirkung stellen als das in dieser Hinsicht bereits weitgehende deutsche Recht9. Daran bestehen keine vernünftigen Zweifel, so dass auch insoweit eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht erforderlich ist.

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Bundesgerichtshof, Urteil vom 18. Januar 2012 – I ZR 17/11 [Honda-Grauimport]

  1. Anschluss an BGH, Urteil vom 21.10.2005 – V ZR 169/04, NJW-RR 2006, 235, 236; Klarstellung zu BGH, Urteil vom 23.09.1992 – I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 Universitätsemblem[]
  2. insoweit verneinend im hier nicht eröffneten Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 1 MarkenRL jetzt EuGH, Urteil vom 22.09.2011 – C-482/09, GRUR 2012, 519 Rn. 33 ff. = WRP 2011, 1559 – Budweiser, dazu Palzer/Preisendanz, EuZW 2012, 134, 138; Hacker, WRP 2012, 266, 267[]
  3. BGHZ 25, 47, 51 f.; BGH, Urteil vom 29.02.1984 – VIII ZR 310/82, NJW 1984, 1684[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2005 – V ZR 169/04, NJW-RR 2006, 235, 236[]
  5. ebenso für das Wettbewerbsrecht Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 11 Rn.02.14[]
  6. vgl. BGH, Urteil vom 14.02.2008 – I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 29 = WRP 2008, 1192, 1195 – HEITEC[]
  7. vgl. Staudinger/Looschelders/Olzen, BGB [2009], § 242 Rn. 304; MünchKomm-.BGB/Roth/Schubert, 6. Aufl., § 242 Rn. 331[]
  8. BGH, Urteil vom 23.09.1992 – I ZR 251/09, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 – Universitätsemblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237[]
  9. zu anderen Rechtsordnungen vgl. Staudinger/Looschelders/Olzen aaO § 242 Rn. 1116 ff.; zur engen Auslegung unionsrechtlicher Ausnahmen von Unterlassungspflichten aus Gemeinschaftsmarken vgl. EuGH, Urteil vom 14.12.2006 – C-316/05, Slg. 2006, I-12083 = GRUR 2007, 228 Rn. 30 – Nokia[]
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