Zwangslizenz und das Kündigungsrecht

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bleibt grundsätzlich erfolglos, wenn der Lizenzsucher nicht bereit ist, in das von ihm unterbreitete Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags eine Klausel aufzunehmen, die dem Lizenzgeber für den Fall eines künftigen Angriffs des Lizenznehmers auf den Rechtsbestand der lizenzierten Schutzrechte ein Recht zur Kündigung des Vertrags einräumt.

Zwangslizenz und das Kündigungsrecht

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann allerdings der Nutzer des Patents grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des Inhabers eines standard-essentiellen Patents den Einwand entgegenhalten, dieseer handele kartellrechtswidrig und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stellung1. Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher durch eine solche Weigerung unbillig, stellt sich auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar. Ein solcher Missbrauch ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Der Lizenzsucher muss dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder zu diskriminieren, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Außerdem muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, die Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft2.

Vorliegend steht die erste der beiden genannten Voraussetzungen der Berechtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands in Rede. Der Inhaber eines standard-essentiellen Schutzrechts handelt nur dann kartellrechtswidrig, wenn er gehalten ist, das ihm unterbreitete Lizenzvertragsangebot anzunehmen. Eine solche Verpflichtung besteht jedoch nur dann, wenn das Lizenzvertragsangebot seinen Interessen in angemessener Weise Rechnung trägt. Die Lizenzvertragsangebote, die die Beklagte der Klägerin bislang unterbreitet hat, sind schon deshalb ungeeignet, den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu begründen, weil sich die Klägerin nicht darauf einlassen muss, dass der Vertrag keine Regelung über die Folgen eines möglichen zukünftigen Angriffs der Lizenznehmer auf das Vertragsschutzrecht enthält.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Lizenzvertrag nach der vorgeschlagenen Regelung dem deutschen Recht unterliegen soll. Nach insoweit übereinstimmendem deutschen und europäischen Kartellrecht richtet sich die Zulässigkeit von Patentlizenzvereinbarungen nach der VO 772/2004 (vgl. § 2 Abs. 2 GWB). Nach Art. 5 Abs. 1 lit. c der VO 772/2004 gilt die Freistellung nach Art. 2 nicht für eine in einer Technologietransfer-Vereinbarung enthaltene Verpflichtung, die Gültigkeit der Rechte an geistigem Eigentum, über die der Lizenzgeber im Gemeinsamen Markt verfügt, nicht anzugreifen. Dies gilt jedoch unbeschadet der Möglichkeit, die Beendigung der Technologietransfer-Vereinbarung für den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Schutzrechte angreift. Nach den einschlägigen kartellrechtlichen Regelungen ist es mithin zulässig, in einem Patentlizenzvertrag eine Regelung vorzusehen, nach der der Lizenzgeber berechtigt ist, den Lizenzvertrag zu kündigen, wenn der Lizenznehmer den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts angreift. Zwar kann auch eine solche Klausel den Lizenznehmer davon abhalten, einen Angriff auf das Vertragsschutzrecht zu unternehmen. Ihre sachliche Rechtfertigung wird jedoch darin gesehen, dass es dem Lizenzgeber im allgemeinen nicht zuzumuten ist, dass er dem Lizenzvertrag festgehalten wird, wenn der Lizenznehmer dessen Grundlage in Frage stellt3. Anhaltspunkte dafür, dass der Inhaber eines standard-essentiellen Patents insoweit weitergehenden Einschränkungen unterliegt, sind nicht ersichtlich.

Der Patentinhaber hat auch ein berechtigtes Interesse daran, dass in den Lizenzvertrag eine Klausel aufgenommen wird, die ihm für den Fall eines künftigen Angriffs auf den Rechtsbestand der lizenzierten Schutzrechte ein Recht zur Kündigung des Vertrags gibt. Das ergibt sich – jedenfalls auf der Grundlage des deutschen Rechts, das auf den Vertrag anwendbar sein soll – daraus, dass ohne eine ausdrückliche Regelung eine entsprechende Befugnis nicht bestünde oder zumindest nicht zweifelsfrei wäre. In Rechtsprechung4 und Literatur5 wird hierzu die Auffassung vertreten, bei Fehlen einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung sei der Lizenznehmer grundsätzlich nicht gehalten, einen Angriff auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts zu unterlassen. Eine Nichtangriffsverpflichtung bzw. ein Recht des Lizenzgebers zur Kündigung des Lizenzvertrags wegen des Angriffs auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts besteht danach also nur dann, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.

Solange der Lizenzsucher nicht bereit ist, ein Vertragsangebot zu unterbreiten, das dem Patentinhaber für den Fall eines Angriffs des Lizenzsuchers oder eines verbundenen Unternehmens auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts ein Kündigungsrecht einräumt, ist der Inhaber nicht gehalten, ein solches Angebot anzunehmen.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Beschluss vom 23. Januar 2012 – 6 U 136/11

  1. BGHZ 180, 312, Tz. 22ff.- Orange-Book-Standard []
  2. BGH a.a.O., Tz. 29 []
  3. Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, EG-Kartellrecht, 2. Auflage, VO 772/2004, Art. 5, Rn. 7; Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, TT-VO Art. 5, Rn. 328 []
  4. BGH GRUR-Int 1969, 31, 33 – Gewindeschneidapparat []
  5. Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Auflage, Rz. 2044; Groß, Der Lizenzvertrag, 10. Auflage, Rz. C 214 []