Zwangs­li­zenz und das Kün­di­gungs­recht

Der kar­tell­recht­li­che Zwangs­li­zenz­ein­wand bleibt grund­sätz­lich erfolg­los, wenn der Lizenz­su­cher nicht bereit ist, in das von ihm unter­brei­te­te Ange­bot zum Abschluss eines Lizenz­ver­trags eine Klau­sel auf­zu­neh­men, die dem Lizenz­ge­ber für den Fall eines künf­ti­gen Angriffs des Lizenz­neh­mers auf den Rechts­be­stand der lizen­zier­ten Schutz­rech­te ein Recht zur Kün­di­gung des Ver­trags ein­räumt.

Zwangs­li­zenz und das Kün­di­gungs­recht

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs kann aller­dings der Nut­zer des Patents grund­sätz­lich dem Unter­las­sungs­be­geh­ren des Inha­bers eines stan­dard-essen­ti­el­len Patents den Ein­wand ent­ge­gen­hal­ten, die­se­er han­de­le kar­tell­rechts­wid­rig und miss­brau­che damit sei­ne markt­be­herr­schen­de Stel­lung 1. Dis­kri­mi­niert ein markt­be­herr­schen­des Unter­neh­men mit der Wei­ge­rung, einen ihm ange­bo­te­nen Patent­li­zenz­ver­trag abzu­schlie­ßen, das um die Lizenz nach­su­chen­de Unter­neh­men in einem gleich­ar­ti­gen Unter­neh­men übli­cher­wei­se zugäng­li­chen Geschäfts­ver­kehr oder behin­dert es den Lizenz­su­cher durch eine sol­che Wei­ge­rung unbil­lig, stellt sich auch die Durch­set­zung des patent­recht­li­chen Unter­las­sungs­an­spruchs als Miss­brauch einer markt­be­herr­schen­den Stel­lung dar. Ein sol­cher Miss­brauch ist jedoch nur dann anzu­neh­men, wenn zwei Vor­aus­set­zun­gen erfüllt sind: Der Lizenz­su­cher muss dem Patent­in­ha­ber ein unbe­ding­tes Ange­bot auf Abschluss eines Lizenz­ver­tra­ges gemacht haben, das der Patent­in­ha­ber nicht ableh­nen darf, ohne den Lizenz­su­cher unbil­lig zu behin­dern oder zu dis­kri­mi­nie­ren, und sich an die­ses Ange­bot gebun­den hal­ten. Außer­dem muss der Lizenz­su­cher, wenn er den Gegen­stand des Patents bereits benutzt, bevor der Patent­in­ha­ber sein Ange­bot ange­nom­men hat, die Ver­pflich­tun­gen ein­hal­ten, die der abzu­schlie­ßen­de Lizenz­ver­trag an die Benut­zung des lizen­zier­ten Gegen­stan­des knüpft 2.

Vor­lie­gend steht die ers­te der bei­den genann­ten Vor­aus­set­zun­gen der Berech­ti­gung des kar­tell­recht­li­chen Zwangs­li­zenz­ein­wands in Rede. Der Inha­ber eines stan­dard-essen­ti­el­len Schutz­rechts han­delt nur dann kar­tell­rechts­wid­rig, wenn er gehal­ten ist, das ihm unter­brei­te­te Lizenz­ver­trags­an­ge­bot anzu­neh­men. Eine sol­che Ver­pflich­tung besteht jedoch nur dann, wenn das Lizenz­ver­trags­an­ge­bot sei­nen Inter­es­sen in ange­mes­se­ner Wei­se Rech­nung trägt. Die Lizenz­ver­trags­an­ge­bo­te, die die Beklag­te der Klä­ge­rin bis­lang unter­brei­tet hat, sind schon des­halb unge­eig­net, den kar­tell­recht­li­chen Zwangs­li­zenz­ein­wand zu begrün­den, weil sich die Klä­ge­rin nicht dar­auf ein­las­sen muss, dass der Ver­trag kei­ne Rege­lung über die Fol­gen eines mög­li­chen zukünf­ti­gen Angriffs der Lizenz­neh­mer auf das Ver­trags­schutz­recht ent­hält.

Zunächst ist dar­auf hin­zu­wei­sen, dass der Lizenz­ver­trag nach der vor­ge­schla­ge­nen Rege­lung dem deut­schen Recht unter­lie­gen soll. Nach inso­weit über­ein­stim­men­dem deut­schen und euro­päi­schen Kar­tell­recht rich­tet sich die Zuläs­sig­keit von Patent­li­zenz­ver­ein­ba­run­gen nach der VO 772/​2004 (vgl. § 2 Abs. 2 GWB). Nach Art. 5 Abs. 1 lit. c der VO 772/​2004 gilt die Frei­stel­lung nach Art. 2 nicht für eine in einer Tech­no­lo­gie­trans­fer-Ver­ein­ba­rung ent­hal­te­ne Ver­pflich­tung, die Gül­tig­keit der Rech­te an geis­ti­gem Eigen­tum, über die der Lizenz­ge­ber im Gemein­sa­men Markt ver­fügt, nicht anzu­grei­fen. Dies gilt jedoch unbe­scha­det der Mög­lich­keit, die Been­di­gung der Tech­no­lo­gie­trans­fer-Ver­ein­ba­rung für den Fall vor­zu­se­hen, dass der Lizenz­neh­mer die Gül­tig­keit eines oder meh­re­rer der lizen­zier­ten Schutz­rech­te angreift. Nach den ein­schlä­gi­gen kar­tell­recht­li­chen Rege­lun­gen ist es mit­hin zuläs­sig, in einem Patent­li­zenz­ver­trag eine Rege­lung vor­zu­se­hen, nach der der Lizenz­ge­ber berech­tigt ist, den Lizenz­ver­trag zu kün­di­gen, wenn der Lizenz­neh­mer den Rechts­be­stand des Ver­trags­schutz­rechts angreift. Zwar kann auch eine sol­che Klau­sel den Lizenz­neh­mer davon abhal­ten, einen Angriff auf das Ver­trags­schutz­recht zu unter­neh­men. Ihre sach­li­che Recht­fer­ti­gung wird jedoch dar­in gese­hen, dass es dem Lizenz­ge­ber im all­ge­mei­nen nicht zuzu­mu­ten ist, dass er dem Lizenz­ver­trag fest­ge­hal­ten wird, wenn der Lizenz­neh­mer des­sen Grund­la­ge in Fra­ge stellt 3. Anhalts­punk­te dafür, dass der Inha­ber eines stan­dard-essen­ti­el­len Patents inso­weit wei­ter­ge­hen­den Ein­schrän­kun­gen unter­liegt, sind nicht ersicht­lich.

Der Patent­in­ha­ber hat auch ein berech­tig­tes Inter­es­se dar­an, dass in den Lizenz­ver­trag eine Klau­sel auf­ge­nom­men wird, die ihm für den Fall eines künf­ti­gen Angriffs auf den Rechts­be­stand der lizen­zier­ten Schutz­rech­te ein Recht zur Kün­di­gung des Ver­trags gibt. Das ergibt sich – jeden­falls auf der Grund­la­ge des deut­schen Rechts, das auf den Ver­trag anwend­bar sein soll – dar­aus, dass ohne eine aus­drück­li­che Rege­lung eine ent­spre­chen­de Befug­nis nicht bestün­de oder zumin­dest nicht zwei­fels­frei wäre. In Recht­spre­chung 4 und Lite­ra­tur 5 wird hier­zu die Auf­fas­sung ver­tre­ten, bei Feh­len einer aus­drück­li­chen ver­trag­li­chen Ver­ein­ba­rung sei der Lizenz­neh­mer grund­sätz­lich nicht gehal­ten, einen Angriff auf den Rechts­be­stand des Ver­trags­schutz­rechts zu unter­las­sen. Eine Nicht­an­griffs­ver­pflich­tung bzw. ein Recht des Lizenz­ge­bers zur Kün­di­gung des Lizenz­ver­trags wegen des Angriffs auf den Rechts­be­stand des Ver­trags­schutz­rechts besteht danach also nur dann, wenn dies im Ver­trag aus­drück­lich ver­ein­bart ist.

Solan­ge der Lizenz­su­cher nicht bereit ist, ein Ver­trags­an­ge­bot zu unter­brei­ten, das dem Patent­in­ha­ber für den Fall eines Angriffs des Lizenz­su­chers oder eines ver­bun­de­nen Unter­neh­mens auf den Rechts­be­stand des Ver­trags­schutz­rechts ein Kün­di­gungs­recht ein­räumt, ist der Inha­ber nicht gehal­ten, ein sol­ches Ange­bot anzu­neh­men.

Ober­lan­des­ge­richt Karls­ru­he, Beschluss vom 23. Janu­ar 2012 – 6 U 136/​11

  1. BGHZ 180, 312, Tz. 22ff.- Oran­ge-Book-Stan­dard[]
  2. BGH a.a.O., Tz. 29[]
  3. Bechtold/​Bosch/​Brinker/​Hirsbrunner, EG-Kar­tell­recht, 2. Auf­la­ge, VO 772/​2004, Art. 5, Rn. 7; Fuchs, in: Immenga/​Mestmäcker, Wett­be­werbs­recht, 4. Auf­la­ge, TT-VO Art. 5, Rn. 328[]
  4. BGH GRUR-Int 1969, 31, 33 – Gewin­de­schneid­ap­pa­rat[]
  5. Bar­ten­bach, Patent­li­zenz- und Know-how-Ver­trag, 6. Auf­la­ge, Rz. 2044; Groß, Der Lizenz­ver­trag, 10. Auf­la­ge, Rz. C 214[]