Gleichnamige Unternehmen – und die Markeneintragung

Besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann eine Partei die von ihr verwendete Unternehmensbezeichnung nur ausnahmsweise auch als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen1.

Gleichnamige Unternehmen – und die Markeneintragung

Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absicherung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzeichens muss die andere Partei allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Möglichkeiten bestehen, eine Schwächung des von beiden Parteien verwendeten Zeichens zu verhindern.

Der in § 51 Abs. 1, § 12 MarkenG geregelte ältere Zeitrang einer geschäftlichen Bezeichnung ist als Voraussetzung einer auf Löschung einer Marke gerichteten Klage dann nicht maßgebend, wenn der Streitfall nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist.

Diese Grundsätze sind im Hinblick auf die gemäß § 15 Abs. 4 und 5 MarkenG gegen die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung gerichteten Ansprüche im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigen2. Sie können aber auch einem auf Einwilligung in die Löschung der Marke gerichteten Anspruch gemäß § 12 MarkenG entgegengehalten werden3. Denn § 12 MarkenG setzt voraus, dass dem Inhaber des älteren Zeichenrechts die Befugnis zusteht, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies bestimmt sich sowohl nach den Voraussetzungen als auch nach den Schranken der Verletzungstatbestände im Sinne der §§ 14, 15 MarkenG4 und damit auch nach der Schrankenbestimmung des § 23 MarkenG.

Im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Streifall haben die Parteien bzw. ihre Rechtsvorgänger ihre Unternehmenskennzeichen jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt, so dass deshalb eine Gleichgewichtslage besteht, auf die grundsätzlich die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entsprechend anzuwenden sind.

Danach kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare unternimmt, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken5.

In der Anmeldung einer mit den Kennzeichenrechten der Klägerinnen verwechslungsfähigen Marke ist eine eine Störung der Gleichgewichtslage zu sehen, die nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen nicht gerechtfertigt ist. Insoweit besteht für den Bundesgerichtshof eine Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen und der angegriffenen Marke der Beklagten.

Gegen die Bejahung einer Zeichenähnlichkeit greift für den BGH auch nicht der Einwand, durch die Verwendung des Begriffes „Gartencenter“ habe die Beklagte alles Erforderliche und Geeignete getan, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Die angegriffene Marke wird wegen des beschreibenden Charakters des Bestandteils „Gartencenter“ allein durch den Familiennamen „Pötschke“ geprägt, der seinerseits der prägende Bestandteil der Bezeichnungen „Gärtner Pötschke“ und „Pötschke Ambiente“ ist.

Auch die Waren- und Branchenähnlichkeit bejaht der Bundesgericht und stellt darauf ab, dass die Parteien gleiche oder ähnliche Waren in verschiedenen Vertriebsformen anbieten und es bei der Benutzung der angegriffenen Marke um die Kennzeichnung von Waren geht, die die Klägerinnen im Wege des Versandhandels vertreiben. Auch die von der Marke geschützten „Dienstleistungen im Bereich der Land, Garten- und Forstwirtschaft“ sind hinreichend ähnlich mit der von den Klägerinnen erbrachten Dienstleistungen eines Fachversands für Gartenbedarf bzw. für Garten- und Wohnraumgestaltung.

Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können es regelmäßig nicht rechtfertigen, dass der Name oder die namensmäßige Unternehmensbezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird6. Das Recht der Gleichnamigen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen durch einen Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel nicht gerechtfertigt, dass der Inhaber älterer Kennzeichenrechte nicht nur den persönlichkeitsrechtlich privilegierten Gebrauch des Namens als Unternehmenskennzeichen, sondern auch den markenmäßigen Gebrauch oder die Eintragung als Marke dulden muss7. Die Anmeldung eines Namens als Marke durch den Prioritätsjüngeren stellt daher ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar, die der Inhaber des älteren Namensrechts nicht hinnehmen muss8.

Nach diesen Grundsätzen scheidet im Streitfall eine Rechtfertigung der Markeneintragung aus.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der herrschenden Meinung in der Literatur kann ein markenmäßiger Gebrauch des Namens nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen allenfalls unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt werden. Möglich ist dies nur, wenn besondere, gewichtige Gründe vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre, auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert9.

Daran hält der Bundesgerichtshof fest. Der Umstand, dass die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen seit Inkrafttreten des Markengesetzes im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG zu prüfen sind, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Die genannte Bestimmung ist Ausdruck des allgemeinen Grundsatzes, dass niemand an der lauteren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden soll. Sie bietet nach dem Willen des Gesetzgebers die Handhabe zur Fortführung der Rechtsprechung betreffend die Befugnis zur Namensführung10.

Diese Grundsätze erhalten zudem durch die Systematik der Schutzschranken des § 23 MarkenG eine zusätzliche Stütze. So muss das Bedürfnis des Namensträgers für einen markenmäßigen Gebrauch seines Namens demjenigen an der Führung des eigenen Namens als solchem, der Nennung der eigenen Adresse oder etwa dem Hinweis auf die Beschaffenheit und Herkunft eigener Waren entsprechen11. Auch deshalb kommen nur besondere, gewichtige Gründe in Betracht, die ausnahmsweise die Privilegierung einer Verwendung des Namens zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen durch die Grundsätze der Namensgleichen rechtfertigen können. Dass die markenmäßige Verwendung des Namens zweckmäßig und wirtschaftlich sinnvoll erscheint, reicht ebenso wenig aus wie etwa das allgemeine Bedürfnis, den Namen für andere Waren und Dienstleistungen oder im Rahmen eines Merchandisingkonzepts durch Lizenzerteilung zu verwerten12.

Dem Bundesgerichtshof sind im entschiedenen Fall auch keine Umstände erkennbar, die eine ausnahmsweise Verpflichtung der Klägerinnen zur Duldung der in der Eintragung der angegriffenen Marke der Beklagten liegenden Störung der Gleichgewichtslage im Streitfall rechtfertigen könnten.

Es ist weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass die Beklagte, ihre Gesellschafter oder die ursprünglichen Namensträger, von denen die Beklagte ihre geschäftliche Bezeichnung ableitet, im Sinne der oben genannten Grundsätze bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter ihrem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht haben und der Verkehr Waren oder Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, aufgrund dieser schöpferischen Leistung mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten identifiziert. Die Beklagte betreibt ein Gartencenter.

Die Beklagte macht hierzu ein „gewichtiges Bedürfnis“ geltend, auch Waren und Dienstleistungen mit ihrem Namen zu kennzeichnen und verweist darauf, dass sie den Namen „Pötschke“ bereits vor Anmeldung der hieraus gebildeten Marke über Jahre hinweg als Bestandteil ihrer Firma „Garten-Center Gerhard Pötschke OHG“ verwendet habe. Damit ist für den BGH jedoch kein besonderer, gewichtiger Grund angesprochen, der eine nur in Ausnahmefällen zulässige Eintragung als Marke rechtfertigen kann. Die Beklagte beschreibt insoweit allenfalls ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit, nicht aber ein nach den dargelegten Grundsätzen erforderliches besonderes, gewichtiges Interesse.

Unerheblich ist weiterhin der Einwand der Beklagten, die Anmeldung der einen bundesweiten Schutz beanspruchenden Marke sei nicht mit einer räumlichen Expansion verbunden, da die Tätigkeit der Beklagten bereits zuvor weit über den Raum Schwerte hinausgegangen sei. Dies stellt die Beurteilung des Berufungsgerichts nicht in Frage, wonach eine vor Markenanmeldung liegende bundesweite Benutzung der Bezeichnung „Gartencenter Pötschke“ oder des Markenbestandteils „Pötschke“ nicht festgestellt werden kann. Im Übrigen kann der Umstand, dass es möglicherweise an einer zusätzlichen räumlichen Ausdehnung der Benutzung eines Zeichens fehlt, nichts an der Störung der Gleichgewichtslage ändern, die bereits im Übergang des firmenmäßigen in den markenmäßigen Gebrauch eines Namens liegt.

Ebenfalls kann nach Ansicht des Bundesgerichshofs keine Rechtfertigung für die Störung der Gleichgewichtslage darin erblickt werden, dass bereits seit 1991 zugunsten der Beklagten eine Wort/Bildmarke eingetragen war, die den Namenszug „Pötschke“ auf der Schürze einer stilisierten Gärtnerfigur schützte.

Diese Marke ist im Verlaufe des Rechtsstreits wegen Verfalls gelöscht worden. Im Übrigen stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Namensgleichen eine Vermehrung von – jeweils für sich genommen verkehrsfähigen (§§ 27, 30 MarkenG) – Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann13. Dies gilt erst zumal dann, wenn – wie im Streitfall im Hinblick auf das Weglassen des Vornamens „Gerhard“ geschehen – Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlungen als Marken eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils muss in der Regel keiner der Namensgleichen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen14.

Die Beklagte beruft sich schließlich ohne Erfolg darauf, dass es ihr möglich sein müsse, das von ihr verwendete Unternehmenskennzeichen „Gartencenter Pötschke“ durch Eintragung einer entsprechenden Marke abzusichern und auf diese Weise die Verwendung dieser Bezeichnung durch Dritte dort zu verhindern, wo sie bislang möglicherweise noch keinen Schutz ihres Unternehmenskennzeichens genieße. Dabei kann offenbleiben, ob die Absicherung eines Unternehmenskennzeichens – etwa durch eine für die angebotenen Dienstleistungen eingetragene Marke – ein besonderes, gewichtiges Interesse darstellen kann, das im Einzelfall die Veränderung der Gleichgewichtslage ausnahmsweise rechtfertigen kann. Denn die Beklagte hat ein Bedürfnis für eine solche Absicherung im Streitfall nicht dargetan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin zu 1 Inhaberin nicht nur der geschäftlichen Bezeichnung „Gärtner Pötschke“, sondern auch zweier Marken ist, die als prägenden Bestandteil den Namen Pötschke enthalten. Es liegt daher in ihrem eigenen Interesse, gegen die Anmeldung der Marke „Pötschke“ oder gegen die Verwendung dieses Namens als Unternehmenskennzeichen durch einen Dritten vorzugehen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 7. Juli 2011 – I ZR 207/08 – Gartencenter Pötschke

  1. im Anschluss an BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 Peek & Cloppenburg II[]
  2. BGH, Urteil vom 30.01.2008 – I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 24 = WRP 2008, 1189 – HansenBau[]
  3. BGH, Urteil vom 05.06.2008 – I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Rn. 29 i.V.m. Rn. 17 – City Post; BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/08, WRP 2011, 886 Rn. 35 – Peek & Cloppenburg II[]
  4. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 12 Rn. 4; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 12 MarkenG Rn. 3[]
  5. BGH, Urteil vom 31.03.2010 – I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 19 = WRP 2010, 880 – Peek & Cloppenburg I, mwN[]
  6. vgl. BGH, Beschluss vom 11.05.1966 – Ib ZB 8/65, BGHZ 45, 246, 249 – Merck; Urteil vom 12.12. 1985 – I ZR 1/84, GRUR 1986, 402, 403 = WRP 1986, 265 – Fürstenberg; BGH, Urteil vom 12.07.1995 – I ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 288 – Torres; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 17 Rn. 52 ff.; Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 387 ff.; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457[]
  7. BGHZ 45, 246, 250 – Merck; BGH, Urteil vom 21.05.1969 – I ZR 131/66, GRUR 1969, 690, 691 – Faber; BGH, GRUR 1986, 402, 403 – Fürstenberg; BGH, Urteil vom 28.02.1991 – I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 478 = WRP 1991, 477 – Caren Pfleger; BGH, WRP 2011, 886 Rn. 40 – Peek & Cloppenburg II; krit. Scholz, GRUR 1996, 679, 687[]
  8. BGHZ 45, 246, 249 f. – Merck; BGH, Urteil vom 18.11.1966 – Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355 – Rabe; Urteil vom 21.11.1969 – I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 317 – Napoléon III; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 23 Rn. 37; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 7 Rn. 264; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 15 MarkenG Rn. 21[]
  9. BGH, GRUR 1991, 475, 478 – Caren Pfleger; Goldmann aaO § 17 Rn. 56; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 27; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Lange aaO § 7 Rn. 2407, 2621; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 389; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457[]
  10. vgl. Begründung des Regierungsentwurfs des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 80[]
  11. Goldmann aaO § 17 Rn. 57[]
  12. BGH, GRUR 1991, 475, 478 – Caren Pfleger; WRP 2011, 886 Rn. 44 – Peek & Cloppenburg II; Goldmann aaO § 17 Rn. 57; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 27[]
  13. vgl. auch BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 – Peek & Cloppenburg II; Scholz, GRUR 1996, 679, 688[]
  14. BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 – Peek & Cloppenburg II; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN[]

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