Gleich­na­mi­ge Unter­neh­men – und die Mar­ken­ein­tra­gung

Besteht eine kenn­zei­chen­recht­li­che Gleich­ge­wichts­la­ge, auf die die Grund­sät­ze des Rechts der Gleich­na­mi­gen anzu­wen­den sind, kann eine Par­tei die von ihr ver­wen­de­te Unter­neh­mens­be­zeich­nung nur aus­nahms­wei­se auch als (Dienst­leis­tungs-)Mar­ke ein­tra­gen las­sen 1.

Gleich­na­mi­ge Unter­neh­men – und die Mar­ken­ein­tra­gung

Die Ein­tra­gung einer Mar­ke für die ange­bo­te­nen Dienst­leis­tun­gen zur Absi­che­rung eines nur regio­nal benutz­ten Unter­neh­mens­kenn­zei­chens muss die ande­re Par­tei allen­falls dann hin­neh­men, wenn kei­ne ande­ren Mög­lich­kei­ten bestehen, eine Schwä­chung des von bei­den Par­tei­en ver­wen­de­ten Zei­chens zu ver­hin­dern.

Der in § 51 Abs. 1, § 12 Mar­kenG gere­gel­te älte­re Zeitrang einer geschäft­li­chen Bezeich­nung ist als Vor­aus­set­zung einer auf Löschung einer Mar­ke gerich­te­ten Kla­ge dann nicht maß­ge­bend, wenn der Streit­fall nach den zum Recht der Gleich­na­mi­gen ent­wi­ckel­ten Grund­sät­zen zu beur­tei­len ist.

Die­se Grund­sät­ze sind im Hin­blick auf die gemäß § 15 Abs. 4 und 5 Mar­kenG gegen die Benut­zung einer geschäft­li­chen Bezeich­nung gerich­te­ten Ansprü­che im Rah­men des § 23 Nr. 1 Mar­kenG zu berück­sich­ti­gen 2. Sie kön­nen aber auch einem auf Ein­wil­li­gung in die Löschung der Mar­ke gerich­te­ten Anspruch gemäß § 12 Mar­kenG ent­ge­gen­ge­hal­ten wer­den 3. Denn § 12 Mar­kenG setzt vor­aus, dass dem Inha­ber des älte­ren Zei­chen­rechts die Befug­nis zusteht, die Benut­zung der ein­ge­tra­ge­nen Mar­ke im gesam­ten Gebiet der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land zu unter­sa­gen. Dies bestimmt sich sowohl nach den Vor­aus­set­zun­gen als auch nach den Schran­ken der Ver­let­zungs­tat­be­stän­de im Sin­ne der §§ 14, 15 Mar­kenG 4 und damit auch nach der Schran­ken­be­stim­mung des § 23 Mar­kenG.

Im hier vom Bun­des­ge­richts­hof ent­schie­de­nen Strei­fall haben die Par­tei­en bzw. ihre Rechts­vor­gän­ger ihre Unter­neh­mens­kenn­zei­chen jah­re­lang unbe­an­stan­det neben­ein­an­der benutzt, so dass des­halb eine Gleich­ge­wichts­la­ge besteht, auf die grund­sätz­lich die Grund­sät­ze des Rechts der Gleich­na­mi­gen ent­spre­chend anzu­wen­den sind.

Danach kann der Inha­ber des prio­ri­täts­äl­te­ren Kenn­zei­chen­rechts dem Inha­ber des prio­ri­täts­jün­ge­ren Kenn­zei­chen­rechts die Nut­zung des Zei­chens nicht allein unter Beru­fung auf sei­nen zeit­li­chen Vor­rang unter­sa­gen und damit in des­sen red­lich erwor­be­nen Besitz­stand ein­grei­fen, son­dern muss die Nut­zung des Zei­chens durch den Inha­ber des prio­ri­täts­jün­ge­ren Kenn­zei­chen­rechts trotz bestehen­der Ver­wechs­lungs­ge­fahr grund­sätz­lich dul­den. Der Inha­ber eines Kenn­zei­chen­rechts muss es aller­dings in aller Regel nur dann hin­neh­men, dass der Inha­ber des ande­ren Kenn­zei­chen­rechts die Ver­wechs­lungs­ge­fahr erhöht und damit die Gleich­ge­wichts­la­ge stört, wenn die­ser ein schutz­wür­di­ges Inter­es­se an der Benut­zung hat und alles Erfor­der­li­che und Zumut­ba­re unter­nimmt, um einer Erhö­hung der Ver­wechs­lungs­ge­fahr wei­test­ge­hend ent­ge­gen­zu­wir­ken 5.

In der Anmel­dung einer mit den Kenn­zei­chen­rech­ten der Klä­ge­rin­nen ver­wechs­lungs­fä­hi­gen Mar­ke ist eine eine Stö­rung der Gleich­ge­wichts­la­ge zu sehen, die nach den Grund­sät­zen des Rechts der Gleich­na­mi­gen nicht gerecht­fer­tigt ist. Inso­weit besteht für den Bun­des­ge­richts­hof eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr gemäß § 15 Abs. 2 Mar­kenG zwi­schen den Unter­neh­mens­kenn­zei­chen der Klä­ge­rin­nen und der ange­grif­fe­nen Mar­ke der Beklag­ten.

Gegen die Beja­hung einer Zei­chen­ähn­lich­keit greift für den BGH auch nicht der Ein­wand, durch die Ver­wen­dung des Begrif­fes „Gar­ten­cen­ter“ habe die Beklag­te alles Erfor­der­li­che und Geeig­ne­te getan, um eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr zu ver­mei­den. Die ange­grif­fe­ne Mar­ke wird wegen des beschrei­ben­den Cha­rak­ters des Bestand­teils „Gar­ten­cen­ter“ allein durch den Fami­li­en­na­men „Pötsch­ke“ geprägt, der sei­ner­seits der prä­gen­de Bestand­teil der Bezeich­nun­gen „Gärt­ner Pötsch­ke“ und „Pötsch­ke Ambi­en­te“ ist.

Auch die Waren- und Bran­chen­ähn­lich­keit bejaht der Bun­des­ge­richt und stellt dar­auf ab, dass die Par­tei­en glei­che oder ähn­li­che Waren in ver­schie­de­nen Ver­triebs­for­men anbie­ten und es bei der Benut­zung der ange­grif­fe­nen Mar­ke um die Kenn­zeich­nung von Waren geht, die die Klä­ge­rin­nen im Wege des Ver­sand­han­dels ver­trei­ben. Auch die von der Mar­ke geschütz­ten „Dienst­leis­tun­gen im Bereich der Land, Gar­ten- und Forst­wirt­schaft“ sind hin­rei­chend ähn­lich mit der von den Klä­ge­rin­nen erbrach­ten Dienst­leis­tun­gen eines Fach­ver­sands für Gar­ten­be­darf bzw. für Gar­ten- und Wohn­raum­ge­stal­tung.

Die Grund­sät­ze des Rechts der Gleich­na­mi­gen kön­nen es regel­mä­ßig nicht recht­fer­ti­gen, dass der Name oder die namens­mä­ßi­ge Unter­neh­mens­be­zeich­nung zur Kenn­zeich­nung von Waren oder Dienst­leis­tun­gen ver­wen­det wird 6. Das Recht der Gleich­na­mi­gen trägt dem Umstand Rech­nung, dass eine Par­tei ein erheb­li­ches Inter­es­se hat, ihren eige­nen Namen als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen im geschäft­li­chen Ver­kehr zu füh­ren. Ein ver­gleich­ba­res recht­lich schüt­zens­wer­tes Inter­es­se besteht für die Kenn­zeich­nung von Waren und Dienst­leis­tun­gen durch einen Fami­li­en­na­men nicht. Es ist daher in aller Regel nicht gerecht­fer­tigt, dass der Inha­ber älte­rer Kenn­zei­chen­rech­te nicht nur den per­sön­lich­keits­recht­lich pri­vi­le­gier­ten Gebrauch des Namens als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen, son­dern auch den mar­ken­mä­ßi­gen Gebrauch oder die Ein­tra­gung als Mar­ke dul­den muss 7. Die Anmel­dung eines Namens als Mar­ke durch den Prio­ri­täts­jün­ge­ren stellt daher eben­so wie der Über­gang von einer fir­men­mä­ßi­gen zu einer mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung grund­sätz­lich eine unzu­läs­si­ge nach­tei­li­ge Ver­än­de­rung einer bestehen­den Gleich­ge­wichts­la­ge dar, die der Inha­ber des älte­ren Namens­rechts nicht hin­neh­men muss 8.

Nach die­sen Grund­sät­zen schei­det im Streit­fall eine Recht­fer­ti­gung der Mar­ken­ein­tra­gung aus.

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs und der herr­schen­den Mei­nung in der Lite­ra­tur kann ein mar­ken­mä­ßi­ger Gebrauch des Namens nach den Grund­sät­zen des Rechts der Gleich­na­mi­gen allen­falls unter engen Vor­aus­set­zun­gen gerecht­fer­tigt wer­den. Mög­lich ist dies nur, wenn beson­de­re, gewich­ti­ge Grün­de vor­lie­gen, nach denen eine so enge Bezie­hung zwi­schen Ware und Namen besteht, dass es für den Namens­trä­ger unzu­mut­bar wäre, auf die Benut­zung sei­nes Namens als Mar­ke zu ver­zich­ten. Dies kann in Betracht kom­men, wenn ein Namens­trä­ger bei der Schaf­fung oder Gestal­tung einer bestimm­ten Ware oder Waren­art unter sei­nem Namen beson­de­re schöp­fe­ri­sche Leis­tun­gen erbracht hat und der Ver­kehr die Ware auf­grund die­ser schöp­fe­ri­schen Leis­tung ohne­hin mit dem Namens­trä­ger iden­ti­fi­ziert 9.

Dar­an hält der Bun­des­ge­richts­hof fest. Der Umstand, dass die vom Bun­des­ge­richts­hof ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze zum Recht der Gleich­na­mi­gen seit Inkraft­tre­ten des Mar­ken­ge­set­zes im Rah­men des § 23 Nr. 1 Mar­kenG zu prü­fen sind, recht­fer­tigt kei­ne abwei­chen­de Beur­tei­lung. Die genann­te Bestim­mung ist Aus­druck des all­ge­mei­nen Grund­sat­zes, dass nie­mand an der lau­te­ren Füh­rung sei­nes Namens im geschäft­li­chen Ver­kehr gehin­dert wer­den soll. Sie bie­tet nach dem Wil­len des Gesetz­ge­bers die Hand­ha­be zur Fort­füh­rung der Recht­spre­chung betref­fend die Befug­nis zur Namens­füh­rung 10.

Die­se Grund­sät­ze erhal­ten zudem durch die Sys­te­ma­tik der Schutz­schran­ken des § 23 Mar­kenG eine zusätz­li­che Stüt­ze. So muss das Bedürf­nis des Namens­trä­gers für einen mar­ken­mä­ßi­gen Gebrauch sei­nes Namens dem­je­ni­gen an der Füh­rung des eige­nen Namens als sol­chem, der Nen­nung der eige­nen Adres­se oder etwa dem Hin­weis auf die Beschaf­fen­heit und Her­kunft eige­ner Waren ent­spre­chen 11. Auch des­halb kom­men nur beson­de­re, gewich­ti­ge Grün­de in Betracht, die aus­nahms­wei­se die Pri­vi­le­gie­rung einer Ver­wen­dung des Namens zur Kenn­zeich­nung von Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch die Grund­sät­ze der Namens­glei­chen recht­fer­ti­gen kön­nen. Dass die mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung des Namens zweck­mä­ßig und wirt­schaft­lich sinn­voll erscheint, reicht eben­so wenig aus wie etwa das all­ge­mei­ne Bedürf­nis, den Namen für ande­re Waren und Dienst­leis­tun­gen oder im Rah­men eines Mer­chan­di­sing­kon­zepts durch Lizenz­er­tei­lung zu ver­wer­ten 12.

Dem Bun­des­ge­richts­hof sind im ent­schie­de­nen Fall auch kei­ne Umstän­de erkenn­bar, die eine aus­nahms­wei­se Ver­pflich­tung der Klä­ge­rin­nen zur Dul­dung der in der Ein­tra­gung der ange­grif­fe­nen Mar­ke der Beklag­ten lie­gen­den Stö­rung der Gleich­ge­wichts­la­ge im Streit­fall recht­fer­ti­gen könn­ten.

Es ist weder fest­ge­stellt noch sonst ersicht­lich, dass die Beklag­te, ihre Gesell­schaf­ter oder die ursprüng­li­chen Namens­trä­ger, von denen die Beklag­te ihre geschäft­li­che Bezeich­nung ablei­tet, im Sin­ne der oben genann­ten Grund­sät­ze bei der Schaf­fung oder Gestal­tung einer bestimm­ten Ware oder Waren­art unter ihrem Namen beson­de­re schöp­fe­ri­sche Leis­tun­gen erbracht haben und der Ver­kehr Waren oder Dienst­leis­tun­gen, für die die ange­grif­fe­ne Mar­ke ein­ge­tra­gen ist, auf­grund die­ser schöp­fe­ri­schen Leis­tung mit dem Unter­neh­mens­kenn­zei­chen der Beklag­ten iden­ti­fi­ziert. Die Beklag­te betreibt ein Gar­ten­cen­ter.

Die Beklag­te macht hier­zu ein „gewich­ti­ges Bedürf­nis“ gel­tend, auch Waren und Dienst­leis­tun­gen mit ihrem Namen zu kenn­zeich­nen und ver­weist dar­auf, dass sie den Namen „Pötsch­ke“ bereits vor Anmel­dung der hier­aus gebil­de­ten Mar­ke über Jah­re hin­weg als Bestand­teil ihrer Fir­ma „Gar­ten-Cen­ter Ger­hard Pötsch­ke OHG“ ver­wen­det habe. Damit ist für den BGH jedoch kein beson­de­rer, gewich­ti­ger Grund ange­spro­chen, der eine nur in Aus­nah­me­fäl­len zuläs­si­ge Ein­tra­gung als Mar­ke recht­fer­ti­gen kann. Die Beklag­te beschreibt inso­weit allen­falls ein all­ge­mei­nes Inter­es­se der Zweck­mä­ßig­keit und Nütz­lich­keit, nicht aber ein nach den dar­ge­leg­ten Grund­sät­zen erfor­der­li­ches beson­de­res, gewich­ti­ges Inter­es­se.

Uner­heb­lich ist wei­ter­hin der Ein­wand der Beklag­ten, die Anmel­dung der einen bun­des­wei­ten Schutz bean­spru­chen­den Mar­ke sei nicht mit einer räum­li­chen Expan­si­on ver­bun­den, da die Tätig­keit der Beklag­ten bereits zuvor weit über den Raum Schwer­te hin­aus­ge­gan­gen sei. Dies stellt die Beur­tei­lung des Beru­fungs­ge­richts nicht in Fra­ge, wonach eine vor Mar­ken­an­mel­dung lie­gen­de bun­des­wei­te Benut­zung der Bezeich­nung „Gar­ten­cen­ter Pötsch­ke“ oder des Mar­ken­be­stand­teils „Pötsch­ke“ nicht fest­ge­stellt wer­den kann. Im Übri­gen kann der Umstand, dass es mög­li­cher­wei­se an einer zusätz­li­chen räum­li­chen Aus­deh­nung der Benut­zung eines Zei­chens fehlt, nichts an der Stö­rung der Gleich­ge­wichts­la­ge ändern, die bereits im Über­gang des fir­men­mä­ßi­gen in den mar­ken­mä­ßi­gen Gebrauch eines Namens liegt.

Eben­falls kann nach Ansicht des Bun­des­ge­richs­hofs kei­ne Recht­fer­ti­gung für die Stö­rung der Gleich­ge­wichts­la­ge dar­in erblickt wer­den, dass bereits seit 1991 zuguns­ten der Beklag­ten eine Wort/​Bildmarke ein­ge­tra­gen war, die den Namens­zug „Pötsch­ke“ auf der Schür­ze einer sti­li­sier­ten Gärt­ner­fi­gur schütz­te.

Die­se Mar­ke ist im Ver­lau­fe des Rechts­streits wegen Ver­falls gelöscht wor­den. Im Übri­gen stellt jede wei­te­re Anmel­dung einer Mar­ke durch einen Namens­glei­chen eine Ver­meh­rung von – jeweils für sich genom­men ver­kehrs­fä­hi­gen (§§ 27, 30 Mar­kenG) – Zei­chen­rech­ten dar, die die Gleich­ge­wichts­la­ge stö­ren oder eine bereits ein­ge­tre­te­ne Stö­rung inten­si­vie­ren kann 13. Dies gilt erst zumal dann, wenn – wie im Streit­fall im Hin­blick auf das Weg­las­sen des Vor­na­mens „Ger­hard“ gesche­hen – Fir­men­schlag­wor­te in Allein­stel­lung oder in Abwand­lun­gen als Mar­ken ein­ge­tra­gen wer­den. Ände­run­gen in Rich­tung auf eine zuneh­men­de Benut­zung als Schlag­wort sowie die Her­vor­he­bung des über­ein­stim­men­den Fir­men­be­stand­teils muss in der Regel kei­ner der Namens­glei­chen dul­den, da sie den Ein­druck einer Allein- oder Vor­rang­stel­lung gegen­über dem ande­ren erzeu­gen 14.

Die Beklag­te beruft sich schließ­lich ohne Erfolg dar­auf, dass es ihr mög­lich sein müs­se, das von ihr ver­wen­de­te Unter­neh­mens­kenn­zei­chen „Gar­ten­cen­ter Pötsch­ke“ durch Ein­tra­gung einer ent­spre­chen­den Mar­ke abzu­si­chern und auf die­se Wei­se die Ver­wen­dung die­ser Bezeich­nung durch Drit­te dort zu ver­hin­dern, wo sie bis­lang mög­li­cher­wei­se noch kei­nen Schutz ihres Unter­neh­mens­kenn­zei­chens genie­ße. Dabei kann offen­blei­ben, ob die Absi­che­rung eines Unter­neh­mens­kenn­zei­chens – etwa durch eine für die ange­bo­te­nen Dienst­leis­tun­gen ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke – ein beson­de­res, gewich­ti­ges Inter­es­se dar­stel­len kann, das im Ein­zel­fall die Ver­än­de­rung der Gleich­ge­wichts­la­ge aus­nahms­wei­se recht­fer­ti­gen kann. Denn die Beklag­te hat ein Bedürf­nis für eine sol­che Absi­che­rung im Streit­fall nicht dar­ge­tan. Dabei ist zu berück­sich­ti­gen, dass die Klä­ge­rin zu 1 Inha­be­rin nicht nur der geschäft­li­chen Bezeich­nung „Gärt­ner Pötsch­ke“, son­dern auch zwei­er Mar­ken ist, die als prä­gen­den Bestand­teil den Namen Pötsch­ke ent­hal­ten. Es liegt daher in ihrem eige­nen Inter­es­se, gegen die Anmel­dung der Mar­ke „Pötsch­ke“ oder gegen die Ver­wen­dung die­ses Namens als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen durch einen Drit­ten vor­zu­ge­hen.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 7. Juli 2011 – I ZR 207/​08 – Gar­ten­cen­ter Pötsch­ke

  1. im Anschluss an BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/​08, GRUR 2011, 623 = WRP 2011, 886 Peek & Clop­pen­burg II[]
  2. BGH, Urteil vom 30.01.2008 – I ZR 134/​05, GRUR 2008, 801 Rn. 24 = WRP 2008, 1189 – Han­sen­Bau[]
  3. BGH, Urteil vom 05.06.2008 – I ZR 108/​05, WRP 2008, 1206 Rn. 29 i.V.m. Rn. 17 – City Post; BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/​08, WRP 2011, 886 Rn. 35 – Peek & Clop­pen­burg II[]
  4. Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 12 Rn. 4; v. Gamm in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz, Urhe­ber­recht, Medi­en­recht, 2. Aufl., § 12 Mar­kenG Rn. 3[]
  5. BGH, Urteil vom 31.03.2010 – I ZR 174/​07, GRUR 2010, 738 Rn. 19 = WRP 2010, 880 – Peek & Clop­pen­burg I, mwN[]
  6. vgl. BGH, Beschluss vom 11.05.1966 – Ib ZB 8/​65, BGHZ 45, 246, 249 – Merck; Urteil vom 12.12. 1985 – I ZR 1/​84, GRUR 1986, 402, 403 = WRP 1986, 265 – Fürs­ten­berg; BGH, Urteil vom 12.07.1995 – I ZR 140/​93, BGHZ 130, 276, 288 – Tor­res; Gold­mann, Der Schutz des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens, 2. Aufl., § 17 Rn. 52 ff.; Fezer, Mar­kenG, 4. Aufl., § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 387 ff.; Büscher, Mar­kenR 2007, 453, 457[]
  7. BGHZ 45, 246, 250 – Merck; BGH, Urteil vom 21.05.1969 – I ZR 131/​66, GRUR 1969, 690, 691 – Faber; BGH, GRUR 1986, 402, 403 – Fürs­ten­berg; BGH, Urteil vom 28.02.1991 – I ZR 110/​89, GRUR 1991, 475, 478 = WRP 1991, 477 – Caren Pfle­ger; BGH, WRP 2011, 886 Rn. 40 – Peek & Clop­pen­burg II; krit. Scholz, GRUR 1996, 679, 687[]
  8. BGHZ 45, 246, 249 f. – Merck; BGH, Urteil vom 18.11.1966 – Ib ZR 16/​65, GRUR 1967, 355 – Rabe; Urteil vom 21.11.1969 – I ZR 135/​67, GRUR 1970, 315, 317 – Napo­lé­on III; Hacker in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 9. Aufl., § 23 Rn. 37; Lan­ge, Mar­ken- und Kenn­zei­chen­recht, § 7 Rn. 264; Ingerl/​Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 15 Mar­kenG Rn. 21[]
  9. BGH, GRUR 1991, 475, 478 – Caren Pfle­ger; Gold­mann aaO § 17 Rn. 56; Hacker in Ströbele/​Hacker aaO § 23 Rn. 27; Ingerl/​Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Lan­ge aaO § 7 Rn. 2407, 2621; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 389; Büscher, Mar­kenR 2007, 453, 457[]
  10. vgl. Begrün­dung des Regie­rungs­ent­wurfs des Mar­ken­rechts­re­form­ge­set­zes, BT-Drucks. 12/​6581, S. 80[]
  11. Gold­mann aaO § 17 Rn. 57[]
  12. BGH, GRUR 1991, 475, 478 – Caren Pfle­ger; WRP 2011, 886 Rn. 44 – Peek & Clop­pen­burg II; Gold­mann aaO § 17 Rn. 57; Hacker in Ströbele/​Hacker aaO § 23 Rn. 27[]
  13. vgl. auch BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 – Peek & Clop­pen­burg II; Scholz, GRUR 1996, 679, 688[]
  14. BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 – Peek & Clop­pen­burg II; Ingerl/​Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN[]