Dienst­er­fin­dun­gen und die Ver­tei­di­gung durch den Lizenz­neh­mer

Zu den Ein­nah­men im Sin­ne von § 42 Nr. 4 ArbEG gehö­ren nicht nur Geld­zah­lun­gen, die dem Dienst­herrn auf­grund der Ver­wer­tung der Erfin­dung zuflie­ßen, son­dern auch alle sons­ti­gen geld­wer­ten Vor­tei­le, die der Dienst­herr infol­ge der Ver­wer­tung erlangt. Ein sol­cher Vor­teil fließt dem Dienst­herrn auch dann zu, wenn es ein Lizenz­neh­mer auf eige­ne Kos­ten über­nimmt, zu Guns­ten des Dienst­herrn ein Schutz­recht zu begrün­den, auf­recht­zu­er­hal­ten oder zu ver­tei­di­gen. Zur Bewer­tung die­ses Ver­mö­gens­vor­teils kann in der Regel auf die Kos­ten abge­stellt wer­den, die dem Lizenz­neh­mer für die Anmel­dung, Ertei­lung, Auf­recht­erhal­tung oder Ver­tei­di­gung des Schutz­rechts ent­stan­den sind.

Dienst­er­fin­dun­gen und die Ver­tei­di­gung durch den Lizenz­neh­mer

Wenn es ein Lizenz­neh­mer auf eige­ne Kos­ten über­nimmt, zu Guns­ten des Dienst­herrn ein Schutz­recht zu begrün­den, auf­recht­zu­er­hal­ten oder zu ver­tei­di­gen, fließt dem Dienst­herrn ein Ver­mö­gens­vor­teil zu, der bei der Bemes­sung der Ver­gü­tung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG zu berück­sich­ti­gen ist.

§ 42 Nr. 4 ArbEG ent­hält eine beson­de­re Rege­lung über die Höhe der Ver­gü­tung, die der Dienst­herr bei Inan­spruch­nah­me und Ver­wer­tung einer Dienst­er­fin­dung dem Arbeit­neh­mer zu zah­len hat.

Für die Bemes­sung der Ver­gü­tung sind danach die Ein­nah­men maß­geb­lich, die der Dienst­herr durch die Ver­wer­tung der Erfin­dung erzielt. Dies sind, wie in den Geset­zes­ma­te­ria­li­en aus­drück­lich klar­ge­stellt wird, die Brut­to­Ver­wer­tungs­er­lö­se, ohne Abzug von Kos­ten für die Erwir­kung, Auf­recht­erhal­tung, Ver­tei­di­gung und Ver­wer­tung von Schutz­rech­ten 1. Hier­aus wird in der Lite­ra­tur zutref­fend der Schluss gezo­gen, dass als Ein­nah­men im Sin­ne von § 42 Nr. 4 ArbEG alle Ver­mö­gens­vor­tei­le anzu­se­hen sind, die dem Dienst­herrn zuflie­ßen und die kau­sal auf die Dienst­er­fin­dung und deren Ver­wer­tung zurück­zu­füh­ren sind 2.

Zu den danach rele­van­ten Ver­mö­gens­vor­tei­len gehö­ren nicht nur Geld­zah­lun­gen, die dem Dienst­herrn auf­grund der Ver­wer­tung der Erfin­dung zuflie­ßen, son­dern auch alle sons­ti­gen geld­wer­ten Vor­tei­le, die der Dienst­herr infol­ge der Ver­wer­tung erlangt.

Der Wort­laut von § 42 Nr. 4 ArbEG dif­fe­ren­ziert nicht zwi­schen ver­schie­de­nen Arten von Ein­nah­men. Er umfasst mit­hin nicht nur Geld­ein­nah­men, son­dern auch Sach­ein­nah­men. Dies steht in Ein­klang mit dem aus den Geset­zes­ma­te­ria­li­en ersicht­li­chen Zweck der Vor­schrift. Die­se dient dazu, den Erfin­der an allen Ver­mö­gens­wer­ten zu betei­li­gen, die dem Dienst­herrn durch die Ver­wer­tung der Erfin­dung zuflie­ßen, und zwar unab­hän­gig davon, ob die Ver­wer­tung durch Lizenz­ver­ga­be, Patent­ver­kauf oder in sons­ti­ger Wei­se erfolgt 3.

Vor die­sem Hin­ter­grund kann es grund­sätz­lich kei­nen Unter­schied machen, ob dem Dienst­herrn für die Über­tra­gung von Schutz­rech­ten oder die Ein­räu­mung von Nut­zungs­rech­ten an der Erfin­dung Geld­leis­tun­gen zuflie­ßen oder ob er dafür sons­ti­ge geld­wer­te Vor­tei­le erlangt. Soweit die erlang­ten Ver­mö­gens­vor­tei­le nicht in Geld bestehen, ist der Erfin­der an ihnen aller­dings nicht in natu­ra zu betei­li­gen. Viel­mehr ist ihm als Ver­gü­tung der in § 42 Nr. 4 ArbEG vor­ge­se­he­ne Anteil von 30% des Werts die­ser Vor­tei­le zu zah­len.

Ein Ver­mö­gens­vor­teil im Sin­ne von § 42 Nr. 4 ArbEG fließt dem Dienst­herrn auch dann zu, wenn es ein Lizenz­neh­mer auf eige­ne Kos­ten über­nimmt, zu Guns­ten des Dienst­herrn auf die Erfin­dung ein Schutz­recht zu begrün­den, auf­recht­zu­er­hal­ten oder zu ver­tei­di­gen.

Das zu Guns­ten des Dienst­herrn ange­mel­de­te, erteil­te, auf­recht­erhal­te­ne oder ver­tei­dig­te Schutz­recht stellt einen Ver­mö­gens­wert dar, der dem Dienst­herrn zugu­te­kommt. Gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG hat er den Erfin­der an die­sem Ver­mö­gens­vor­teil zu betei­li­gen, indem er des­sen Wert in die Bemes­sung der Ver­gü­tung mit ein­be­zieht.

Ent­ge­gen einer in der Lite­ra­tur ver­tre­te­nen Auf­fas­sung 4 ist hier­bei grund­sätz­lich uner­heb­lich, ob die vom Lizenz­neh­mer über­nom­me­nen Kos­ten vor oder nach Abschluss des Lizenz­ver­tra­ges ent­stan­den sind.

Nach § 42 Nr. 4 ArbEG ist allein maß­geb­lich, ob zwi­schen der Ver­wer­tung des Patents und dem zuge­flos­se­nen Ver­mö­gens­vor­teil ein Kau­sal­zu­sam­men­hang besteht. Ein sol­cher Zusam­men­hang besteht auch und gera­de dann, wenn der Dienst­herr auf­grund des Lizenz­ver­tra­ges Inha­ber wei­te­rer Schutz­rech­te wird, ohne die hier­für anfal­len­den Kos­ten tra­gen zu müs­sen. Dies gilt auch dann, wenn der Dienst­herr nach dem Lizenz­ver­trag zur Anmel­dung und Auf­recht­erhal­tung die­ser Schutz­rech­te nicht nur berech­tigt, son­dern auch ver­pflich­tet ist. Auch in die­ser Kon­stel­la­ti­on fließt ihm der aus der Bestel­lung der Schutz­rech­te resul­tie­ren­de Ver­mö­gens­vor­teil zu.

Eine abwei­chen­de Beur­tei­lung ergibt sich nicht dar­aus, dass Hand­lun­gen, die ein Drit­ter auf eige­ne Kos­ten vor­nimmt, um Schutz­rech­te zu begrün­den, auf­recht­zu­er­hal­ten oder zu ver­tei­di­gen, grund­sätz­lich unbe­rück­sich­tigt blei­ben, wenn der Dienst­herr die Rech­te an der Erfin­dung ver­äu­ßert. In jenem Fall ent­steht dem Dienst­herrn schon des­halb kein (wei­te­rer) Vor­teil, weil er nicht (mehr) Inha­ber der Schutz­rech­te ist, zu deren Begrün­dung, Auf­recht­erhal­tung oder Ver­tei­di­gung der Drit­te tätig wird. Damit fehlt es – anders als in der im Streit­fall zu beur­tei­len­den Kon­stel­la­ti­on – an einem dem Dienst­herrn zuflie­ßen­den Ver­mö­gens­wert.

Zur Bewer­tung des erlang­ten Ver­mö­gens­vor­teils kann in der Regel auf die Kos­ten abge­stellt wer­den, die dem Lizenz­neh­mer für die Anmel­dung, Ertei­lung, Auf­recht­erhal­tung oder Ver­tei­di­gung des Schutz­rechts ent­stan­den sind.

Dem steht nicht ent­ge­gen, dass der wirt­schaft­li­che Wert eines Schutz­rechts aus öko­no­mi­scher Sicht nicht immer mit des­sen Anschaf­fungs­kos­ten iden­tisch ist, son­dern je nach Ein­zel­fall erheb­lich höher, aber auch nied­ri­ger sein kann. Nach § 42 Nr. 4 ArbEG soll die ange­mes­se­ne Betei­li­gung des Arbeit­neh­mers an der Ver­wer­tung der Erfin­dung gera­de nicht dadurch statt­fin­den, dass der Wert der Erfin­dung im Ein­zel­fall unter Rück­griff auf betriebs­wirt­schaft­li­che Metho­den ermit­telt wird. Viel­mehr wird pau­scha­lie­rend auf die Ein­nah­men abge­stellt, die der Dienst­herr durch die Ver­wer­tung der Erfin­dung erzielt. Dies dient dazu, die Berech­nung zu ver­ein­fa­chen, Streit zu ver­mei­den und einen Anreiz für die Hoch­schul­mit­ar­bei­ter zu set­zen 3.

Erlangt der Dienst­herr einen Ver­mö­gens­vor­teil, indem es ein Drit­ter auf eige­ne Kos­ten über­nimmt, zu sei­nen Guns­ten ein Schutz­recht zu begrün­den, auf­recht­zu­er­hal­ten oder zu ver­tei­di­gen, ist für die Bemes­sung der Erfin­der­ver­gü­tung des­halb eben­falls nicht an den Wert anzu­knüp­fen, der dem erlang­ten Ver­mö­gens­vor­teil im Ein­zel­fall aus betriebs­wirt­schaft­li­cher Sicht bei­zu­mes­sen ist. Maß­geb­lich sind viel­mehr auch in die­ser Kon­stel­la­ti­on die Kos­ten, die der Drit­te zu Guns­ten des Dienst­herrn über­nimmt. Aus wirt­schaft­li­cher Sicht begrün­det es kei­nen rele­van­ten Unter­schied, ob der Dienst­herr die Auf­wen­dun­gen zur Erlan­gung, Auf­recht­erhal­tung oder Ver­tei­di­gung des Schutz­rechts selbst tätigt und sich von einem Drit­ten erstat­ten lässt oder ob der Drit­te die­se Tätig­kei­ten von vorn­her­ein auf eige­ne Kos­ten über­nimmt. Aus recht­li­cher Sicht kön­nen die­se bei­den Kon­stel­la­tio­nen ange­sichts der auf­ge­zeig­ten Ziel­set­zung von § 42 Nr. 4 ArbEG eben­falls nicht zu einer unter­schied­li­chen Bewer­tung füh­ren.

Die Vor­tei­le, die der Arbeit­ge­be­rin auf­grund der auf eige­ne Kos­ten ent­fal­te­ten Tätig­keit der Lizenz­neh­me­rin zur Begrün­dung, Auf­recht­erhal­tung und Ver­tei­di­gung von Schutz­rech­ten zu ihren Guns­ten zuge­flos­sen sind, gehö­ren aus den oben genann­ten Grün­den zu ihren Ein­nah­men im Sin­ne von § 42 Nr. 4 ArbEG.

Hier­bei ist uner­heb­lich, ob die Arbeit­ge­be­rin auf­grund gesetz­li­cher Vor­schrif­ten oder auf­grund eige­ner Man­da­tie­rung von Patent­an­wäl­ten ver­pflich­tet war, die­se Kos­ten zu tra­gen, und ob sie durch die Zah­lun­gen der Lizenz­neh­me­rin von die­ser Ver­pflich­tung frei­ge­wor­den ist. Auch wenn die­se Vor­aus­set­zun­gen nicht vor­lie­gen, ist der Arbeit­ge­be­rin dadurch, dass zu ihren Guns­ten ein Schutz­recht ange­mel­det, erteilt, auf­recht­erhal­ten oder ver­tei­digt wur­de, ohne dass sie die dafür anfal­len­den Kos­ten tra­gen muss­te, ein Ver­mö­gens­wert zuge­flos­sen, der bei der Bemes­sung der Erfin­der­ver­gü­tung zu berück­sich­ti­gen ist.

Uner­heb­lich ist auch, ob die Arbeit­ge­be­rin zur Begrün­dung der in Rede ste­hen­den Schutz­rech­te ver­pflich­tet war und von wem die Initia­ti­ve zur Anmel­dung von Schutz­rech­ten außer­halb von Deutsch­land aus­ging. Nach § 42 Nr. 4 ArbEG sind bei der Bemes­sung der Ver­gü­tung alle vom Dienst­herrn durch die Ver­wer­tung der Erfin­dung erziel­ten Ein­nah­men zu berück­sich­ti­gen, unab­hän­gig davon, ob er zu der betref­fen­den Ver­wer­tungs­hand­lung ver­pflich­tet war oder nicht.

Dass der Arbeit­ge­be­rin wäh­rend der Lauf­zeit der Lizenz­ver­trä­ge eine ander­wei­ti­ge Ver­wer­tung der Schutz­rech­te ver­wehrt ist, führt ent­ge­gen der Auf­fas­sung der Revi­si­on nicht zu einer abwei­chen­den Beur­tei­lung. Wie bereits oben dar­ge­legt, ist für die Fra­ge, mit wel­chem Wert der der Arbeit­ge­be­rin zuge­flos­se­ne Ver­mö­gens­vor­teil bei der Berech­nung der Erfin­der­ver­gü­tung anzu­set­zen ist, allein maß­geb­lich, wel­che Mit­tel die Arbeit­ge­be­rin oder die Lizenz­neh­me­rin auf­wen­den muss­te, um die­sen Vor­teil zu erlan­gen.

Die in der Lite­ra­tur ver­tre­te­ne Auf­fas­sung, staat­li­che Finan­zie­rungs­mit­tel und ent­wick­lungs­be­zo­ge­ne Dritt­mit­tel, die zur Kos­ten­de­ckung bereit­ge­stellt wür­den, sei­en bei der Berech­nung der Ver­gü­tung gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG nicht zu berück­sich­ti­gen 5, führt im Streit­fall eben­falls nicht zu einer abwei­chen­den Beur­tei­lung.

Sol­che Zuwen­dun­gen sind nicht berück­sich­ti­gungs­fä­hig, wenn es an dem erfor­der­li­chen Kau­sal­zu­sam­men­hang zur Ver­wer­tung fehlt. Letz­te­res setzt vor­aus, dass die Zuwen­dung nicht des­halb erfolgt, weil der Zuwen­den­de die Erfin­dung benut­zen will, son­dern aus­schließ­lich ande­ren Zwe­cken dient, etwa der For­schungs­för­de­rung. Die im Streit­fall zu beur­tei­len­den Zuwen­dun­gen beru­hen indes auf dem Lizenz­ver­trag und damit auf der Ver­wer­tung der Erfin­dung durch die Arbeit­ge­be­rin.

Die Berück­sich­ti­gung der von der Lizenz­neh­me­rin getä­tig­ten Auf­wen­dun­gen für die Anmel­dung, Ertei­lung, Auf­recht­erhal­tung und Ver­tei­di­gung von Schutz­rech­ten wirft in der Regel kei­ne kom­pli­zier­ten Berech­nungs­fra­gen auf.

Wie bereits oben dar­ge­legt ist allein maß­geb­lich, wel­che Kos­ten die Lizenz­neh­me­rin für die genann­ten Zwe­cke über­nom­men hat. Dies sind ins­be­son­de­re die ent­stan­de­nen, an die zustän­di­gen öffent­li­chen Stel­len ent­rich­te­ten Gebüh­ren und die Kos­ten für die mit den genann­ten Tätig­kei­ten betrau­ten Patent­an­wäl­te oder für eige­ne Mit­ar­bei­ter, die anstel­le von Patent­an­wäl­ten tätig gewor­den sind. Die Höhe die­ser Kos­ten kann die Arbeit­ge­be­rin, wenn sie nicht schon im Lizenz­ver­trag bezif­fert sind, durch Nach­fra­ge bei der Lizenz­neh­me­rin in Erfah­rung brin­gen, die ihr gegen­über inso­weit schon nach Treu und Glau­ben zur Mit­wir­kung ver­pflich­tet ist.

Ohne Erfolg macht die Revi­si­on gel­tend, die Berück­sich­ti­gung der in Rede ste­hen­den Ver­mö­gens­vor­tei­le füh­re dazu, dass der Erfin­der von der Gebüh­ren­struk­tur der betei­lig­ten Patent­äm­ter und Patent­an­wäl­te pro­fi­tie­re und zusätz­li­che Kos­ten ver­ur­sa­che, durch die der finan­zi­el­le Auf­wand für die Anmel­dung und Auf­recht­erhal­tung der Schutz­rech­te mas­siv erhöht wer­de.

Erhöh­ter finan­zi­el­ler Auf­wand ent­steht allen­falls dann, wenn sich der Dienst­herr dazu ent­schließt, über den Umfang sei­ner gegen­über dem Erfin­der bestehen­den Ver­pflich­tun­gen hin­aus wei­te­re Schutz­rech­te anzu­mel­den und auf­recht zu erhal­ten. Ob und in wel­chem Umfang dies geschieht, obliegt der Ent­schei­dung des Dienst­herrn. Ent­schei­det er sich dafür, sol­che Rech­te zu sei­nen Guns­ten anmel­den zu las­sen, kann er die Kos­ten dafür gemäß § 42 Nr. 4 ArbEG nicht von der Erfin­der­ver­gü­tung abset­zen.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 5. Febru­ar 2013 – X ZR 59/​12 – Gen­ver­än­de­run­gen

  1. BT-Drucks. 14/​5975 S. 7; BR-Drucks. 583/​01 S. 10[]
  2. vgl. nur Bartenbach/​Volz, Arbeit­neh­mer­er­fin­dungs­ge­setz, 5. Auf­la­ge, § 42 n.F. Rn. 167; Busse/​Keukenschrijver, Patent­ge­setz, 7. Auf­la­ge, § 42 ArbEG Rn. 22[]
  3. BR-Drucks. 583/​01 S. 10[][]
  4. Heerma/​Maierhöfer GRUR 2010, 682, 685 f.[]
  5. so zum Bei­spiel Bartenbach/​Volz § 42 n.F. Rn. 174; Weyand/​Haase GRUR 2007, 28, 32[]

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