Mar­ken­nut­zung bei par­al­lel­im­por­tier­ten Arz­nei­mit­teln

Ist der Ver­trieb eines par­al­lel­im­por­tier­ten Arz­nei­mit­tels im Inland in einer bestimm­ten Packungs­grö­ße ohne wei­te­res dadurch mög­lich, dass die Ori­gi­nal­ver­pa­ckung mit wei­te­ren Blis­ter­strei­fen auf­ge­füllt und umeti­ket­tiert wird, kann sich der Mar­ken­in­ha­ber dem Ver­trieb des Arz­nei­mit­tels in einer neu­en Ver­pa­ckung unter Wie­der­an­brin­gung der Mar­ke wider­set­zen.

Mar­ken­nut­zung bei par­al­lel­im­por­tier­ten Arz­nei­mit­teln

Im hier vom Bun­des­ge­richts­hof ent­schie­de­nen Fall hat die Arz­nei­mit­tel, die die Beklag­te mit einer neu­en Ver­pa­ckung ver­sieht, auf der sie die Kla­ge­mar­ke anbringt, ein zum Kon­zern der Klä­ge­rin gehö­ri­ges Unter­neh­men in der Tsche­chi­schen Repu­blik unter die­ser Bezeich­nung in Ver­kehr gebracht. Hin­sicht­lich der Mar­ken­rech­te der Klä­ge­rin sind in Bezug auf die­se Waren die Vor­aus­set­zun­gen der Erschöp­fung nach § 24 Abs. 1 Mar­kenG gege­ben. Die Erschöp­fung erstreckt sich – vor­be­halt­lich der Anwen­dung des § 24 Abs. 2 Mar­kenG – auf alle Hand­lun­gen, die nach § 14 Abs. 3 Mar­kenG eine Mar­ken­ver­let­zung dar­stel­len kön­nen. Auch das Recht, die Mar­ke auf einer neu­en Ver­pa­ckung anzu­brin­gen und die Ware mit die­ser Ver­pa­ckung zu ver­trei­ben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Mar­kenG), unter­liegt der Erschöp­fung 1.

Jedoch kann sich die Klä­ge­rin als Mar­ken­in­ha­be­rin dem wei­te­ren Ver­trieb der mit der Kla­ge­mar­ke gekenn­zeich­ne­ten umver­pack­ten Arz­nei­mit­tel aus berech­tig­ten Grün­den im Sin­ne von § 24 Abs. 2 Mar­kenG wider­set­zen.

Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on beein­träch­tigt das Umpa­cken mit einer Mar­ke ver­se­he­ner Arz­nei­mit­tel als sol­ches den spe­zi­fi­schen Gegen­stand der Mar­ke, der dar­in besteht, die Her­kunft der mit ihr gekenn­zeich­ne­ten Ware zu garan­tie­ren. Ein Umpa­cken der Ware durch einen Drit­ten ohne Zustim­mung des Mar­ken­in­ha­bers kann tat­säch­li­che Gefah­ren für die­se Her­kunfts­ga­ran­tie begrün­den 2.

Der Wider­spruch des Mar­ken­in­ha­bers gegen den Ver­trieb umge­pack­ter Arz­nei­mit­tel nach Art. 7 Abs. 2 Mar­ken­RL (§ 24 Abs. 2 Mar­kenG), der eine Abwei­chung vom Grund­satz des frei­en Waren­ver­kehrs dar­stellt, ist jedoch nicht zuläs­sig, wenn die Aus­übung die­ses Rechts durch den Mar­ken­in­ha­ber eine ver­schlei­er­te Beschrän­kung des Han­dels zwi­schen den Mit­glied­staa­ten im Sin­ne des Art. 36 Satz 2 AEUV (Art. 30 Satz 2 EG) dar­stellt 3. Eine sol­che ver­schlei­er­te Beschrän­kung liegt vor, wenn der Mar­ken­in­ha­ber durch die Aus­übung sei­nes Rechts, sich dem Umpa­cken zu wider­set­zen, zur künst­li­chen Abschot­tung der Märk­te zwi­schen den Mit­glied­staa­ten bei­trägt und der Par­al­lel­im­por­teur das Umpa­cken unter Beach­tung der berech­tig­ten Inter­es­sen des Mar­ken­in­ha­bers vor­nimmt. Der Mar­ken­in­ha­ber kann danach die Ver­än­de­rung, die mit jedem Umpa­cken eines mit sei­ner Mar­ke ver­se­he­nen Arz­nei­mit­tels ver­bun­den ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beein­träch­ti­gung des Ori­gi­nal­zu­stands des Arz­nei­mit­tels schafft, ver­bie­ten, es sei denn, das Umpa­cken ist für die Ver­mark­tung der par­al­lel impor­tier­ten Ware erfor­der­lich und die berech­tig­ten Inter­es­sen des Mar­ken­in­ha­bers sind gewahrt 4. Der Mar­ken­in­ha­ber kann sich dem wei­te­ren Ver­trieb eines Arz­nei­mit­tels nach Art. 7 Abs. 2 Mar­ken­RL wider­set­zen, wenn der Impor­teur es umge­packt und die Mar­ke wie­der ange­bracht hat, es sei denn, es lie­gen die fünf in der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on ent­wi­ckel­ten Erschöp­fungs­vor­aus­set­zun­gen vor 5.

Im Streit­fall ging der Bun­des­ge­richts­hof von einer künst­li­chen Markt­ab­schot­tung aus:

Ob eine künst­li­che Markt­ab­schot­tung vor­liegt, beur­teilt sich nach objek­ti­ven Kri­te­ri­en und nicht danach, ob der Par­al­lel­im­por­teur eine dar­auf gerich­te­te Absicht des Mar­ken­in­ha­bers nach­weist. Von einer künst­li­chen Markt­ab­schot­tung ist aus­zu­ge­hen, wenn im Zeit­punkt des Ver­triebs bestehen­de Umstän­de den Par­al­lel­im­por­teur objek­tiv zu einem Umpa­cken des Arz­nei­mit­tels zwin­gen, um die betref­fen­de Ware in die­sem Mit­glied­staat in Ver­kehr brin­gen zu kön­nen. Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on ist von einer künst­li­chen Markt­ab­schot­tung auch aus­zu­ge­hen, wenn der Par­al­lel­im­por­teur nur von einem Teil­markt im Ein­fuhr­mit­glied­staat aus­ge­schlos­sen wird. Das ist auch anzu­neh­men, wenn im Aus­fuhr­mit­glied­staat nur eine Packungs­grö­ße eines Arz­nei­mit­tels in Ver­kehr gebracht wor­den ist, wäh­rend im Ein­fuhr­mit­glied­staat neben die­ser Packungs­grö­ße eine wei­te­re Packungs­grö­ße vom Mar­ken­in­ha­ber ver­trie­ben wird. Dadurch wird der Par­al­lel­im­por­teur vom Ver­trieb der wei­te­ren Packungs­grö­ße im Ein­fuhr­mit­glied­staat aus­ge­schlos­sen. Dies begrün­det eine Zwangs­la­ge des Par­al­lel­im­por­teurs, die ein Umpa­cken recht­fer­tigt 6. Dage­gen begrün­den rein wirt­schaft­li­che Vor­tei­le, die sich der Par­al­lel­im­por­teur etwa durch eine wer­be­wirk­sa­me und absatz­för­dern­de Ver­wen­dung einer ande­ren Ver­pa­ckung ver­spricht, grund­sätz­lich kei­ne das Umpa­cken recht­fer­ti­gen­de Zwangs­la­ge 7.

Der Annah­me einer künst­li­chen Markt­ab­schot­tung steht nicht der Umstand ent­ge­gen, dass die Beklag­te im Inland die aus der Tsche­chi­schen Repu­blik impor­tier­te Packungs­grö­ße mit 96 Tablet­ten ver­trei­ben könn­te. Die­se Mög­lich­keit ändert – unab­hän­gig von der Fra­ge, wel­cher Absatz sich mit Packun­gen von 96 Tablet­ten erzie­len lässt – nichts dar­an, dass die Beklag­te ohne Umpa­cken im Inland von dem Teil­markt der Packun­gen mit 120 Tablet­ten aus­ge­schlos­sen ist.

Das Beru­fungs­ge­richt hat ange­nom­men, die Beklag­te kön­ne das Umpa­cken in eige­ne Ver­pa­ckun­gen unter Wie­der­an­brin­gung der Kla­ge­mar­ke vor­neh­men. Sie sei nicht gehal­ten, das Umpa­cken durch Ver­wen­dung der Ori­gi­nal­ver­pa­ckun­gen vor­zu­neh­men, indem die­se mit zwei wei­te­ren Blis­ter­strei­fen auf­ge­füllt und umeti­ket­tiert wür­den. Die Wahl zwi­schen dem Umpa­cken durch Neu­ver­pa­ckung ein­schließ­lich dem Wie­der­an­brin­gen der Mar­ke und dem Auf­fül­len der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung mit Umeti­ket­tie­rung betref­fe nur die Art und Wei­se des Umpa­ckens, für die es nicht auf die Erfor­der­lich­keit der Maß­nah­me ankom­me. Die­se Aus­füh­run­gen hal­ten der recht­li­chen Nach­prü­fung nicht stand.

Das Erfor­der­nis, dass das Umpa­cken not­wen­dig ist, um die Ware im Ein­fuhr­mit­glied­staat ver­mark­ten zu kön­nen, gilt nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on für das Umpa­cken der Ware als sol­che sowie für die Wahl zwi­schen Neu­ver­pa­ckung und Über­kle­ben im Hin­blick dar­auf, den Ver­trieb die­ser Ware auf dem Markt des Ein­fuhr­mit­glied­staa­tes zu ermög­li­chen 8. Dem­entspre­chend schließt das Kri­te­ri­um der Erfor­der­lich­keit auch die Fra­ge ein, ob das Umpa­cken durch Neu­ver­pa­ckung oder durch Umeti­ket­tie­rung der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung zu gesche­hen hat 9, wäh­rend die Gestal­tung einer neu­en Umver­pa­ckung eine Fra­ge der Art und Wei­se des Umpa­ckens ist 10. Das Umpa­cken in neu her­ge­stell­te Kar­tons und die Wie­der­an­brin­gung der Mar­ke sind objek­tiv nicht erfor­der­lich, um einen Zugang des Par­al­lel­im­por­teurs zum Markt zu gewähr­leis­ten, wenn die­ser mit neu­en Eti­ket­ten über­kleb­te Ori­gi­nal­kar­tons ver­wen­den kann, in die wei­te­re Blis­ter­strei­fen gefüllt wer­den. In einer sol­chen Fall­kon­stel­la­ti­on sind durch eine Ver­wen­dung einer neu gestal­te­ten Ver­pa­ckung mit Wie­der­an­brin­gung der Mar­ke statt der umeti­ket­tier­ten Ori­gi­nal­pa­ckung nur wirt­schaft­li­che Inter­es­sen des Par­al­lel­im­por­teurs in Gestalt wer­be­wirk­sa­me­rer oder absatz­för­dern­der Maß­nah­men betrof­fen, die den an sich gege­be­nen Ein­griff in die Rech­te des Mar­ken­in­ha­bers nicht recht­fer­ti­gen.

Hier­zu bedarf es kei­nes Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chens an den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on. Ein Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chen nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht gebo­ten, wenn der Lösung der Rechts­fra­ge eine gesi­cher­te Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on zugrun­de liegt 11. Davon ist im Streit­fall auf­grund der zahl­rei­chen Ent­schei­dun­gen des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on zu umge­pack­ten Arz­nei­mit­teln aus­zu­ge­hen. Die Umset­zung die­ser Ent­schei­dungs­pra­xis im kon­kre­ten Fall ist Auf­ga­be der Gerich­te der Mit­glied­staa­ten 12.

Danach ist das Beru­fungs­ge­richt rechts­feh­ler­haft davon aus­ge­gan­gen, auf die Erfor­der­lich­keit der Neu­ver­pa­ckung und Wie­der­an­brin­gung der Mar­ke kom­me es im Streit­fall nicht an, weil bei der Ver­wen­dung der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung ein Auf­fül­len mit zwei Blis­ter­strei­fen und damit ein Umpa­cken erfor­der­lich sei. Nach den vor­ste­hen­den Grund­sät­zen bezieht sich das Kri­te­ri­um der Erfor­der­lich­keit auch auf die Fra­ge der Neu­ver­pa­ckung im Ver­hält­nis zur Umeti­ket­tie­rung der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung, die im Streit­fall ohne wei­te­res mög­lich ist. Zwi­schen den Par­tei­en ist nicht umstrit­ten, dass die Packung mit 96 Tablet­ten ohne wei­te­res mit zwei zusätz­li­chen Blis­ter­strei­fen auf eine Packungs­grö­ße von 120 Tablet­ten auf­ge­stockt wer­den kann. Die Beklag­te ist in der Ver­gan­gen­heit auch ent­spre­chend ver­fah­ren. Dass die Ver­brau­cher eine Abnei­gung gegen der­art auf­ge­füll­te Packun­gen haben, hat das Beru­fungs­ge­richt nicht fest­ge­stellt. Die Revi­si­ons­er­wi­de­rung hat auch nicht gerügt, dass ent­spre­chen­der Vor­trag der Beklag­ten über­gan­gen wor­den wäre.

Ande­re Maß­stä­be erge­ben sich auch nicht aus der jün­ge­ren BGH-Recht­spre­chung. In dem der Ent­schei­dung "STILNOX" 13 zugrun­de lie­gen­den Sach­ver­halt ver­trieb die Mar­ken­in­ha­be­rin im Aus­fuhr­mit­glied­staat eine Packung mit drei Blis­ter­strei­fen zu je 10 Tablet­ten, wäh­rend sie im Ein­fuhr­mit­glied­staat Packun­gen mit 10 und 20 Tablet­ten in Ver­kehr brach­te. Bei die­ser Kon­stel­la­ti­on hat der Bun­des­ge­richts­hof die Erfor­der­lich­keit des Umpa­ckens durch Neu­ver­pa­ckung für den gesam­ten Inhalt der impor­tier­ten Ori­gi­nal­pa­ckung bejaht. Damit ist der vor­lie­gen­de Fall nicht ver­gleich­bar, weil für kei­nen der Blis­ter­strei­fen eine Neu­ver­pa­ckung not­wen­dig ist. Ent­spre­chen­des gilt für die Ent­schei­dung "CORDARONE" 14, in der der Ver­trieb des im Aus­fuhr­mit­glied­staat in der Packungs­grö­ße zu 60 Tablet­ten in Ver­kehr gebrach­ten Pro­dukts in der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung im Ein­fuhr­mit­glied­staat nicht in Rede stand. Auch in dem der Ent­schei­dung "Micar­dis" 15 zugrun­de lie­gen­den Sach­ver­halt bestand die Alter­na­ti­ve zur Neu­ver­pa­ckung mit Wie­der­an­brin­gung der Mar­ke nicht in der Ver­wen­dung der umeti­ket­tier­ten Ori­gi­nal­ver­pa­ckung.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 10. Febru­ar 2011 – I ZR 172/​09 – RENNIE

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 11.07.1996 – C427/​93, C429/​93 und C436/​93, Slg. 1996, I3457 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 34 bis 37, 49 f. – Bris­tol-Myers Squibb; BGH, Urtei­le vom 14.06.2007 – I ZR 173/​04, GRUR 2007, 1075 Rn. 14 = WRP 2007, 1472 – STILNOX; und vom 12.07.2007 – I ZR 147/​04, BGHZ 173, 217 Rn. 15 – Aspi­rin II[]
  2. vgl. EuGH, Urtei­le vom 23.04.2002 – C143/​00, Slg. 2002, I3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward I; und vom 26.04.2007 – C348/​04, Slg. 2007, I3391 = GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II[]
  3. vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 16 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II; Urteil vom 22.12. 2008 – C276/​05, Slg. 2008, I10499 = GRUR 2009, 154 Rn. 23 – Wellcome/​Paranova[]
  4. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 19 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II; BGHZ 173, 217 Rn. 18 – Aspi­rin II[]
  5. vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 79 – Bris­tol-Myers Squibb; GRUR 2007, 586 Rn. 21 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II[]
  6. vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 52 bis 54 – Bris­tol-Myers Squibb; BGH, Urteil vom 05.06.2008 – I ZR 208/​05, GRUR 2008, 1089 Rn. 34 = WRP 2008, 1554 – KLACID PRO[]
  7. vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 46 bis 48 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward I; BGHZ 173, 217 Rn. 22 – Aspi­rin II[]
  8. vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 38 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II[]
  9. vgl. EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 55 – Bris­tol-Myers Squibb; EuGH, Urteil vom 23.04.2002 – C443/​99, Slg. 2002, I3703 = EuZW 2002, 542 Rn. 28 f. – Merck, Sharp & Dohme/​Paranova; EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 49 f. – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward I; hier­zu auch Schluss­an­trä­ge des Gene­ral­an­walts Jacobs vom 12.07.2001 in der Rechts­sa­che C443/​99, Slg. 2002, I3703 Rn. 111 – Merck, Sharp & Dohme/​Paranova; BGH, Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 219/​99, GRUR 2002, 1059, 1062 = WRP 2002, 1163 – Zantac/​Zantic; Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 35/​00, GRUR 2002, 1063, 1066 = WRP 2002, 1273 – Aspi­rin I[]
  10. vgl. EuGH, GRUR 2009, 154 Rn. 25 – Wellcome/​Paranova; vgl. hier­zu auch EuGH, Urteil vom 11.07.1996 – C71 bis 73/​94, Slg. 1996, I3603 = WRP 1996, 867 Rn. 38 – Eurim­Pharm[]
  11. vgl. EuGH, Urteil vom 30.09. 2003 – C224/​01, Slg. 2003, I10239 = NJW 2003, 3539 Rn. 118 – Köb­ler[]
  12. vgl. Schluss­an­trä­ge der Gene­ral­an­wäl­tin Sharpston vom 06.04.2006 in der Rechts­sa­che C348/​04, Slg. 2007, I3391 Rn. 3 – Boehrin­ger Ingelheim/​Swingward II[]
  13. BGH, GRUR 2007, 1075[]
  14. BGH, Urteil vom 12.07.2007 – I ZR 148/​04, BGHZ 173, 230[]
  15. BGH, Urteil vom 13.12. 2007 – I ZR 89/​05, GRUR 2008, 707 = WRP 2008, 944[]