Die zurück­ge­nom­me­ne Patent­an­mel­dung – und die Prü­fungs­ge­bühr

Hat der Anmel­der Prü­fungs­an­trag gestellt und die Prü­fungs­ge­bühr bezahlt, begrün­det es kei­nen Anspruch auf Rück­zah­lung der Gebühr, wenn die Anmel­dung spä­ter zurück­ge­nom­men wird oder als zurück­ge­nom­men gilt; dies gilt auch dann, wenn die Prü­fung der Anmel­dung noch nicht auf­ge­nom­men wor­den ist.

Die zurück­ge­nom­me­ne Patent­an­mel­dung – und die Prü­fungs­ge­bühr

Das Patent­amt prüft auf Antrag, ob die Patent­an­mel­dung den gesetz­li­chen Anfor­de­run­gen genügt, ins­be­son­de­re ob der Gegen­stand der Anmel­dung patent­fä­hig ist. Für einen sol­chen Prü­fungs­an­trag ist nach § 2 Abs. 1 Pat­KostG in Ver­bin­dung mit Nr. 311 400 des Gebüh­ren­ver­zeich­nis­ses eine Gebühr von 350 € zu ent­rich­ten, die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Pat­KostG mit dem Antrag fäl­lig wird und gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG bin­nen drei Mona­ten ab Fäl­lig­keit zu zah­len ist. Wird die Prü­fungs­ge­bühr – wie hier – durch Ertei­lung einer Ein­zugs­er­mäch­ti­gung bezahlt, gilt als Zah­lungs­tag nach § 2 Nr. 4 Pat­Kost­ZV in der Fas­sung vom 15.10.2003 der Tag des Ein­gangs der Ein­zugs­er­mäch­ti­gung beim Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt. Nach­dem kei­ne Zwei­fel an der Wirk­sam­keit der Patent­an­mel­dung und des Prü­fungs­an­trags bestehen, hat die Antrag­stel­le­rin mit­hin am 5.05.2008 die Patent­an­mel­dung ein­ge­reicht, Prü­fungs­an­trag gestellt und die Anmel­de- und die Prü­fungs­ge­bühr bezahlt. Die Antrag­stel­le­rin hat der Ein­zie­hung nicht wider­spro­chen. Daher bedarf es kei­ner Erör­te­rung, wel­che Aus­wir­kun­gen ein sol­cher Wider­spruch und eine dadurch ver­an­lass­te Gut­schrift des Gebüh­ren­be­trags auf dem Kon­to des Gebüh­ren­schuld­ners hät­ten.

Eine Rück­zah­lung der Prü­fungs­ge­bühr ist in § 44 Abs. 3 Satz 3 PatG in Ver­bin­dung mit § 43 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 PatG nur für den Fall vor­ge­se­hen, dass die Gebühr für einen Prü­fungs­an­trag gezahlt wur­de, der wegen eines bereits zuvor ein­ge­reich­ten Prü­fungs­an­trags als nicht gestellt gilt. Die­se Rege­lung fin­det ent­spre­chen­de Anwen­dung, wenn die Gebühr für einen Prü­fungs­an­trag ent­rich­tet wur­de, der aus ande­ren Grün­den als unwirk­sam anzu­se­hen ist 1. Die­se Vor­aus­set­zun­gen lie­gen hier nicht vor.

Ein Erstat­tungs­an­spruch kommt nach § 9 Pat­KostG für Kos­ten in Betracht, die bei rich­ti­ger Behand­lung der Sache nicht ent­stan­den wären. Die Beur­tei­lung des Patent­ge­richts, dass eine unrich­ti­ge Sach­be­hand­lung hier nicht vor­liegt, greift die Rechts­be­schwer­de zu Recht nicht an.

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Pat­KostG sind fer­ner vor­aus­ge­zahl­te Gebüh­ren, die nicht mehr fäl­lig wer­den kön­nen, zu erstat­ten. Die Antrag­stel­le­rin hat die Prü­fungs­ge­bühr jedoch nicht vor­aus­ge­zahlt, son­dern mit Ein­tritt der Fäl­lig­keit ent­rich­tet.

Auch einen Anspruch auf Erstat­tung der geleis­te­ten Prü­fungs­ge­bühr nach § 10 Abs. 2 Pat­KostG ver­neint der Bun­des­ge­richts­hof: Der Wort­laut der Norm macht deut­lich, dass die­se – anders als § 43 Abs. 4 Satz 3 PatG und § 10 Abs. 1 Pat­KostG – kei­nen Anspruch auf Erstat­tung geleis­te­ter Zah­lun­gen begrün­det. Sie sieht ledig­lich vor, dass die Gebühr ent­fällt, wenn eine Anmel­dung oder ein Antrag nach § 6 Abs. 2 Pat­KostG oder auf­grund ande­rer gesetz­li­cher Bestim­mun­gen als zurück­ge­nom­men gilt oder wenn ein Schutz­recht erlischt, weil die Gebühr nicht oder nicht voll­stän­dig bezahlt wur­de. Dies steht nach dem letz­ten Halb­satz des § 10 Abs. 2 Pat­KostG unter dem Vor­be­halt, dass die bean­trag­te Amts­hand­lung nicht vor­ge­nom­men wur­de.

Mit der Wen­dung, dass die Gebühr in einem sol­chen Fall ent­fällt, bringt das Gesetz zum Aus­druck, dass eine bis dahin bestehen­de und fäl­li­ge Gebüh­ren­for­de­rung, soweit auf sie noch kei­ne Zah­lun­gen geleis­tet wor­den sind, mit Wir­kung ex nunc erlischt, wenn die bean­trag­te Amts­hand­lung nicht vor­ge­nom­men wur­de. Dadurch sol­len Voll­stre­ckungs­fäl­le für nach wie vor fäl­li­ge Gebüh­ren ver­mie­den wer­den. Zugleich soll sicher­ge­stellt wer­den, dass die Gebühr wei­ter­hin bei­ge­trie­ben wer­den kann, wenn das Amt im Ver­trau­en auf eine ein­ge­reich­te Ein­zugs­er­mäch­ti­gung bereits Amts­hand­lun­gen vor­ge­nom­men hat, die nicht von Amts wegen rück­gän­gig gemacht wer­den kön­nen 2. § 10 Abs. 2 Pat­KostG erfasst dage­gen nicht den Fall, in dem der Anmel­der – wie hier – vor Ein­tritt der Rück­nah­me­fik­ti­on die Prü­fungs­ge­bühr bereits gezahlt hat.

Danach ergibt sich ein Anspruch auf Rück­zah­lung der Prü­fungs­ge­bühr auch nicht aus einem öffent­lich­recht­li­chen Erstat­tungs­an­spruch in ent­spre­chen­der Anwen­dung von § 812 BGB. Zur Zeit der Zah­lung bestand die Gebüh­ren­for­de­rung. Dass die Patent­an­mel­dung – nicht der Prü­fungs­an­trag – zu einem spä­te­ren Zeit­punkt als zurück­ge­nom­men galt, ändert dar­an nichts.

Für den Fall, dass eine Patent­an­mel­dung als zurück­ge­nom­men gilt, ergibt sich damit aus dem Zusam­men­hang der gesetz­li­chen Rege­lung, dass die Prü­fungs­ge­bühr für einen zuvor gestell­ten Prü­fungs­an­trag mit Wir­kung ex nunc ent­fällt, sofern die Gebühr bis zu die­sem Zeit­punkt noch nicht ent­rich­tet und die Prü­fung der Anmel­dung nach § 44 Abs. 1 PatG noch nicht auf­ge­nom­men wor­den ist. § 10 Abs. 2 Pat-KostG erfasst dem­ge­gen­über nicht die Kon­stel­la­ti­on, dass die Prü­fungs­ge­bühr mit oder nach Ein­tritt der Fäl­lig­keit bereits gezahlt wor­den ist und die Patent­an­mel­dung zu einem spä­te­ren Zeit­punkt zurück­ge­nom­men wird oder als zurück­ge­nom­men gilt 3. Für die­sen Fall sieht das Gesetz eine Erstat­tung der Gebühr auch dann nicht vor, wenn die bean­trag­te Hand­lung – das ist hier die Prü­fung der Patent­an­mel­dung 4 – noch nicht auf­ge­nom­men wor­den ist. Ob der Patent­an­mel­der, der einen Prü­fungs­an­trag gestellt hat, mit der Prü­fungs­ge­bühr belas­tet wird, wenn die Anmel­dung zu einem spä­te­ren Zeit­punkt als zurück­ge­nom­men gilt, hängt mit­hin davon ab, ob er zu die­sem Zeit­punkt die Gebühr bereits gezahlt hat oder nicht.

Die gesetz­li­che Rege­lung hat zur Fol­ge, dass die bereits bezahl­te Prü­fungs­ge­bühr dem Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt ver­bleibt, obwohl die­se kei­ne Prü­fung der Patent­an­mel­dung vor­ge­nom­men hat und eine sol­che auch nicht mehr vor­ge­nom­men wer­den kann, der Anmel­der also kei­ner­lei Gegen­leis­tung für die Prü­fungs­ge­bühr erhält. Zwar mag die Rege­lung in Art. 11 Buchst. a der Gebüh­ren­ord­nung des Euro­päi­schen Patent­amts für eine euro­päi­sche Patent­an­mel­dung, die vor­sieht, dass die Prü­fungs­ge­bühr in vol­ler Höhe zurück­er­stat­tet wird, wenn die euro­päi­sche Patent­an­mel­dung zurück­ge­nom­men oder zurück­ge­wie­sen wird oder als zurück­ge­nom­men gilt, bevor die Anmel­dung in die Zustän­dig­keit der Prü­fungs­ab­tei­lun­gen über­ge­gan­gen ist, sach­ge­rech­ter erschei­nen 5. Die gesetz­li­che Rege­lung ist jedoch der Beur­tei­lung zugrun­de zu legen, da ver­fas­sungs­recht­li­che Beden­ken gegen ihre Wirk­sam­keit nicht bestehen.

Gebüh­ren sind öffent­lich­recht­li­che Geld­leis­tun­gen, die aus Anlass indi­vi­du­ell zure­chen­ba­rer, öffent­li­cher Leis­tun­gen dem Gebüh­ren­schuld­ner auf­er­legt wer­den und dazu bestimmt sind, in Anknüp­fung an die­se Leis­tung deren Kos­ten ganz oder teil­wei­se zu decken. Inner­halb sei­ner jewei­li­gen Rege­lungs­kom­pe­tenz ver­fügt der Gebüh­ren­ge­setz­ge­ber aus der Sicht des Grund­ge­set­zes über einen wei­ten Ent­schei­dungs- und Gestal­tungs­spiel­raum. Mate­ri­ellver­fas­sungs­recht­li­che Gren­zen einer Gebüh­ren­re­ge­lung kön­nen sich aus den Grund­rech­ten erge­ben, ins­be­son­de­re aus dem Gleich­heits­grund­satz (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie aus dem Grund­satz der Ver­hält­nis­mä­ßig­keit. Dabei sind alle mit einer Gebüh­ren­re­ge­lung ver­folg­ten, ver­fas­sungs­recht­lich zuläs­si­gen Zwe­cke als Abwä­gungs­fak­to­ren in die Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­be­trach­tung ein­zu­be­zie­hen. Aus Art. 3 Abs. 1 GG folgt, dass Gebüh­ren nicht völ­lig unab­hän­gig von den Kos­ten der gebüh­ren­pflich­ti­gen Staats­leis­tung fest­ge­setzt wer­den dür­fen und dass die Ver­knüp­fung zwi­schen den Kos­ten der staat­li­chen Leis­tung und den dafür auf­er­leg­ten Gebüh­ren sich nicht in einer Wei­se gestal­tet, die sich, bezo­gen auf den Zweck der gänz­li­chen oder teil­wei­sen Kos­ten­de­ckung, unter kei­nem ver­nünf­ti­gen Gesichts­punkt als sach­ge­mäß erweist. Dar­über hin­aus gebie­tet der Gleich­heits­grund­satz, bei gleich­ar­tig beschaf­fe­nen Leis­tun­gen die Gebüh­ren­maß­stä­be und sät­ze in den Gren­zen der Prak­ti­ka­bi­li­tät und Wirt­schaft­lich­keit so zu wäh­len und zu staf­feln, dass sie unter­schied­li­chen Aus­ma­ßen in der erbrach­ten Leis­tung Rech­nung tra­gen 6. Die­se Grund­sät­ze gel­ten auch für die Bemes­sung von Gebüh­ren zur Abde­ckung von Gerichts­kos­ten. Danach muss der Gesetz­ge­ber die Aus­wahl der gleich oder ungleich zu behan­deln­den Sach­ver­hal­te sach­ge­recht tref­fen 7. Nach Maß­ga­be die­ser Grund­sät­ze wäre es ver­fas­sungs­recht­lich nicht hin­zu­neh­men, wenn eine Gebühr ohne Rück­zah­lungs­mög­lich­keit auch dann ver­fällt, wenn es aus Grün­den, die ganz über­wie­gend im Ver­ant­wor­tungs­be­reich der Behör­de lie­gen, an einer Gegen­leis­tung der Behör­de völ­lig fehlt 8.

Ein sol­cher Fall liegt hier jedoch nicht vor, wes­halb es nicht zu bean­stan­den ist, dass eine bereits gezahl­te Prü­fungs­ge­bühr nicht erstat­tet wird, obwohl eine Prü­fung unter­bleibt, weil die Patent­an­mel­dung als zurück­ge­nom­men gilt. Inso­weit ist zu berück­sich­ti­gen, dass das Deut­sche Patent- und Mar­ken­amt in sol­chen Fäl­len bereit und in der Lage ist, die Leis­tung, die mit der Gebühr abge­gol­ten wer­den soll­te, zu erbrin­gen, und dar­an durch ein Ver­hal­ten des Anmel­ders – hier die Inan­spruch­nah­me der Prio­ri­tät der Patent­an­mel­dung für eine spä­te­re Anmel­dung – gehin­dert wird. Hin­zu kommt, dass der Anmel­der weder den Prü­fungs­an­trag zeit­gleich mit der Ein­rei­chung der Patent­an­mel­dung stel­len muss noch gezwun­gen ist, die Prü­fungs­ge­bühr bereits mit der Stel­lung des Prü­fungs­an­trags zu beglei­chen. Mit der Stel­lung des Prü­fungs­an­trags kann er etwa zuwar­ten, bis die Prü­fung der Anmel­dung auf offen­sicht­li­che Män­gel nach § 42 PatG abge­schlos­sen ist. Ihm ist zudem nach § 44 Abs. 1 Satz 2 PatG eine Zah­lungs­frist von drei Mona­ten ein­ge­räumt. Dies ver­schafft dem Anmel­der die Mög­lich­keit, den Prü­fungs­an­trag erst dann zu stel­len oder die Prü­fungs­ge­bühr erst dann zu zah­len, wenn abzu­se­hen ist, dass eine Prü­fung der Anmel­dung nach § 44 Abs. 1 PatG erfor­der­lich wird. Zu berück­sich­ti­gen ist fer­ner, dass der Gesetz­ge­ber mit die­ser gesetz­li­chen Rege­lung in zuläs­si­ger Wei­se den Zweck ver­folgt, die Anzahl der Erstat­tungs­vor­gän­ge gering zu hal­ten und den damit ver­bun­de­nen Ver­wal­tungs­auf­wand zu ver­rin­gern.

Eine Aus­le­gung von § 10 Pat­KostG dahin, dass auch eine bereits ent­rich­te­te Prü­fungs­ge­bühr zu erstat­ten ist, wenn die Patent­an­mel­dung zurück­ge­nom­men wird oder als zurück­ge­nom­men gilt, ist mit­hin nicht ver­fas­sungs­recht­lich gebo­ten.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 6. Mai 2014 – X ZB 11/​13

  1. BPat­GE 14, 206, 207[]
  2. Begrün­dung zum Ent­wurf eines Geset­zes zur Berei­ni­gung von Kos­ten­re­ge­lun­gen auf dem Gebiet des geis­ti­gen Eigen­tums, BT-Drs. 14/​6203, S. 47 f.; sie­he fer­ner Begrün­dung zum Ent­wurf eines Geset­zes zur Ände­rung des patent­recht­li­chen Ein­spruchs­ver­fah­rens und des Patent­kos­ten­ge­set­zes, BT-Drs. 16/​735, S. 16[]
  3. BPatG, GRUR 2006, 261; BPatG, Beschluss vom 22.02.2007 10 W (pat) 49/​05, , BPat­GE 53, 9; Busse/​Schuster, Patent­ge­setz, 7. Aufl., § 10 Pat­KostG Rn. 23; Busse/​Brandt, Patent­ge­setz, 7. Aufl., § 44 Rn. 30; Schulte/​Schulte, Patent­ge­setz, 9. Aufl., § 33 Rn. 28; Mes, Patent­ge­setz, 3. Aufl., § 44 Rn. 21; eben­so schon zur Rechts­la­ge vor Inkraft­tre­ten des Patent­kos­ten­ge­set­zes BGH, Beschluss vom 19.07.1984 – X ZB 20/​83, BGHZ 92, 137 Schweiß­pis­to­len­strom­dü­se II; BPat­GE 11, 55; 11, 222; 13, 60; 37, 187; BPatG, Beschluss vom 08.07.1998 – 4 W (pat) 32/​96[]
  4. BGH, Beschluss vom 22.01.2008 – X ZB 4/​07, GRUR 2008, 549, 551[]
  5. so schon BPatG, GRUR 2006, 261, 264[]
  6. BVerfG, Beschluss vom 06.02.1979 – 2 BvL 5/​76, BVerfGE 50, 217, 226 f.[]
  7. BVerfG, Beschluss vom 23.05.2006 – 1 BvR 1484/​99, BVerfGE 115, 381, 389[]
  8. BGH, Beschluss vom 17.11.1999 – I ZB 1/​98, GRUR 2000, 325, 327 – Beschleu­ni­gungs­ge­bühr[]