Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist auch in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich ein das angegriffene Gebrauchsmuster betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist1. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn ein anwaltlicher Vertreter doppelt qualifiziert und sowohl als Rechts- als auch als Patentanwalt tätig geworden ist.
Ist neben einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Verletzungsrechtsstreit über dasselbe Schutzrecht anhängig, sind die Kosten einer Vertretung durch Rechts- und Patentanwalt wegen des typischen Abstimmungsbedarfs grundsätzlich erstattungsfähig. Dies gilt auch, wenn ein einziger, doppelt qualifizierter Vertreter in beiden beruflichen Funktionen tätig wird; die Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit im Einzelfall bleibt erforderlich.
In dem aktuell vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall begehrte die Antragstellerin zunächst die Löschung und später die Feststellung der Unwirksamkeit eines Gebrauchsmusters, hatte damit beim Patentamt jedoch nur teilweise Erfolg. Ihre Beschwerde wies das Bundespatentgericht auf ihre Kosten zurück. Im anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren machte die Antragsgegnerin sowohl Rechtsanwalts- als auch Patentanwaltskosten geltend und berief sich hierfür unter anderem auf die Doppelqualifikation ihres anwaltlichen Vertreters. Parallel zum Löschungsverfahren war ein Verletzungsrechtsstreit anhängig, der eine Abstimmung des Vorbringens in beiden Verfahren erforderte. Die Kostenfestsetzung wurde im Erinnerungsverfahren lediglich um eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro reduziert2.
Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde blieb vor dem Bundesgerichtshof ohne Erfolg; zurecht habe das Patentgericht entschieden, dass die für das Patentnichtigkeitsverfahren geltenden Grundsätze über die Erstattungsfähigkeit von Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gelten:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind die Kosten einer solchen Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren nicht schon in entsprechender Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig. Sie können auch nicht schlechthin als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen werden. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt. Hierbei ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten.
Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.
Dies beruht auf dem in aller Regel vorliegenden Interesse der Partei, ihr Vorbringen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen3.
Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass diese Grundsätze auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anzuwenden sind.
Wenn zeitgleich zu einem Verletzungsrechtsstreit ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anhängig ist, entsteht typischerweise derselbe Abstimmungsbedarf wie bei einem parallel anhängigen Patentnichtigkeitsverfahren. Die Art der betroffenen Schutzrechte und die für die jeweilige Verfahrensart einschlägigen Regeln weisen keine Besonderheiten auf, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten.
Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass diese Grundsätze auch dann gelten, wenn ein anwaltlicher Vertreter doppelt qualifiziert und sowohl als Rechts- als auch als Patentanwalt tätig geworden ist.
Für die Tätigkeit in einer Kennzeichenstreitsache im Sinne von § 140 MarkenG hat der Bundesgerichtshof bereits in diesem Sinne entschieden4.
Ob diese Grundsätze auch für patentrechtliche Verfahren gelten, ist in der Literatur umstritten5.
Diese Frage ist für den Bundesgerichtshof zu bejahen.
Nach der Rechtsprechung des I. Zivilsenats ist der Einsatz besonderer markenrechtlicher Kenntnisse durch einen Rechtsanwalt, der zugleich als Patentanwalt zugelassen ist, durch die Rechtsanwaltsvergütung nicht abgegolten. Ein Patentanwalt ist gemäß § 1 PatAnwO in dem ihm durch das Gesetz zugewiesenen Aufgabenbereich ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts und wird im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person durch diese nicht verdrängt6.
Diese Erwägungen greifen in gleicher Weise, wenn ein Rechts- und Patentanwalt in einem Patentnichtigkeits- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren tätig wird.
Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde steht diese Regelung nicht in Widerspruch zu Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie).
Nach Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.
Prozesskosten in diesem Sinne sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auch die Kosten eines Vertreters wie eines Patentanwalts, den ein Rechtsinhaber allein oder zusammen mit einem Rechtsanwalt eingeschaltet hat7.
Die Vorgabe, dass Kosten nur insoweit zu tragen sind, als sie zumutbar sind, spiegelt die in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehene allgemeine Verpflichtung wider, wonach die Mitgliedstaaten unter anderem dafür sorgen müssen, dass die zur Durchsetzung der geschützten Rechte erforderlichen Maßnahmen nicht unnötig kostspielig sind8.
Die Frage, ob diese Kosten angemessen sind, kann nicht unabhängig von den Kosten beurteilt werden, die der obsiegenden Partei tatsächlich durch den Beistand eines Anwalts entstanden sind, sofern diese zumutbar im vorgenannten Sinne sind. Zwar bedeutet das Erfordernis der Angemessenheit nicht, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss. Es verlangt jedoch, dass diese Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat9.
Um dies sicherzustellen, muss das zuständige Gericht in jedem Einzelfall in der Lage sein, zu prüfen, ob die der obsiegenden Partei durch die Mitwirkung eines Vertreters, beispielsweise eines Patentanwalts, entstehenden Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, und zwar über die Fälle hinaus, in denen eine solche Kontrolle nach Art. 14 der Richtlinie aus Billigkeitsgründen geboten ist10.
Die oben aufgezeigten, auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO beruhenden Grundsätze werden diesen Vorgaben gerecht.
Dem steht nicht entgegen, dass für die Frage, ob Kosten erforderlich waren, grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten ist. Auch dieser Maßstab ermöglicht die unionsrechtlich gebotene Prüfung, ob die zu erstattenden Kosten im Einzelfall zumutbar und angemessen sind. Ein weitergehender Detaillierungsgrad der Prüfung ist nach der aufgezeigten Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht erforderlich.
Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht zutreffend entschieden, dass die Antragsgegnerin die Erstattung von Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren im Streitfall verlangen kann.
Aus dem Umstand, dass parallel zu dem Löschungsverfahren ein Verletzungsrechtsstreit anhängig war, ergibt sich der für diese Situation typische Abstimmungsbedarf.
Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass eine solche Abstimmung typischerweise auch dann erforderlich, wenn zwei Anwälte aus derselben Kanzlei mandatiert werden oder wenn ein einzelner Anwalt mit Doppelqualifikation tätig wird. Auch in solchen Fällen stellt sich die Aufgabe, den Vortrag in den parallelen Verfahren zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Dies erfordert typischerweise die fachlichen Qualifikationen eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts.
Besondere Umstände, die darauf hindeuten könnten, dass eine Doppelvertretung im Streitfall überflüssig oder aus sonstigen Gründen nicht zumutbar oder nicht angemessen sein könnte, sind weder festgestellt noch geltend gemacht.
Die Argumentation der Rechtsbeschwerde, eine Doppelvertretung sei überflüssig gewesen, weil der für die Antragsgegnerin tätige Rechtsanwalt ohnehin verpflichtet gewesen sei, auch seine Fachkenntnisse als Patentanwalt einzubringen, beruht auf einer unzutreffenden Prämisse.
Wie bereits oben dargelegt wurde, besteht eine solche Verpflichtung nicht.
Angesichts dessen besteht auch kein Anlass, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.
Die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob die Erteilung eines Mandats an eine Sozietät aus Rechts- und Patentanwälten ohne weiteres für beide Berufsgruppen gilt, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung.
Nach den Feststellungen des Patentgerichts hat die Antragsgegnerin im Streitfall glaubhaft gemacht, dass sowohl im Löschungsverfahren als auch im Verletzungsrechtsstreit Angehörige beider Berufsgruppen für die Antragstellerin tätig geworden sind. Dies trägt die Annahme, dass die Antragsgegnerin die zur Sozietät gehörenden Rechtsanwälte und Patentanwälte gleichermaßen beauftragt hat.
Bedeutung für die Praxis
Der Bundesgerichtshof überträgt die Grundsätze zur Erstattung von Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeitsverfahren auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und schafft Klarheit für Vertreter mit Doppelzulassung: Werden sie tatsächlich sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt tätig, schließt die Personenidentität die Erstattung beider Gebühren nicht aus. Für die Kostenfestsetzung sollten die Beauftragung und Tätigkeit in beiden Funktionen sowie der parallele Verletzungsrechtsstreit nachvollziehbar dargelegt werden. Die Doppelzulassung allein begründet keinen Erstattungsanspruch; maßgeblich bleiben die Notwendigkeit der Vertretung sowie die Zumutbarkeit und Angemessenheit der Kosten. Umgekehrt genügt der bloße Hinweis auf die Vertretung durch dieselbe Person nicht, um die Erstattung abzuwehren.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 8. September 2026 – X ZB 2/25
- Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18.12.2012 – X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 26 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I; Beschluss vom 07.11.2023 – X ZB 7/21, GRUR 2023, 1807 Rn. 10 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II[↩]
- BPatG, Beschluss vom 16.12.2024 – 35 W (pat) 423/18[↩]
- BGH, Beschluss vom 18.12.2012 – X ZB 11/12, BGHZ, 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 26 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I; Beschluss vom 07.11.2023 – X ZB 7/21, GRUR 2023, 1807 Rn. 10 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II[↩]
- BGH, Beschluss vom 03.04.2003 – I ZB 37/02, GRUR 2003, 639 10 ff. – Kosten des Patentanwalts I[↩]
- bejahend: Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl., § 80 Rn. 47; Benkard/Schwarz, Patentgesetz, 12. Aufl., § 80 Rn. 40; verneinend: Schulte/Püschel, Patentgesetz, 12. Aufl., § 80 Rn. 46; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn.193[↩]
- BGH, Beschluss vom 03.04.2003 – I ZB 37/02, GRUR 2003, 639 12 – Kosten des Patentanwalts I[↩]
- EuGH, Urteil vom 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 41[↩]
- EuGH, Urteil vom 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 45[↩]
- EuGH, Urteil vom 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 48[↩]
- EuGH, Urteil vom 28.04.2022 – C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 49[↩]
