Erfin­der­ver­gü­tung und der Bei­trag Drit­ter

Ein Anspruch des Arbeit­neh­mers auf Erfin­der­ver­gü­tung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Ver­wer­tung eines auf eine gemel­de­te Dienst­er­fin­dung zurück­ge­hen­den Patents ein Ele­ment wirt­schaft­li­che Bedeu­tung erlangt, das auf­grund des Bei­trags einer wei­te­ren Per­son der Patent­an­mel­dung hin­zu­ge­fügt wor­den ist und nicht bereits Gegen­stand der Erfin­dungs­mel­dung war.

Erfin­der­ver­gü­tung und der Bei­trag Drit­ter

Dies ent­schied jetzt der Bun­des­ge­richts­hof in einem Streit­fall, auf den noch das Gesetz über Arbeit­neh­mer­er­fin­dun­gen in der bis zum 30.09.2009 gül­ti­gen Fas­sung anzu­wen­den war (§ 43 Abs. 3 Satz 1 Arb­NErfG).

Grund­la­ge für den Ver­gü­tungs­an­spruch des Arbeit­neh­mer­er­fin­ders ist zwar die dem Arbeit­ge­ber gemäß § 5 Abs. 1 und 2 Arb­NErfG aF gemel­de­te Dienst­er­fin­dung. Dem­entspre­chend ver­rin­gert sich nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs der Umfang der dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der zuste­hen­den Erfin­der­ver­gü­tung nicht, wenn die vom Arbeit­ge­ber im Zuge der Inan­spruch­nah­me der Dienst­er­fin­dung erwirk­ten Schutz­an­sprü­che den erfin­de­ri­schen Gehalt der gemel­de­ten Erfin­dung nicht aus­schöp­fen und die Dienst­er­fin­dung über den Schutz­be­reich der Patent­an­sprü­che hin­aus­geht 1.

Dar­aus lässt sich aber nicht der Umkehr­schluss zie­hen, dass kein Anspruch auf Erfin­der­ver­gü­tung besteht, wenn bei der Ver­wer­tung eines auf eine gemel­de­te Dienst­er­fin­dung zurück­ge­hen­den Patents ein Ele­ment wirt­schaft­li­che Bedeu­tung erlangt, das auf­grund des Bei­trags einer wei­te­ren Per­son der Patent­an­mel­dung hin­zu­ge­fügt wor­den ist und damit nicht Gegen­stand der Erfin­dungs­mel­dung war.

Dies mag sich so ver­hal­ten, wenn die Hin­zu­fü­gung Gegen­stand eines vom Gegen­stand der Dienst­er­fin­dung unab­hän­gi­gen Patent­an­spruchs gewor­den ist. Dar­um geht es im Streit­fall jedoch nicht. Mit der Benut­zung einer Zube­rei­tung nach Patent­an­spruch 8 der deut­schen Patent­an­mel­dung 198 48 856, die als wei­te­ren, zu den Bestand­tei­len der Zube­rei­tung nach Patent­an­spruch 1 hin­zu­tre­ten­den Zusatz­stoff eine durch­blu­tungs­för­dern­de Ver­bin­dung in Gestalt des Wirk­stoffs Rami­pril ent­hält, wird not­wen­di­ger­wei­se die gemel­de­te Erfin­dung benutzt, die in all­ge­mei­ne­rer Form in Patent­an­spruch 1 der Anmel­dung bean­sprucht wird. Es kann mit­hin in die­sem Fall kei­ne Rede davon sein, dass die Dienst­er­fin­dung, deren Mit­er­fin­der der Klä­ger ist, nicht benutzt wür­de.

BGH, Urteil vom 22. Novem­ber 2011 – X ZR 35/​09 [Rami­pril II]

  1. BGH, Urteil vom 29.11.1988 – X ZR 63/​87, BGHZ 106, 84, 89 = GRUR 1989, 205 Schwer­me­tall­oxi­da­ti­ons­ka­ta­ly­sa­tor[]