Mar­ke gegen rein deko­ra­ti­ve Ver­wen­dungs­for­men

Der Umstand, dass eine Mar­ke gegen rein deko­ra­ti­ve Ver­wen­dungs­for­men ins Feld geführt wird, begrün­det nicht den Vor­wurf einer bös­wil­li­gen Anmel­dung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG), wenn nicht wei­te­re Anhalts­punk­te für rechts­miss­bräuch­li­ches Ver­hal­ten hin­zu­tre­ten.

Mar­ke gegen rein deko­ra­ti­ve Ver­wen­dungs­for­men

Die Ein­tra­gung einer Mar­ke wird nach § 50 Abs. 1 Mar­kenG auf Antrag wegen Nich­tig­keit unter ande­rem dann gelöscht, wenn sie ent­ge­gen § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG bös­wil­lig ange­mel­det wor­den ist.

Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on ist für die Prü­fung des Nich­tig­keits­grun­des der bös­gläu­bi­gen Anmel­dung nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV nF) eben­so wie für die Beur­tei­lung der Bös­gläu­big­keit im Sin­ne des Art. 4 Abs. 4 Buchst. g Mar­ken­RL auf den Zeit­punkt der Anmel­dung der Mar­ke abzu­stel­len 1.

Soweit der Bun­des­ge­richts­hof bis­lang bezüg­lich des Ein­tra­gungs­hin­der­nis­ses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG, der der Umset­zung des Art. 3 Abs. 2 Buchst. d Mar­ken­RL dient, den Zeit­punkt der Ent­schei­dung über die Ein­tra­gung der Mar­ke für maß­geb­lich gehal­ten hat 2, hält er an die­ser Recht­spre­chung nicht fest 3.

Dass der Zeit­punkt der Mar­ken­an­mel­dung für die Beur­tei­lung der Bös­wil­lig­keit maß­geb­lich ist, schließt – wie das Bun­des­pa­tent­ge­richt mit Recht ange­nom­men hat – eine Berück­sich­ti­gung des Ver­hal­tens des Anmel­ders vor und nach der Mar­ken­an­mel­dung nicht aus. Aus die­sem Ver­hal­ten kön­nen sich Anhalts­punk­te für oder gegen eine zum Anmel­de­zeit­punkt vor­lie­gen­de Behin­de­rungs­ab­sicht erge­ben 4.

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ist von der Bös­wil­lig­keit des Anmel­ders im Sin­ne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG aus­zu­ge­hen, wenn die Anmel­dung rechts­miss­bräuch­lich oder sit­ten­wid­rig erfolgt. Das Mar­ken­ge­setz knüpft an die unter der Gel­tung des Waren­zei­chen­ge­set­zes ergan­ge­ne Recht­spre­chung zum außer­kenn­zei­chen­recht­li­chen Löschungs­an­spruch aus § 1 UWG aF oder § 826 BGB an. Die dazu ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze sind auch zur Beur­tei­lung der Bös­gläu­big­keit des Anmel­ders unter Gel­tung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 Mar­kenG aF her­an­zu­zie­hen 5. Sie gel­ten nach der Novel­lie­rung des § 50 Abs. 1 Mar­kenG und der Ein­füh­rung des Ein­tra­gungs­hin­der­nis­ses der bös­wil­li­gen Mar­ken­an­mel­dung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG wei­ter, weil hier­durch die für die bös­wil­li­ge Mar­ken­an­mel­dung bestehen­den Maß­stä­be nicht geän­dert wer­den soll­ten, son­dern das Ent­ste­hen unge­recht­fer­tig­ter Mar­ken­rech­te im Inter­es­se der Rechts­si­cher­heit bereits im Ein­tra­gungs­ver­fah­ren ver­hin­dert wer­den soll­te 6.

Eine bös­wil­li­ge Mar­ken­an­mel­dung kommt danach in Betracht, wenn der Anmel­der weiß, dass ein ande­rer das­sel­be oder ein ver­wech­sel­ba­res Zei­chen für die­sel­ben oder ähn­li­che Waren oder Dienst­leis­tun­gen benutzt, ohne hier­für einen for­ma­len Kenn­zei­chen­schutz erwor­ben zu haben, und beson­de­re Umstän­de hin­zu­kom­men, die das Ver­hal­ten des Anmel­ders als sit­ten­wid­rig erschei­nen las­sen. Sol­che beson­de­ren Umstän­de kön­nen dar­in lie­gen, dass der Zei­chen­in­ha­ber in Kennt­nis eines schutz­wür­di­gen Besitz­stan­des des Vor­be­nut­zers ohne zurei­chen­den sach­li­chen Grund für glei­che oder ähn­li­che Waren oder Dienst­leis­tun­gen die glei­che oder eine zum Ver­wech­seln ähn­li­che Bezeich­nung mit dem Ziel der Stö­rung des Besitz­stan­des des Vor­be­nut­zers oder in der Absicht, für die­sen den Gebrauch der Bezeich­nung zu sper­ren, als Kenn­zei­chen hat ein­tra­gen las­sen, oder dass der Zei­chen­in­ha­ber die mit der Ein­tra­gung des Zei­chens kraft Mar­ken­rechts ent­ste­hen­de und wett­be­werbs­recht­lich an sich unbe­denk­li­che Sperr­wir­kung zweck­fremd als Mit­tel des Wett­be­werbs­kamp­fes ein­setzt 7. Als bös­gläu­big kann danach eine Mar­ken­an­mel­dung zu beur­tei­len sein, die der Anmel­der allein zu dem Zweck vor­ge­nom­men hat, den Markt­zu­tritt eines Drit­ten zu ver­hin­dern, ohne die Benut­zung der Mar­ke zu beab­sich­ti­gen 8.

Von die­sen Grund­sät­zen ist in dem hier ent­schie­de­nen Fall in der Vor­in­stanz auch das Bun­des­pa­tent­ge­richt aus­ge­gan­gen 9. Sei­ne Beur­tei­lung, die Mar­ken­in­ha­be­rin habe die Mar­ke in der Absicht ein­tra­gen las­sen, ihre Sperr­wir­kung zweck­fremd als Mit­tel des Wett­be­werbs­kamp­fes ein­zu­set­zen, hält der recht­li­chen Nach­prü­fung jedoch nicht stand. Zu Unrecht hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Annah­me der Bös­wil­lig­keit auf den feh­len­den Benut­zungs­wil­len der Mar­ken­in­ha­be­rin und ihr Vor­ge­hen gegen Wett­be­wer­ber gestützt.

Der Bun­des­ge­richts­hof bean­standt zunächst die Annah­me des Bun­des­pa­tent­ge­richts, es feh­le an einer Absicht der Mar­ken­in­ha­be­rin zur mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung des ein­ge­tra­ge­nen Zei­chens.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat ange­nom­men, die bis­he­ri­ge Ver­wen­dung des Zei­chens "GLÜCKSPILZ" durch die Mar­ken­in­ha­be­rin auf Waren sei bloß deko­ra­tiv; inso­weit sei der Bewer­tung durch das Deut­sche Patent- und Mar­ken­amt bei­zu­tre­ten. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat wei­ter aus­ge­führt, die Mar­ken­in­ha­be­rin habe in ihrem Online-Shop ledig­lich die Zei­chen­fol­ge "Adel­heid" und ein Klee­blatt-Zei­chen mar­ken­mä­ßig benutzt, nicht aber das Wort "GLÜCKSPILZ", bei dem es sich nur um ein deko­ra­ti­ves Ele­ment han­de­le.

Die­ser Beur­tei­lung lie­gen kei­ne hin­rei­chen­den Fest­stel­lun­gen zugrun­de.

Die mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung ist eine Rechts­fra­ge, deren Fest­stel­lung weit­ge­hend von tat­säch­li­chen Fest­stel­lun­gen zum Ver­kehrs­ver­ständ­nis abhängt und daher im Wesent­li­chen der Beur­tei­lung des Tatrich­ters obliegt. Im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren ist nur zu prü­fen, ob der Tatrich­ter den Rechts­be­griff zutref­fend erfasst und ent­spre­chend den Denk­ge­set­zen und der all­ge­mei­nen Lebens­er­fah­rung geur­teilt hat und ob alle wesent­li­chen Umstän­de berück­sich­tigt sind und das gewon­ne­ne Ergeb­nis von den getrof­fe­nen Fest­stel­lun­gen getra­gen wird 10.

Eine mar­ken­mä­ßi­ge Ver­wen­dung oder – was dem ent­spricht – eine Ver­wen­dung als Mar­ke setzt vor­aus, dass die Bezeich­nung im Rah­men des Pro­dukt- oder Leis­tungs­ab­sat­zes jeden­falls auch der Unter­schei­dung der Waren oder Dienst­leis­tun­gen eines Unter­neh­mens von denen ande­rer Unter­neh­men dient 11.

Der Annah­me des Bun­des­pa­tent­ge­richts, es feh­le am Benut­zungs­wil­len der Mar­ken­in­ha­be­rin, lie­gen kei­ne hin­rei­chen­den tat­säch­li­chen Fest­stel­lun­gen zugrun­de. Bezo­gen auf die von der Mar­ken­in­ha­be­rin gel­tend gemach­te Benut­zung durch Anbrin­gung des Zei­chens auf Waren erschöp­fen sich die Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts in der pau­scha­len Bezug­nah­me auf die Bewer­tung des Deut­schen Patent- und Mar­ken­amts, die die Annah­me feh­len­den mar­ken­mä­ßi­gen Gebrauchs nicht trägt. Eine im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren nach­voll­zieh­ba­re Wür­di­gung der von der Mar­ken­in­ha­be­rin vor­ge­tra­ge­nen Benut­zungs­for­men hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt nicht vor­ge­nom­men. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat fer­ner den Vor­trag der Mar­ken­in­ha­be­rin nicht gewür­digt, das Zei­chen nicht nur auf den Waren selbst, son­dern auch in der jewei­li­gen Ange­bots­zei­le im Inter­net-Ange­bot "Adel­heid­la­den" ver­wen­det zu haben.

Der Bun­des­ge­richts­hof bean­stan­det sodann die Annah­me des Bun­des­pa­tent­ge­richts, das bis­he­ri­ge Vor­ge­hen der Mar­ken­in­ha­be­rin gegen Wett­be­wer­ber indi­zie­re die Bös­wil­lig­keit der Anmel­dung im Sin­ne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG.

Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat ange­nom­men, die Mar­ken­ein­tra­gung zie­le dar­auf, ande­re Her­stel­ler von Deko-Ware an der Ver­wen­dung all­ge­mein übli­cher Aus­drü­cke zu hin­dern. Die Mar­ken­ein­tra­gung sei ers­ter Teil­akt eines im Hin­blick auf die spä­te­re Aus­übung des Mono­pol­rechts ins­ge­samt unlau­te­ren Ein­sat­zes. Die Mar­ken­in­ha­be­rin sei bereits gegen zwei Wett­be­wer­ber mar­ken­recht­lich vor­ge­gan­gen, die das Mar­ken­wort auf Fuß­mat­ten ledig­lich deko­ra­tiv ver­wen­det hät­ten. Die Ansprü­che der Mar­ken­in­ha­be­rin sei­en zwar nach Auf­fas­sung der mit ihnen befass­ten Gerich­te wegen der Ver­wen­dung des Mar­ken­worts in der Ange­bots­zei­le der jeweils bean­stan­de­ten Inter­net-Auf­trit­te begrün­det gewe­sen. Jedoch ent­spre­che das Vor­ge­hen der Mar­ken­in­ha­be­rin, den mit der Mar­ke ver­bun­de­nen Ein­schüch­te­rungs­ef­fekt auch rein deko­ra­ti­ven Gestal­tun­gen ent­ge­gen­zu­hal­ten, kei­nem mar­ken­recht­lich gebil­lig­ten Zweck.

Die­se Beur­tei­lung hält der recht­li­chen Nach­prü­fung eben­falls nicht stand. Die Fest­stel­lun­gen des Bun­des­pa­tent­ge­richts tra­gen sei­ne Annah­me nicht, die Mar­ken­ein­tra­gung habe zweck­fremd als Mit­tel des Wett­be­werbs­kampfs ein­ge­setzt wer­den sol­len.

Ein Ver­hal­ten ist erst dann als bös­wil­lig im Sin­ne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG anzu­se­hen, wenn sei­ne Wir­kun­gen über eine als blo­ße Fol­ge des Wett­be­werbs hin­zu­neh­men­de Behin­de­rung hin­aus­ge­hen und es bei objek­ti­ver Wür­di­gung aller Umstän­de des Ein­zel­falls in ers­ter Linie auf die Beein­träch­ti­gung der wett­be­werb­li­chen Ent­fal­tung des Mit­be­wer­bers und nicht auf die För­de­rung des eige­nen Wett­be­werbs gerich­tet ist 12.

Die vom Bun­des­pa­tent­ge­richt zum Nach­teil der Mar­ken­in­ha­be­rin her­an­ge­zo­ge­ne Rechts­ver­fol­gung gegen­über Wett­be­wer­bern im Ver­trieb von Fuß­mat­ten recht­fer­tigt nicht die Bewer­tung, die Mar­ken­in­ha­be­rin habe ihre Mar­ke zweck­fremd im Wett­be­werb ein­ge­setzt. Dies gilt auch im Hin­blick dar­auf, dass das Bun­des­pa­tent­ge­richt die von der Mar­ken­in­ha­be­rin bean­stan­de­te Ver­wen­dung des Zei­chens auf Fuß­mat­ten als rein deko­ra­tiv, also nicht mar­ken­mä­ßig ange­se­hen hat. Der Umstand, dass eine Mar­ke auch gegen rein deko­ra­ti­ve Ver­wen­dungs­for­men ins Feld geführt wer­den kann, begrün­det ohne wei­te­re Anhalts­punk­te für rechts­miss­bräuch­li­ches Ver­hal­ten noch nicht den Vor­wurf einer bös­wil­li­gen Anmel­dung. Ein sol­cher Ein­satz der Mar­ke ent­spricht zwar, wie vom Bun­des­pa­tent­ge­richt aus­ge­führt, nicht dem Zweck des Mar­ken­rechts; die­ses gewährt jedoch dem Mar­ken­in­ha­ber in einem sol­chen Fall auch kei­ne Ansprü­che. Im Hin­blick dar­auf, dass sich die Abgren­zung von mar­ken­mä­ßi­gem und rein deko­ra­ti­vem Gebrauch im Ein­zel­fall als schwie­rig erwei­sen kann und der Mar­ken­in­ha­ber in ent­spre­chen­den Fäl­len gege­be­nen­falls mit dem Pro­zess­ver­lust rech­nen muss, ist der Miss­brauchs­ver­dacht ohne das Hin­zu­tre­ten wei­te­rer Umstän­de nicht gerecht­fer­tigt. Fehlt es an sol­chen Umstän­den, bewirkt auch ein etwai­ger Ein­schüch­te­rungs­ef­fekt, den das Bun­des­pa­tent­ge­richt der mar­ken­recht­li­chen Inan­spruch­nah­me von Wett­be­wer­bern zuschreibt, kei­ne über den zweck­ent­spre­chen­den Ein­satz des Mono­pol­rechts hin­aus­ge­hen­de Behin­de­rung.

Der Mar­ken­in­ha­be­rin kann vor­lie­gend auch nicht zur Last gelegt wer­den, die Mono­po­li­sie­rung all­ge­mein gebräuch­li­cher Begrif­fe beab­sich­tigt zu haben. Sofern nicht beson­de­re Umstän­de gege­ben sind, recht­fer­tigt dies nicht die Annah­me einer bös­wil­li­gen Anmel­dung im Sin­ne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar­kenG. Die Aus­schluss­wir­kung einer Mar­ke, hin­sicht­lich derer nicht die Ein­tra­gungs­hin­der­nis­se des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 Mar­kenG bestehen, ist gera­de recht­mä­ßi­ger Zweck ihrer Ein­tra­gung 13. Ob das Ein­tra­gungs­hin­der­nis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG besteht, hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt bis­her nicht geprüft. Auch der Umstand, dass die Mar­ken­in­ha­be­rin eine Viel­zahl von Mar­ken ange­mel­det hat, kann den Unlau­ter­keits­vor­wurf nicht begrün­den, wenn nicht wei­te­re Umstän­de hin­zu­tre­ten 14. Sol­che beson­de­ren Umstän­de, die die Mar­ken­ein­tra­gung als bös­wil­lig erschei­nen lie­ßen, sind vor­lie­gend weder fest­ge­stellt noch sonst ersicht­lich.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 15. Okto­ber 2015 – I ZB 69/​14

  1. EuGH, Urteil vom 11.06.2009 – C529/​07, Slg. 2009, I4893 = GRUR 2009, 763 Rn. 35 Lindt & Sprüngli/​Franz Haus­wirth; Urteil vom 27.06.2013 – C320/​12, GRUR 2013, 919 Rn. 36 = WRP 2013, 1166 – Malay­sia Dairy/​Beschwerdeausschuss[]
  2. vgl. BGH, Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/​06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 – Iva­dal I[]
  3. vgl. BGH, Beschluss vom 18.04.2013 – I ZB 71/​12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 – Aus Akten wer­den Fak­ten; Beschluss vom 17.10.2013 – I ZB 65/​12, GRUR 2014, 483 Rn. 22 = WRP 2014, 438 – test[]
  4. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker, Mar­kenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 848[]
  5. BGH, Beschluss vom 30.10.2003 – I ZB 9/​01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 – S100; BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 11 – Iva­dal I; BGH, Beschluss vom 24.06.2010 – I ZB 40/​09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 – LIMES LOGISTIK[]
  6. vgl. Begrün­dung des Regie­rungs­ent­wurfs eines Geset­zes zur Reform des Geschmacks­mus­ter­rechts – Geschmacks­mus­ter­re­form­ge­setz, BT-Drs. 15/​1075, S. 67 f.[]
  7. vgl. BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 13 – Iva­dal I; GRUR 2010, 1034 Rn. 13 – LIMES LOGISTIK; BGH, Beschluss vom 27.10.2011 – I ZB 23/​11, GRUR 2012, 429 Rn. 10 = WRP 2012, 555 – Sim­ca; zu § 4 Nr. 10 UWG vgl. BGH, Ver­säum­nis­ur­teil vom 10.01.2008 – I ZR 38/​05, GRUR 2008, 621 Rn. 21 = WRP 2008, 785 – AKADEMIKS; Urteil vom 26.06.2008 – I ZR 190/​05, GRUR 2008, 917 Rn.20 = WRP 2008, 1319 – EROS; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 53 – Lindt & Sprüngli/​Hauswirth[]
  8. vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 44 – Lindt & Sprüngli/​Hauswirth; BGH, Urteil vom 23.11.2000 – I ZR 93/​98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 – Clas­se E; BGH, GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Sim­ca[]
  9. BPatG, Beschluss vom 29.04.2014 – 27 W(pat) 8/​14[]
  10. st. Rspr., vgl. nur BGH, Urteil vom 04.02.2010 – I ZR 51/​08, GRUR 2010, 835 Rn. 24 = WRP 2010, 1165 – POWER BALL; Beschluss vom 09.07.2015 – I ZB 65/​13, GRUR 2015, 1012 Rn. 25 = WRP 2015, 1108 – Nivea-Blau, mwN[]
  11. vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – C206/​01, Slg. 2002, I10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. – Arse­nal Foot­ball Club; BGH, Urteil vom 30.04.2008 – I ZR 123/​05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 = WRP 2008, 1196 – Ril­len­kof­fer; BGH, Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/​08, GRUR 2010, 838 Rn.19 = WRP 2010, 1043 – DDR-Logo[]
  12. vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2005 – I ZR 29/​02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 – The Colour of Elé­gan­ce; Urteil vom 11.01.2007 – I ZR 96/​04, GRUR 2007, 800 Rn. 23 = WRP 2007, 951 – Außen­dienst­mit­ar­bei­ter; BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 32 AKADEMIKS[]
  13. vgl. Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 8 Rn. 310[]
  14. vgl. Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 45[]