Mar­ken­ver­let­zungs­ver­fah­ren – und die Aus­set­zung wegen eines Löschungs­ver­fah­rens

Bei der Fra­ge, ob ein Mar­ken­ver­let­zungs­ver­fah­ren im Hin­blick auf ein gegen die Kla­ge­mar­ke gerich­te­tes Löschungs­ver­fah­ren aus­zu­set­zen ist, ist im Rah­men der Abwä­gung zuguns­ten des Klä­gers zu berück­sich­ti­gen, ob durch die wäh­rend der Ver­fah­rens­aus­set­zung andau­ern­de Ver­wen­dung des ange­grif­fe­nen Zei­chens mit einer Schwä­chung der Kla­ge­mar­ke zu rech­nen ist und ob der Klä­ger noch wei­te­re Ansprü­che auf­grund ande­rer Kenn­zei­chen­rech­te ver­folgt, die durch das Löschungs­ver­fah­ren nicht betrof­fen sind.

Mar­ken­ver­let­zungs­ver­fah­ren – und die Aus­set­zung wegen eines Löschungs­ver­fah­rens

Die Aus­set­zung eines mar­ken­recht­li­chen Ver­let­zungs­ver­fah­rens gemäß § 148 ZPO ist in jeder Lage des Ver­fah­rens von Amts wegen und damit noch im Revi­si­ons­ver­fah­ren mög­lich 1. Dies gilt auch im vor­lie­gen­den Fall einer par­al­le­len Anhän­gig­keit von Ver­let­zungs­kla­ge und regis­ter­recht­li­chem Löschungs­ver­fah­ren beim Bun­des­ge­richts­hof 2.

Die Ent­schei­dung über die Aus­set­zung des Ver­fah­rens liegt, wenn die Vor­aus­set­zun­gen des § 148 ZPO erfüllt sind, im Ermes­sen des Gerichts. Zu einer Aus­set­zung des vor­lie­gen­den Rechts­streits besteht danach kein Anlass. Die gegen die Aus­set­zung spre­chen­den Gesichts­punk­te über­wie­gen die für die Aus­set­zung gel­tend gemach­ten Umstän­de deut­lich:

Im Mar­ken­ver­let­zungs­ver­fah­ren sind das Inter­es­se des Klä­gers an einer zeit­na­hen Ent­schei­dung und das Inter­es­se des Beklag­ten, nicht auf­grund einer löschungs­rei­fen Mar­ke ver­ur­teilt zu wer­den, sowie das Inter­es­se, wider­sprüch­li­che Ent­schei­dun­gen zu ver­mei­den, gegen­ein­an­der abzu­wä­gen. Eine Ver­fah­rens­aus­set­zung kommt in Betracht, wenn eine gewis­se Wahr­schein­lich­keit für die Löschung der Mar­ke im regis­ter­recht­li­chen Ver­fah­ren besteht, die die mit der Aus­set­zung ver­bun­de­ne Pro­zess­ver­zö­ge­rung recht­fer­tigt 3.

Der Löschungs­an­trag war vor dem Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt erfolg­los. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat dage­gen mit Beschluss vom 08.07.2015 4 die Löschung der Mar­ke ange­ord­net. Es hat aller­dings die Rechts­be­schwer­de mit der Begrün­dung zuge­las­sen, das Ver­fah­ren wer­fe zahl­rei­che schwie­ri­ge Rechts­fra­gen von grund­sätz­li­cher Natur im Sin­ne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG auf. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hat die Zulas­sungs­ent­schei­dung wei­ter damit begrün­det, es sei in wesent­li­chen Fra­gen von Ent­schei­dun­gen des Bun­des­ge­richts­hofs und ande­rer Bun­des­ge­richts­ho­fe des Bun­des­pa­tent­ge­richts abge­wi­chen. Bei einer sol­chen Sach­la­ge kann von einer gewis­sen Wahr­schein­lich­keit für die Löschung der Kla­ge­mar­ke beim der­zei­ti­gen Ver­fah­rens­stand nicht aus­ge­gan­gen wer­den. Viel­mehr ist der Aus­gang des Rechts­be­schwer­de­ver­fah­rens offen.

Bei einer Aus­set­zung des Ver­fah­rens wäre zudem nicht aus­ge­schlos­sen, dass die damit ein­her­ge­hen­de Ver­fah­rens­ver­zö­ge­rung zu einer Schwä­chung der Kla­ge­mar­ke führt, weil die Beklag­te die rote Far­be im Rah­men ihres Markt­auf­tritts wäh­rend der Dau­er der Ver­fah­rens­aus­set­zung wei­ter nut­zen kann. Die Klä­ge­rin hat sich dar­auf beru­fen, dass eine umfäng­li­che Ver­wen­dung der roten Far­be durch die Beklag­ten in den letz­ten Jah­ren bereits zu einer Ver­wäs­se­rung der Kla­ge­mar­ke geführt habe.

Gegen eine Aus­set­zung des Ver­fah­rens vor dem Bun­des­ge­richts­hof spricht zudem, dass das Löschungs­ver­fah­ren nicht für alle mit der Kla­ge gegen die Beklag­te zu 2 erho­be­nen Ansprü­che des Klä­gers im Sin­ne von § 148 ZPO vor­greif­lich ist, da der Klä­ger sei­ne Kla­ge nicht nur auf die Ver­let­zung sei­ner ein­ge­tra­ge­nen Farb­mar­ke stützt, son­dern hilfs­wei­se auf die Ver­let­zung sei­nes Unter­neh­mens­kenn­zei­chens und sei­ner Benut­zungs­mar­ke sowie auf Ver­stö­ße gegen das Gesetz gegen den unlau­te­ren Wett­be­werb.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 23. Sep­tem­ber 2015 – I ZR 78/​14

  1. vgl. BGH, Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/​04, BGHZ 171, 89 Rn. 17 – Pra­li­nen­form I; Stad­ler in Musielak/​Voit, ZPO, 12. Aufl., § 148 Rn. 2[]
  2. vgl. BGH, Beschluss vom 06.06.2013 – I ZR 176/​12 2 ff.; Urteil vom 18.09.2014 – I ZR 228/​12, GRUR 2014, 1101 Rn. 16 = WRP 2014, 1314 – Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  3. vgl. BGH, Beschluss vom 11.11.1986 – X ZR 56/​85, GRUR 1987, 284 – Trans­port­fahr­zeug; Urteil vom 28.08.2003 – I ZR 257/​00, BGHZ 156, 112, 119 Kin­der I; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 17 – Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  4. GRUR 2015, 796[]