Arbeit­neh­mer­er­fin­dun­gen und der Aus­kunfts­an­spruch gegen den Arbeit­ge­ber

Dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der ste­hen nach einem aktu­el­len Urteil des Bun­des­ge­richts­hofs zur Vor­be­rei­tung sei­nes Ver­gü­tungs­an­spruchs im Kla­ge­we­ge durch­setz­ba­re Ansprü­che auf Aus­kunft und Rech­nungs­le­gung über den mit dem Gegen­stand der Erfin­dung gemach­ten Gewinn regel­mä­ßig nicht zu [1].

Arbeit­neh­mer­er­fin­dun­gen und der Aus­kunfts­an­spruch gegen den Arbeit­ge­ber

Die dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der nach § 242 BGB unter Berück­sich­ti­gung der Kri­te­ri­en der Erfor­der­lich­keit und Zumut­bar­keit gegen den Arbeit­ge­ber zuste­hen­den Aus­kunfts- und Rech­nungs­le­gungs­an­sprü­che [2] schlie­ßen gewinn­be­zo­ge­ne Infor­ma­tio­nen nicht ein.

Ver­langt ein ver­letz­ter Schutz­rechts­in­ha­ber vom Ver­let­zer Scha­dens­er­satz nach der Berech­nungs­me­tho­de der Lizenz­ana­lo­gie [3], benö­tigt er nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs kei­ne Anga­ben zum erziel­ten Gewinn [4]. Das Glei­che gilt grund­sätz­lich für den Patent­an­mel­der, der auf der Grund­la­ge von § 33 PatG im Rah­men der Lizenz­ana­lo­gie eine ange­mes­se­ne Ent­schä­di­gung von dem­je­ni­gen ver­langt, der den Gegen­stand der Anmel­dung benutzt hat [5]. Auch der freie Erfin­der, der sei­ne Erfin­dung durch Lizenz­ver­ga­be ver­wer­ten will, ist auf sich selbst gestellt, wenn er die Ver­wer­tungs­mög­lich­kei­ten für sei­ne Erfin­dung, d.h. die am Markt durch­setz­ba­ren Lizenz­sät­ze, erkun­den will. Das­sel­be gilt für den Arbeit­neh­mer­er­fin­der, der sei­ne Erfin­dung zugleich in der Rol­le des frei­en Erfin­ders ver­wer­ten kann, etwa weil der Arbeit­ge­ber sie, wie in dem jetzt vom BGH ent­schie­de­nen Streit­fall, für bestimm­te Län­der frei­ge­ge­ben und sich inso­weit nur ein nicht aus­schließ­li­ches Nut­zungs­recht gegen ange­mes­se­ne Ver­gü­tung vor­be­hal­ten hat. Dem Begeh­ren des Klä­gers, ihm Gewinn­aus­künf­te auch in Bezug auf die Staa­ten zuzu­spre­chen, in denen ihm eige­ne Schutz­rech­te erteilt wor­den sind, hat schon das erst­in­stanz­lich mit dem Rechts­streit befass­te Land­ge­richt Düs­sel­dorf mit der Begrün­dung nicht ent­spro­chen, er müs­se sich inso­weit wie jeder ande­re freie Erfin­der um die Ermitt­lung des Markt­wer­tes sei­ner Erfin­dung bemü­hen [6].

Nach der bis­he­ri­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs konn­te der Arbeit­neh­mer­er­fin­der aller­dings zur Vor­be­rei­tung eines Ver­gü­tungs­an­spruchs auf Basis der Lizenz­ana­lo­gie vom Arbeit­ge­ber regel­mä­ßig auch ver­lan­gen, über den mit der Ver­wer­tung der Erfin­dung erziel­ten Gewinn des Unter­neh­mens infor­miert zu wer­den [7].

Dar­an kann, so der Bun­des­ge­richts­hof jetzt aus­drück­lich, nicht fest­ge­hal­ten wer­den. Die erneu­te Wür­di­gung der den Gegen­stand und die Reich­wei­te des Aus­kunfts­rechts bestim­men­den Umstän­de führt zu dem Ergeb­nis, dass Aus­künf­te über den mit der Erfin­dung erziel­ten Gewinn grund­sätz­lich nicht zu den Infor­ma­tio­nen gehö­ren, über die der Arbeit­ge­ber dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der Aus­kunft zu ertei­len hat.

Für die Recht­spre­chung des BGH zu den gewinn­be­zo­ge­nen Aus­kunfts­pflich­ten des Arbeit­ge­bers war maß­geb­lich, dass der Arbeit­neh­mer­er­fin­der – anders als der freie Erfin­der – typi­scher­wei­se über gerin­ge­re Kennt­nis­se der sonst übli­chen ver­gleich­ba­ren Lizenz­sät­ze ver­fügt und den Markt­wert sei­ner Erfin­dung nicht durch Ver­hand­lun­gen mit meh­re­ren Inter­es­sen­ten tes­ten kann und des­halb auf zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen ange­wie­sen ist [8]. Dem lag die Vor­stel­lung von einem typi­schen Arbeit­neh­mer­er­fin­der zugrun­de, der – in ver­gleichs­wei­se unter­ge­ord­ne­ter Stel­lung tätig – den maschi­nel­len Pro­duk­ti­ons­pro­zess bewusst ver­folgt, tech­ni­sche Ver­bes­se­rungs- bzw. Ratio­na­li­sie­rungs­mög­lich­kei­ten erkennt und sie dem Arbeit­ge­ber mel­det. Die Prä­mis­sen der bis­he­ri­gen BGH-Recht­spre­chung hin­sicht­lich der Defi­zi­te eines typi­schen Arbeit­neh­mer­er­fin­ders bei der Mög­lich­keit, den Wert sei­ner Erfin­dung ein­zu­schät­zen, kön­nen in Anbe­tracht der all­ge­mei­nen tech­ni­schen Ent­wick­lung mit all ihren struk­tu­rel­len Aus­wir­kun­gen auf das wirt­schaft­lich-tech­ni­sche Umfeld, in dem Arbeit­neh­mer­er­fin­dun­gen getä­tigt wer­den, und mit Blick auf die damit zusam­men­hän­gen­den gestie­ge­nen Anfor­de­run­gen an die beruf­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on im betrieb­li­chen Bereich sowie die nicht zuletzt durch die elek­tro­ni­schen Medi­en deut­lich ver­bes­ser­ten und ver­ein­fach­ten Infor­ma­ti­ons­mög­lich­kei­ten nicht län­ger zugrun­de gelegt wer­den. Dem­entspre­chend ist auch kein Grund mehr dafür gege­ben, dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der in der Fra­ge gewinn­be­zo­ge­ner Aus­künf­te gegen den Arbeit­ge­ber eine Son­der­stel­lung ein­zu­räu­men.

Die BGH-Recht­spre­chung zu den gewinn­be­zo­ge­nen Aus­kunfts­an­sprü­chen des Arbeit­neh­mer­er­fin­ders beruh­te des Wei­te­ren auf der Erwä­gung, dass die Erfin­der­ver­gü­tung gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG "ange­mes­sen" sein, d.h. den Arbeit­neh­mer­er­fin­der grund­sätz­lich betriebs­be­zo­gen an allen wirt­schaft­li­chen (geld­wer­ten) Vor­tei­len betei­li­gen soll, die sei­nem Arbeit­ge­ber auf­grund der Dienst­er­fin­dung (kau­sal) zuflie­ßen [8]. Des­halb soll­te der Erfin­der, wenn er die Ange­mes­sen­heit des fest­ge­setz­ten Lizenz­sat­zes in Zwei­fel zog, grund­sätz­lich Anga­ben zu den erziel­ten Gewin­nen und, zu deren Kon­trol­le, Anga­ben zu den Geste­hungs- und Ver­triebs­kos­ten unter Auf­schlüs­se­lung nach den ein­zel­nen Kos­ten­fak­to­ren ver­lan­gen kön­nen. Auch die­ser Gesichts­punkt recht­fer­tigt die Zuer­ken­nung eines auf den Gewinn bezo­ge­nen Aus­kunfts­an­spruchs nicht.

Für die Fra­ge, was Gegen­stand des Anspruchs des Arbeit­neh­mer­er­fin­ders auf Aus­kunft und Rech­nungs­le­gung zu sein hat, ist von der gesetz­li­chen Rege­lung aus­zu­ge­hen, deren recht­mä­ßi­ger Anwen­dung die Aus­kunfts­pflich­ten die­nen sol­len. Das ist vor­lie­gend § 9 ArbEG, nach des­sen Absatz 1 dem Arbeit­neh­mer gegen den Arbeit­ge­ber, der eine Dienst­er­fin­dung unbe­schränkt in Anspruch genom­men hat, ein Anspruch auf ange­mes­se­ne Ver­gü­tung zusteht. Nach wel­chen Vor­ga­ben die Ver­gü­tung bemes­sen wer­den soll, ist in § 9 Abs. 2 ArbEG gere­gelt. Für die Bemes­sung der Ver­gü­tung des Arbeit­neh­mer­er­fin­ders sind die dort genann­ten Kri­te­ri­en von beson­de­rer Bedeu­tung [9]. Danach ist, neben der Stel­lung des Arbeit­neh­mers im Betrieb und dem Anteil des Betriebs am Zustan­de­kom­men der Erfin­dung, die wirt­schaft­li­che Ver­wert­bar­keit der Dienst­er­fin­dung die maß­geb­li­che Bemes­sungs­grö­ße.

Die Aus­kunfts­an­sprü­che, die dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der gegen den Arbeit­ge­ber zuste­hen, haben sich natur­ge­mäß auf die Kri­te­ri­en zu beschrän­ken, die nach der gesetz­li­chen Rege­lung für den durch­zu­set­zen­den Anspruch maß­geb­lich sind. Als sol­ches ist der Gewinn im Gesetz nicht genannt und als Hilfs­kri­te­ri­um für die Ermitt­lung der ange­mes­se­nen Ver­gü­tung prin­zi­pi­ell auch nicht erfor­der­lich, um die Ver­wert­bar­keit der Erfin­dung für den Zweck der Ermitt­lung einer an den Kate­go­rien der Lizenz­ana­lo­gie ori­en­tier­ten Erfin­der­ver­gü­tung ein­schät­zen zu kön­nen.

Die wirt­schaft­li­che Ver­wert­bar­keit einer Arbeit­neh­mer­er­fin­dung fin­det in ers­ter Linie in der Anzahl der erfin­dungs­ge­mäß her­ge­stell­ten bzw. aus­ge­lie­fer­ten Stü­cke ihren Nie­der­schlag. Die Stück­zahl lie­fert einen ers­ten Anhalts­punkt für den wirt­schaft­li­chen Erfolg, den der Arbeit­ge­ber mit dem erfin­dungs­ge­mä­ßen Gegen­stand erzielt. Sie ist der Wert­be­mes­sungs­fak­tor, an den für die Ermitt­lung einer nach den Grund­sät­zen der Lizenz­ana­lo­gie bemes­se­nen Ver­gü­tung zuerst und unmit­tel­bar ange­knüpft wer­den kann.

Aus der Stück­zahl allein lässt sich aller­dings ohne Wei­te­res eine ange­mes­se­ne Arbeit­neh­mer­er­fin­der­ver­gü­tung nicht her­lei­ten. Um auf der Grund­la­ge der Stück­zahl eine Bezugs­grö­ße zu erhal­ten, in der sich die wirt­schaft­lich-tech­ni­sche Wert­hal­tig­keit der Erfin­dung so ver­kör­pert, dass dar­aus eine ange­mes­se­ne Ver­gü­tung abge­lei­tet wer­den kann, bedarf es eines zusätz­li­chen Mul­ti­pli­ka­ti­ons­fak­tors, der eine mone­tä­re Erfas­sung der Erfin­dung ermög­licht. Denn die ange­mes­se­ne Ver­gü­tung kann nur auf der Basis eines in Geld bemes­se­nen Ver­wer­tungs­er­geb­nis­ses gefun­den wer­den. Auch der dafür geeig­ne­te Para­me­ter ist im All­ge­mei­nen nicht der Gewinn, son­dern der pro Stück zu ver­an­schla­gen­de oder ver­ein­nahm­te Umsatz. Mit­hil­fe der Stück­zah­len und die­ser Umsät­ze lässt sich die wirt­schaft­li­che Ver­wert­bar­keit einer Arbeit­neh­mer­er­fin­dung für die Zwe­cke einer Ver­gü­tung nach der Lizenz­ana­lo­gie zuver­läs­sig bestim­men und des­halb sind es die­se Daten, auf die der Arbeit­neh­mer­er­fin­der für die Ein­schät­zung des Wer­tes sei­ner Dienst­er­fin­dung ange­wie­sen ist und über die er Aus­kunft ver­lan­gen kann.

Dabei besteht die Schwie­rig­keit, dem Gegen­stand einer Arbeit­neh­mer­er­fin­dung einen bestimm­ten Umsatz zuzu­ord­nen, wenn Ers­te­rer – wie meis­tens – nicht mit einem iso­liert han­del­ba­ren Kauf­ge­gen­stand mehr oder weni­ger iden­tisch ist, so dass der dar­auf ent­fal­len­de Net­to­ver­kaufs­preis der Erfin­dung voll­stän­dig oder zumin­dest im Wesent­li­chen zuge­ord­net wer­den kann, oder wenn sonst mit der auf eine zusam­men­ge­setz­te Vor­rich­tung bezo­ge­nen Erfin­dung kein iso­lier­ter Umsatz erzielt wird [10]. Die­ses in der Natur der Sache begrün­de­te Pro­blem ist durch Wür­di­gung aller Umstän­de und gege­be­nen­falls unter Inan­spruch­nah­me sach­ver­stän­di­ger Bera­tung zu lösen, indem zunächst die über­ge­ord­ne­te Sach­ein­heit bestimmt wird, auf die im Fal­le eines Lizenz­ver­trags ver­nünf­ti­ge Par­tei­en sinn­vol­ler­wei­se für die Umsatz­an­ga­ben abge­stellt hät­ten. Anschlie­ßend ist zu ermit­teln, wel­cher Umsatz­an­teil kon­kret der Erfin­dung zuge­ord­net wer­den kann.

Neben der Infor­ma­ti­on über Stück­zah­len und Umsät­ze ist der Arbeit­neh­mer­er­fin­der gene­rell nicht auf Anga­ben zum unter­neh­me­ri­schen Gewinn ange­wie­sen, um sei­ne ange­mes­se­ne Ver­gü­tung gel­tend machen zu kön­nen. Dage­gen wird es für den Arbeit­ge­ber häu­fig unzu­mut­bar sein, ent­spre­chen­des Zah­len­ma­te­ri­al vor­zu­le­gen.

Der Arbeit­neh­mer­er­fin­der bedarf zur ange­mes­se­nen Wahr­neh­mung sei­ner berech­tig­ten Inter­es­sen gewinn­be­zo­ge­ner Aus­künf­te regel­mä­ßig auch nicht des­we­gen, weil er nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs an allen wirt­schaft­li­chen (geld­wer­ten) Vor­tei­len betei­ligt wer­den soll, die sei­nem Arbeit­ge­ber auf­grund der Dienst­er­fin­dung kau­sal) zuflie­ßen [11], und (nur) ein ent­spre­chen­der Aus­kunfts­an­spruch ihn in die Lage ver­setz­te, zu über­prü­fen, ob dem Arbeit­ge­ber infol­ge sei­ner Erfin­dung außer­ge­wöhn­lich hohe Gewin­ne zuge­flos­sen sind. Denn sol­che Erfol­ge fin­den regel­mä­ßig eben­falls in den Umsät­zen ihren Nie­der­schlag, so dass der Arbeit­neh­mer­er­fin­der auch inso­weit durch die Umsatz­an­ga­ben prin­zi­pi­ell hin­rei­chend infor­miert wird. Die zusätz­li­che Mit­tei­lung eines mit der Erfin­dung erziel­ten außer­ge­wöhn­lich hohen Gewinns wür­de dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der des­halb nicht dazu ver­hel­fen, die ange­mes­se­ne Ver­gü­tung mit gerin­ge­rer Feh­ler­an­fäl­lig­keit zu bezif­fern.

Ob Sach­ver­halts­ge­stal­tun­gen vor­stell­bar sind, in denen der Arbeit­neh­mer­er­fin­der zusätz­lich in einem Maße auf gewinn­be­zo­ge­ne Infor­ma­tio­nen ange­wie­sen ist, das es recht­fer­tigt, dem Arbeit­ge­ber die­se Aus­künf­te abzu­ver­lan­gen, bedarf vor­lie­gend kei­ner Ent­schei­dung, weil ein sol­cher Fall nicht gege­ben ist. Sofern kei­ne sol­chen außer­ge­wöhn­li­chen Umstän­de vor­lie­gen, ste­hen dem Arbeit­neh­mer­er­fin­der im Kla­ge­we­ge durch­setz­ba­re Ansprü­che auf Aus­kunft und Rech­nungs­le­gung über den mit dem Gegen­stand der Erfin­dung gemach­ten Gewinn nicht als regel­mä­ßig ver­füg­ba­re Instru­men­te zur Vor­be­rei­tung sei­nes Ver­gü­tungs­an­spruchs zu. In sol­chen Fäl­len wird die ange­mes­se­ne Ver­gü­tung am ehes­ten unter Rück­griff auf Erfah­rungs­wer­te und die Aus­wer­tung der am Markt für gleich­ar­ti­ge oder ver­gleich­ba­re Erzeug­nis­se erziel­ba­ren Lizenz­sät­ze zu ermit­teln sein. Soweit der bis­he­ri­gen Recht­spre­chung des Senats [12] Abwei­chen­des zu ent­neh­men ist, wird dar­an nicht fest­ge­hal­ten.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 17. Novem­ber 2009 – X ZR 137/​07

  1. inso­weit Auf­ga­be von BGHZ 137, 162 – Copo­ly­es­ter II, Leit­satz c; BGH, Urtei­le vom 13.11.1997 – X ZR 6/​96, GRUR 1998, 684, 688 – Spul­kopf; und vom 16.04.2002 – X ZR 127/​99, GRUR 2002, 801, 803 – abge­stuf­tes Getrie­be[]
  2. vgl. BGHZ 126, 109 – Copo­ly­es­ter I; 137, 162 – Copo­ly­es­ter II; BGH, Urtei­le vom 13.11.1997 – X ZR 6/​96, GRUR 1998, 684 – Spul­kopf; und vom 16.04.2002 – X ZR 127/​99, GRUR 2002, 801 – abge­stuf­tes Getrie­be[]
  3. vgl. zu den ein­zel­nen Metho­den BGHZ 173, 374 Tz. 7 – Zer­klei­ne­rungs­vor­rich­tung[]
  4. BGHZ 176, 311 Tz. 33 – Tin­ten­pa­tro­ne[]
  5. BGHZ 107, 161, 169 – Offe­nend­spinn­ma­schi­ne[]
  6. LG Düs­sel­dorf, Urteil vom 25.08.2005 – 4b O 278/​04[]
  7. vgl. BGHZ 137, 162 – Copo­ly­es­ter II[]
  8. BGHZ 137, 162 – Copo­ly­es­ter II[][]
  9. vgl. die amt­li­che Begrün­dung zum Regie­rungs­ent­wurf eines Geset­zes über Arbeit­neh­mer­er­fin­dun­gen, BT-Drs. II/​1648 S. 26 = BlPMZ 1957 S. 232[]
  10. vgl. etwa die Kom­men­tie­run­gen zu Richt­li­nie [8] der Ver­gü­tungs­richt­li­ni­en für Arbeit­neh­mer­er­fin­dun­gen[]
  11. BGHZ 155, 8, 14 f. – Abwas­ser­be­hand­lung[]
  12. nament­lich BGHZ 137, 162 – Copo­ly­es­ter II, Leit­satz c; BGH, Urtei­le vom 13.11.1997 – X ZR 6/​96, GRUR 1998, 684, 688 – Spul­kopf; und vom 16.04.2002 – X ZR 127/​99, GRUR 2002, 801, 803 – abge­stuf­tes Getrie­be[]