Creme 21 der Club

Der Betreiber einer Diskothek, der den Namen der Diskothek zugleich als Marke für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen hat schützen lassen, benutzt die Marke rechterhaltend im Sinne des § 26 MarkenG, wenn er mit der Marke versehene T-Shirts und Mützen in den Räumen der Diskothek in Verkaufsvitrinen präsentiert und im Umfang von mehreren hundert Stück pro Jahr verkauft (sog. Merchandising-Ware).

Für die rechtserhaltende Benutzung eines Zeichens als Marke – insbesondere in Abgrenzung zur Benutzung als Unternehmenskennzeichen- gelten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wie er sie z.B. in der Entscheidung „OTTO“ niedergelegt hat¹, folgende Grundsätze: Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden². Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist³. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet⁴. Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht⁵. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird⁶. Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als so genannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer so genannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist⁷.“

Die Marke „Creme 21 der Club“ ist in üblicher Weise im Sinne der o.g. Rechtsprechung als Marke verwendet worden. Bei T-Shirts und Pullovern stellt der Aufdruck eines Zeichens im Brustbereich nach ständiger Rechtsprechung des OLG Hamburgs eine typische markenmäßige Verwendung dar⁸. Dies ist vorliegend jedenfalls bei zwei der von der Beklagten zur Akte gereichten T-Shirts der Fall (bei dem dritten ist die Marke deutlich sichtbar auf dem Ärmel platziert).

Was die Waren „Kopfbedeckungen und Mützen“ betrifft, ist die Marke „Creme 21 der Club“ bei den von der Beklagten zur Akte gereichten Mützen mittig vorne oberhalb des Schirms und damit ebenfalls an auffälliger Stelle angebracht. Dies stellt einen Anbringungsort dar, der für Marken bei Mützen gleichfalls üblich ist, wie die Mitglieder des OLG Hamburgs aus eigenem Wissen beurteilen können.

Die Verwendung der Marke ist auch in wirtschaftlich sinnvoller Weise erfolgt, nämlich durch Verkauf in der Diskothek der Beklagten als sog. Merchandising-Ware.

Der Verkauf der mit der Marke bedruckten T-Shirts und Mützen in der Diskothek der Beklagten stellt eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Marke im Sinne der Rechtsprechung dar. Dass der Verkauf als sog. Merchandising-Artikel zur Bewerbung der Diskothek erfolgt, steht einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung nicht entgegen. Diese Art der Markennutzung zur Bewerbung des Hauptprodukts des Markeninhabers ist weitgehend üblich geworden und als wirtschaftlich sinnvoll anzuerkennen. Hiervon zu trennen ist die Frage, ob der Verkehr die Nutzung der Marke bei Merchandising-Produkten auch als Herkunftshinweis für das mit der Marke versehene Produkt oder nur als Hinweis auf das Unternehmen auffasst.

Bei Merchandising-Artikeln ist schließlich der Vertrieb einer kleineren Stückzahl – hier mehrere hundert Stück pro Jahr – ausreichend, um eine rechtserhaltende Markennutzung bejahen zu können⁹.

Vorliegend wird die Marke „Creme 21- der Club“ auf den T-Shirts und Mützen der Beklagten nicht nur als Hinweis auf die Diskothek, sondern auch als Hinweis auf die Herkunft der Produkte verstanden. Wie schon ausgeführt, ist es weitgehend üblich geworden, dass Wirtschaftsunternehmen neben ihren Hauptprodukten sog. Merchandising-Artikel vertreiben, die mit der für das Hauptprodukt geschützten Marke versehen werden. Zu den typischerweise hierzu zählenden Artikeln gehören T-Shirts und Mützen. Jedenfalls wenn es sich – wie hier – um Artikel mit eigenem Gebrauchswert handelt und der Verbraucher die Artikel käuflich erwerben muss, wird jedenfalls ein rechtlich erheblicher Anteil des Verkehrs die Anbringung der Marke nicht nur als reine Unternehmenswerbung auffassen, sondern auch als Herkunftshinweis auffassen. Dies können die Mitglieder des OLG Hamburgs als Teil der angesprochenen Verkehrskreise selbst beurteilen.

Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hatte bereits in der Sache „Jack Wolfskin“ über eine Markenverletzung durch die Anbringung der Marke auf Merchandising-Artikeln zu entscheiden. Die Zeitung taz hatte von ihr zu Werbezwecken vertriebene Kleidungsstücke und Mützen mit einem Tatzensymbol versehen, welches der zugunsten der Firma Jack Wolfskin geschützten Marke ähnlich war. Das OLG Hamburg ist hier ohne weiteres von einer markenmäßigen Benutzung für Bekleidung ausgegangen¹⁰. Der Bundesgerichtshof hat die dagegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen¹¹.

Das Oberlandesgericht Hamburg hat sich in seiner Entscheidung „eltern-online.de“ mit der rechtserhaltenden Benutzung der Marke „Eltern“ durch den Verlag, der die gleichnamige Zeitschrift herausgibt, u.a. für Schreibwaren und Textilwaren zu befassen¹². Diese Produkte wurden von der Markeninhaberin ebenfalls im Wege des Merchandising verkauft. Das OLG Hamburg hat eine markenmäßige und damit rechtserhaltende Benutzung bejaht

Diese Überlegungen gelten entsprechend für den vorliegenden Fall, insbesondere angesichts des Umstandes, dass die T-Shirts und Mützen nicht nur verschenkt, sondern verkauft und auch in Verkaufsvitrinen präsentiert werden. Damit wird dem Verkehr signalisiert, dass der Markeninhaber neben dem Werbeeffekt für die Diskothek auch eine Verantwortung für die Produkte als solche übernimmt. Darin liegt zugleich die Verwendung der Marke als Herkunftshinweis.

Die Entscheidung „Otto“ des OLG Hamburgs steht vorstehender Beurteilung nicht entgegen¹³. Darin hatte der OLG Hamburg eine rechtserhaltende Benutzung der verschiedenen „Otto“-Marken auf T-Shirts und Mützen verneint. Der Sachverhalt, der dieser Entscheidung zugrunde lag, war jedoch anders gelagert. Denn es ging um T-Shirts und Mützen, die nicht über den Versandkatalog, sondern nebenher zu Werbezwecken verwendet wurden, so dass der Verkehr Anlass hatte, bei denselben Produkten zwischen regulären Artikeln und Werbeartikeln zu unterscheiden. Der BGH hat diese Entscheidung mit seiner oben bereits zitierten Entscheidung „OTTO“ bestätigt¹⁴

Nach den Grundsätzen der Rechtsprechung muss für die rechtserhaltende Benutzung nicht zwischen Hersteller- und Handelsmarken unterschieden werden. Insbesondere kann eine Handelsmarke neben einer Herstellermarke als Zweitkennzeichen auf einer Ware angebracht werden¹⁵. Eine Ware kann folglich mit einem Herkunftshinweis hinsichtlich der Herstellung in einem bestimmten Unternehmen und einen zweiten Herkunftshinweis hinsichtlich des Vertriebs durch ein anderes Unternehmen versehen sein. Entgegen der Auffassung der Berufung wird die rechtserhaltende Benutzung der Marke „Creme 21 der Club“ für die in Rede stehenden Bekleidungsstücke also nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Mützen an ihrem inneren Rand das Zeichen „KC“ auf einem Stoffschildchen tragen und die T-Shirts die jeweils im Nacken angebrachten Zeichen „David Palmer“, „Esprit“ und „Screen Stars by fruit oft the loom“ . Gerade bei sog. Merchandising-Artikeln wird der Verkehr sogar damit rechnen, dass derartige Produkte von Drittunternehmen hergestellt werden¹⁶.

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 12. Mai 2010 – 5 U 173/08

1. BGH NJW-RR 2005,1628, 1629[↩]
2. EuGH, Slg. 2003, I- EUGH-SLG Jahr 2003 I S. 2439 Rdnr. 36 = GRUR 2003, GRUR Jahr 2003 S. 425 – Ansul/Ajax[↩]
3. vgl. BGH, NJW-RR 1999, NJW-RR Jahr 1999, 1420 = GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 – HONKA; GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 – ISCO; NJW-RR 2002, NJW-RR 2002 1562 = GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 – SYLT-Kuh[↩]
4. BGH, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA; BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w. Nachw.[↩]
5. vgl. BGH, NJW-RR 1995, 1251 = GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 – MONTANA; NJW-RR 2000, 1487 = GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 – IMMUNINE/IMUKIN[↩]
6. vgl. Fezer, § 26 Rdnr. 21; Ingerl/Rohnke, § 26 Rdnr. 34[↩]
7. vgl. BPatGE 46, 108, 115f.; Fezer, § 3 Rdnrn. 32 u. 154b; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, § 26 Rdnr. 55[↩]
8. grundlegend OLG Hamburg, Urteil von 20.02.2002 – 5 U 187/01 – Zicke II[↩]
9. OLG Hamburg, NJWE-WettbR 2000,186 – Giordano II[↩]
10. OLG Hamburg, GRUR –RR 03,111 – Jack Wolfskin[↩]
11. BGH – 1 ZR 213/02[↩]
12. OLG Hamburg, GRUR-RR 2004,104,109[↩]
13. OLG Hamburg, GRUR-RR 03, 145[↩]
14. BGH, NJW-RR 2005, 1628[↩]
15. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7.Aufl., § 26 Rn.50[↩]
16. OLG Hamburg GRUR-RR 03,211,213 – Jack Wolfskin[↩]