Firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens nach dem Markenrecht

Es liegt keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, wenn ein Zeichen rein firmenmäßig gebraucht wird.

Firmenmäßiger Gebrauch eines Zeichens nach dem Markenrecht

Das Gericht muss nach § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO auf einen sachdienlichen Antrag hinwirken, wenn dem Klagevorbringen zu entnehmen ist, dass der Kläger das auf ein Markenrecht gestützte Klagebegehren entgegen der Fassung des Klageantrags nicht auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens beschränken, sondern sich (auch) gegen eine Verwendung des angegriffenen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen wenden will.

Das Erfordernis, einen Hinweis nach § 139 ZPO aktenkundig zu machen, ihn insbesondere wenn er erst in der mündlichen Verhandlung erteilt wird, zu protokollieren, hat auch die Funktion, dass der Hinweis in einer Form erteilt wird, die der betroffenen Partei die Notwendigkeit einer prozessualen Reaktion und sei es nur in der Form eines Antrags nach § 139 Abs. 5 ZPO deutlich vor Augen führt.

Mit der Revision oder Anschlussrevision kann eine gemischte Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO nicht mit der Begründung angefochten werden, das Berufungsgericht habe die Kostenregelung eines zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleichs verkannt.

Im hier vorliegenden Fall ist die Klägerin, die Wohngeschwister Lübke GmbH, Inhaberin der Wortmarke Nr. 30442512 „Schaumstoff Lübke“ und einer Wort-/Bildmarke Nr. 30442513. Die Beklagte, die Dieter Lübke Schaumdesign GmbH, vertreibt Möbel und Wohnaccessoires. Die Klägerin sieht in der Verwendung der Geschäftsbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihrer Rechte an den Marken Schaumstoff Lübke.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hat das Berufungsgericht in diesem Fall die Feststellungen, nach denen der Klägerin der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht zusteht, verfahrensfehlerhaft getroffen. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Unterlassungsantrag ausschließlich gegen eine Verwendung der Bezeichnung „Dieter Lübke Schaumdesign GmbH“ zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der Beklagten gerichtet ist und die Klägerin aufgrund ihrer Rechte aus den Marken eine rein firmenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens der Beklagten nicht verbieten kann. Das Berufungsgericht hat jedoch verfahrensfehlerhaft die mündliche Verhandlung nach §§ 139, 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht wiedereröffnet, um der Klägerin Gelegenheit zu geben, einen sachdienlichen Unterlassungsantrag zu stellen.

Nach dem Wortlaut des Unterlassungsantrags wendet sich die Klägerin gegen einen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Ihr Begehren ist auf ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung „Dieter Lübke Schaumdesign GmbH“ zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der Beklagten gerichtet. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Klagevorbringen, das zur Auslegung des Klageantrags heranzuziehen ist1. Gegenteiliges macht auch die Revision nicht geltend.

Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs wird eine Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird2. Dagegen ist die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens zugleich eine markenmäßige Benutzung, wenn die Funktion der Klagemarke beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt werden kann. Das ist der Fall, wenn durch die Verwendung des Unter-nehmenskennzeichens – etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt3. Eine in diesem Sinn zugleich markenmäßige Benutzung der angegriffenen Unterneh-mensbezeichnung der Beklagten wird vom Klageantrag aber nicht umfasst.

Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL bei einer rein firmenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens nicht vorliegt, wendet sich die Revision nicht. Sie kann auch nichts für sie Günstiges daraus ableiten, dass nach Art. 5 Abs. 5 MarkenRL die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz von Marken gegenüber der nicht markenmäßigen Verwendung eines Zeichens unberührt bleiben. Dieser außerhalb des harmonisierten Bereichs liegende Schutz von Marken durch Bestimmungen der Mitgliedstaaten kommt – wie in Art. 5 Abs. 5 MarkenRL hervorgehoben – nur im Fall einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke in Betracht. Dafür ist im Streitfall nichts festgestellt. Daher kann offenbleiben, ob ein solcher verstärkter Schutz aufgrund markenrechtlicher Bestimmungen nicht ohnehin nur im Bereich des Schutzes bekannter Marken angenommen werden kann4.

Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung nicht gemäß § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO wiedereröffnet und die Klägerin dadurch daran gehindert hat, einen sachdienlichen Antrag zu stellen (§ 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO).

Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin habe zwar geltend gemacht, dass die Beklagte die angegriffene Bezeichnung in ihren Werbeunterlagen sowie auf Umverpackungen und Möbeln angebracht und sie damit auch für ihre Waren in einer Weise benutzt habe, dass die Verbraucher sie als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassten. Eine derartige Verwendung der Bezeichnung werde vom Klageantrag aber nicht aufgegriffen. Es habe kein Anlass bestanden, auf den nicht nachgelassenen Schriftsatz der Klägerin vom 8. Dezember 2009 die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Die Frage, ob sich aus einem Markenrecht eine Verwendung der angegriffenen Bezeichnung ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verbieten lasse, sei eine Rechtsfrage, zu der die Klägerin auch ohne Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bis zur Verkündung der Entscheidung habe vortragen können.

Die Revision rügt, das Berufungsgericht hätte die in erster Instanz erfolgreiche Klägerin darauf hinweisen müssen, dass es die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für Waren der Beklagten als nicht vom Klageantrag umfasst ansah. Auf einen entsprechenden Hinweis hätte die Klägerin klargestellt, dass ihr Klagebegehren nicht auf eine rein firmenmäßige Verwendung der Bezeichnung „Dieter Lübke Schaumdesign GmbH“ beschränkt, sondern auch die Verwendung dieser Bezeichnung für Waren der Beklagten umfassen sollte. Nachdem die Klägerin dies nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2009 klargestellt habe, hätte das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung wiedereröffnen müssen.

Diese Rüge hat Erfolg. Das Berufungsgericht hat seine Hinweispflicht nach § 139 ZPO verletzt. Nach dieser Vorschrift darf das Gericht – von Nebenforderungen abgesehen – seine Entscheidung nicht auf einen Gesichtspunkt stützen, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, wenn es nicht darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat (§ 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Zudem hat das Gericht dahin zu wirken, dass die Parteien sachdienliche Anträge stellen (§ 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Hinweise hat das Gericht so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen (§ 139 Abs. 4 Satz 1 ZPO).

Das Berufungsgericht hat in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien allerdings die Frage erörtert, ob die Klägerin aus ihren Rechten an den Marken ein Verbot einer ausschließlich firmenmäßigen Benutzung beanspruchen kann. Ob diese Verfahrensweise den formellen Anforderungen, die an einen Hinweis nach § 139 Abs. 1 ZPO zu stellen sind, genügt, kann offenbleiben. Bedenken ergeben sich vorliegend daraus, dass ein Hinweis nicht aktenkundig, also insbesondere nicht protokolliert worden ist5. Aus dem Schriftsatz der Klägerin, mit dem sie die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung beantragt hat, ergibt sich zwar, dass das Berufungsgericht die Frage der Reichweite des Unterlassungsanspruchs in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien erörtert hat. Die Erteilung des erforderlichen Hinweises kann indessen nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden (§ 139 Abs. 4 Satz 2 ZPO). Im Übrigen verfolgt das Gesetz mit dem Erfordernis, den Hinweis aktenkundig zu machen, nicht nur den Zweck, Streit darüber zu vermeiden, ob eine bestimmte Frage in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist; das Erfordernis der Dokumentation sorgt darüber hinaus auch dafür, dass der Hinweis in einer Form erteilt wird, die der Partei, an die er sich richtet, die Notwendigkeit einer prozessualen Reaktion – und sei es nur in der Form ei-nes Antrags nach § 139 Abs. 5 ZPO – deutlich vor Augen führt.

Die Revision beanstandet zu Recht, dass das Berufungsgericht der Klägerin keine hinreichende Gelegenheit gegeben hat, ihr Klagebegehren klarzustellen. Es musste nach § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO darauf hinwirken, dass die Klägerin einen sachdienlichen Antrag stellte. Sachdienlich war ein Antrag, der sich gegen die Verwendung der Unternehmensbezeichnung zugleich für Waren richtete. Aus dem unstreitigen Vorbringen der Parteien ergab sich, dass die Beklagte das angegriffene Unternehmenskennzeichen im Zusammenhang mit dem Warenabsatz benutzte. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Dafür, dass das Berufungsgericht die Klägerin darauf hingewiesen hat, einen entsprechend formulierten Klageantrag zu stellen, ist nichts ersichtlich.

Jedenfalls hätte das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung wiedereröffnen müssen (§ 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Unterlässt das Gericht den nach der Prozesslage gebotenen Hinweis nach § 139 Abs. 1 ZPO und erkennt es aus einem nicht nachgelassenen Schriftsatz der betroffenen Partei, dass diese sich offensichtlich in der mündlichen Verhandlung nicht ausreichend hat erklären können, ist gemäß § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen6. Gegen diese Grundsätze hat das Berufungsgericht verstoßen. Aus dem nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz eingereichten Schriftsatz der Klägerin vom 8. Dezember 2009 ergibt sich, dass die Klägerin ihr Klagebegehren – auf der Grundlage ihres unwidersprochenen Vorbringens – auch gegen die Verwendung der angegriffenen Unternehmensbezeichnung „Dieter Lübke Schaumdesign GmbH“ für Waren der Beklagten richten wollte. Dieses Klageziel konnte das Berufungsgericht im Hinblick auf den ausschließlich gegen die Verwendung der in Rede stehenden Bezeichnung zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der Beklagten gerichteten Klageantrag nur nach Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung und Änderung des Klageantrags berücksichtigen. Zu der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung war das Berufungsgericht nach § 156 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO verpflichtet, weil es in der zuvor geschlossenen mündlichen Verhandlung nicht auf die Stellung eines sachdienlichen Klageantrags hingewirkt hatte.

Das Berufungsurteil kann danach nicht aufrechterhalten werden, soweit zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO). Dem Bundesgerichtshof ist eine abschließende Entscheidung verwehrt, weil die Klägerin zunächst Gelegenheit erhalten muss, einen sachdienlichen Unterlassungsantrag zu stellen.

Die Anschlussrevision der Beklagten hat keinen Erfolg. Sie wendet sich dagegen, dass das Berufungsgericht im Rahmen der gemischten Kostenentscheidung nach § 91a ZPO aufgrund des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleichs davon abgesehen hat, der Klägerin die gesamten Kosten des Berufungsrechtszugs aufzuerlegen. Die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO betraf ein Fünftel der gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten des Berufungsrechtszugs. Den entsprechenden Anteil der Gerichtskosten hat das Berufungsgericht der Beklagten auferlegt. Hinsichtlich der anteiligen außergerichtlichen Kosten ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass jede Partei diesen Teil der außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen hat.

Bei einer unbeschränkt zugelassenen Revision ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs neben der Anfechtung der Hauptsacheentscheidung die Anfechtung einer gemischten Kostenentscheidung nach § 91a ZPO in der Revisionsinstanz zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie kann hinsichtlich des auf § 91a ZPO beruhenden Teils der Kostenentscheidung aber nur darauf gestützt werden, dass das Berufungsgericht die Voraussetzungen dieser Bestimmung verkannt hat7. Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der Überprüfung der Kostenentscheidung nach § 91a ZPO über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung entschieden wird. Aus materiell-rechtlichen Gründen darf deshalb eine Rechtsbeschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung nach § 91a ZPO nicht zugelassen werden8. Entsprechend können materiell-rechtliche Fragen auch nicht mit der unbeschränkt zugelassenen Revision im Rahmen der gemischten Kostenentscheidung nach § 91a ZPO zur Überprüfung gestellt werden. Gleiches gilt für die Anschlussrevision, mit der der Partei keine weitergehende Anfechtungsmöglichkeit eröffnet wird als mit einer zugelassenen Revision.

Die Anschlussrevision macht geltend, das Berufungsgericht habe die Kostenregelung des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleichs verkannt. Mit dieser Rüge ist die Anschlussrevision ausgeschlossen, weil sie eine falsche Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht geltend macht. Dies betrifft nicht die Voraussetzungen des § 91a ZPO, sondern eine materiell-rechtliche Frage, die der Überprüfung durch das Revisionsgericht entzogen ist. Dass im vorliegenden Fall die Auslegung des Vergleichs der Parteien keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betrifft, ist ohne Belang.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. Mai 2011 – I ZR 20/10

  1. vgl. BGH, Urteil vom 22.07.2010 – I ZR 139/08, GRUR 2011, 152 Rn. 25 = WRP 2011, 223 – Kinderhochstühle im Internet[↩]
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 21.11.2002 – C-23/01, Slg. 2002, I-10913 = GRUR 2003, 143 Rn. 27 ff. – Robeco/Robelco; Urteil vom 16.11.2004 C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 64 – Anheuser-Busch I; Urteil vom 11.09.2007 – C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 – Céline; BGH, Urteil vom 13.09.2007 – I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 22 = WRP 2008, 236 – THE HOME STORE[↩]
  3. vgl. EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 16 und 23 Céline; BGH, Urteil vom 18.12.2008 – I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 48 = WRP 2009, 971 – Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 14.05.2009 I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 59 = WRP 2009, 1533 – airdsl[↩]
  4. vgl. Knaak in Festschrift v. Mühlendahl, 2005,S. 83, 92 f.; Büscher in Festschrift Ullmann, 2006, S. 129, 151; Fezer in Festschrift Ullmann, S. 187, 201, 203 f.[↩]
  5. § 139 Abs. 4 Satz 1 ZPO; vgl. hierzu BGH, Urteil vom 22.09.2005 – VII ZR 34/04, BGHZ 164, 166, 172 f.[↩]
  6. st. Rspr.; BGH, Urteil vom 07.10.1992 – VIII ZR 199/91, NJW 1993, 134; Beschluss vom 15.02.2005 – XI ZR 144/03, FamRZ 2005, 700; Urteil vom 18.09.2006 – II ZR 10/05, NJWRR 2007, 412 Rn. 4; Urteil vom 31.03.2010 – I ZR 34/08, GRUR 2010, 1117 Rn. 39 = WRP 2010, 1475 – Gewährleistungsausschluss im Internet[↩]
  7. vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2007 – I ZR 12/05, GRUR 2008, 357 Rn. 16 = WRP 2008, 499 – Planfreigabesystem; Urteil vom 25.11.2009 – VIII ZR 323/08 Rn. 9[↩]
  8. vgl. BGH, Urteil vom 21.12.2006 – IX ZR 66/05, NJW 2007, 1591 Rn. 22[↩]

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