Gelbe Wörterbücher

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer abstrakten Farbmarke ist nicht notwendige Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons.

Gelbe Wörterbücher

Zwischen zweisprachigen Wörterbüchern und Sprachlernsoftware besteht hochgradige Warenähnlichkeit. Nimmt der Verkehr auf den angegriffenen Produktverpackungen einen Farbton als eigenständiges (Zweit)Kennzeichen und nicht als Teil eines zusammengesetzten Zeichens wahr, ist dieser Farbton isoliert der Prüfung der Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen.

Mit dieser Begründung hat jetzt letzinstanzlich der Bundesgerichtshof dem Verlag der Langenscheidt-Wörterbücher Recht gegeben und entschieden, dass die gelbe Verpackung und die in Gelb gehaltene Werbung der “RosettaStone”-Sprachlernsoftware die Farbmarke der Langenscheidt-Herausgeberin verletzt.

Das erstinstanzlich hiermit befasste Landgericht Köln hat Rosetta Stone verboten, in Deutschland Sprachlernsoftware in gelber Verpackung zu vertreiben und unter Verwendung der gelben Farbe hierfür zu werben1. Die dagegen gerichtete Berufung blieb vor dem Oberlandesgericht ohne Erfolg2. Der Bundesgerichtshof hat nun die Kölner Urteile bestätigt und die hiergegen gerichtete Revision zurückgewiesen.

Dabei hat der Bundesgerichtshof die Auffassung des Oberlandesgerichts Köln bestätigt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der Langenscheidt-Farbmarke und der von RosettaStone verwendeten Farbe besteht. Die Beklagte verwendet den gelben Farbton in Art einer Marke. Der Verkehr fasst die Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung allerdings im Regelfall als Gestaltungsmittel und nur ausnahmsweise als Marke auf. Auf dem inländischen Markt der zweisprachigen Wörterbücher prägen jedoch Farben die Kennzeichnungsgewohnheiten. Dies strahlt auf den Markt benachbarter Produkte aus, zu denen die Sprachlernsoftware der Beklagten gehört, so dass das Publikum auch in diesem Produktbereich die von der Beklagten großflächig und durchgängig verwendete Farbe “Gelb” als Produktkennzeichen versteht. Die gelbe Farbmarke der Klägerin, die aufgrund langjähriger Verwendung kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen ist, verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von den Parteien vertriebenen Produkte – Wörterbücher und Sprachlernsoftware – und die von ihnen verwendeten Gelbtöne sind hochgradig ähnlich. Obwohl die Beklagte auch ihre Wortmarke und ihr blaues Logo auf ihren Verpackungen und in der Werbung verwendet, sieht der Verkehr in der gelben Farbe ein eigenständiges Kennzeichen. Für die Frage der Zeichenähnlichkeit ist deshalb isoliert auf den gelben Farbton abzustellen. Bei hochgradiger Waren und Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind die Voraussetzungen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erfüllt.

Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt. Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird3. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist4 oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen5.

Das Oberlandesgericht Köln hat in seinem Berufungsurteil angenommen, RosettaStone habe auf den Produktverpackungen sowie in der Werbung den verwendeten Gelbton kennzeichenmäßig eingesetzt. Der Verkehr sei im Bereich der zweisprachigen Wörterbücher daran gewöhnt, dass ein bestimmter Farbton als Herkunftshinweis auf ein Unternehmen verwendet werde. Langenscheidt, die seit Jahrzehnten auf dem Warensegment zweisprachiger Wörterbücher in Printform über einen Marktanteil von 60% verfüge, verwende für diese Erzeugnisse durchgängig die Farbe “Gelb”. Ein Wettbewerber, der Pons-Verlag mit einem Marktanteil von 17%, gestalte seine zweisprachigen Wörterbücher seit Jahrzehnten in einem speziellen Grünton. Diese Produktgestaltungen seien für das Verständnis des Verkehrs nicht nur im Hinblick auf zweisprachige Wörterbücher, sondern auch im Hinblick auf sonstige Sprachlernprodukte prägend, weil die angesprochenen Verkehrskreise zweisprachige Wörterbücher und andere zweisprachige Lehr- und Arbeitsmittel nicht als zwei voneinander unabhängige selbständige Marktsegmente ansähen und insoweit zwischen diesen Bereichen nicht streng differenzierten. RosettaStone benutze sowohl auf den Produktverpackungen als auch in ihrem werblichen Auftritt den gelben Farbton als eigenständiges Kennzeichen. Sie verwende die Farbe “Gelb” nicht nur als untergeordnetes Stilmittel neben anderen Gestaltungsmerkmalen, sondern flächig und durchgängig auf den Verpackungen sämtlicher in 33 Sprachen angebotenen Sprachlernprodukte. Darüber hinaus nutze sie die Farbe als Wiedererkennungszeichen bei der Werbung für ihre Erzeugnisse und im Rahmen ihres Internetauftritts. Diese habe daher ebenfalls die Funktion einer Hausfarbe.

Diese Ausführungen halten der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof stand.

Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter6. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

Das Oberlandesgericht Köln hat zutreffend bei der Frage, ob die Beklagte die Farbe “Gelb” markenmäßig verwendet, auf die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Warensektor abgestellt7. Es hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass auf dem fraglichen Warenbereich eine Übung besteht, besondere Gestaltungselemente hier konturlose Farben als Herkunftshinweis zu verwenden8.

Hiergegen wird ohne Erfolg geltend gemacht, eine markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens komme nur in Betracht, wenn die Klagemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke habe das OLG Köln aber nicht festgestellt.

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist nicht zwingende Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Farbe “Gelb” durch die Beklagte. In die Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Farbe markenmäßig benutzt hat, ist zwar die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen9. Der Verkehr wird einem identischen oder ähnlichen Kollisionszeichen eher eine kennzeichnende Funktion beimessen, wenn die Klagemarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt10. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist jedoch nicht unabdingbare Voraussetzung für die Annahme der markenmäßigen Verwendung des Kollisionszeichens. Von Bedeutung für die Prüfung einer markenmäßigen Verwendung können vielmehr auch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektor sein.

RosettaStone wendet sich weiter gegen die Annahme des OLG Köln, die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Farbtönen als Produktkennzeichen im Bereich zweisprachiger Wörterbücher in Printform wirke sich auch auf den Warensektor der Sprachlernsoftware aus. Mit diesem Angriff dringt sie nicht durch.

Das OLG Köln hat festgestellt, dass im Bereich zweisprachiger Wörterbücher im Printbereich die Verwendung von Farben die Kennzeichnungsgewohnheiten prägen. Bei dieser Sachlage ist die Annahme des OLG Köln nicht rechtsfehlerhaft, dass diese Kennzeichnungsgewohnheiten auf den Markt der Sprachlernsoftware ausstrahlen, auf dem komplementäre Waren angeboten werden.

Eine kennzeichenmäßige Verwendung der beanstandeten Kollisionszeichen ist vorliegend nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Farbe in der angegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Produktkennzeichen in den Hintergrund gedrängt wird11. Nach den Feststellungen des OLG Köln hat die Beklagte den gelben Farbton bei ihren Produkten nicht nur als farbliche Untermalung und auch nicht ausschließlich im räumlichen Zusammenhang mit dem Wortzeichen “RosettaStone” und ihrem blauen Steinlogo verwendet. Danach sind die Produktverpackungen der Beklagten durchgehend in der Farbe “Gelb” gehalten und der Farbton wird im Internet und im TV-Werbespot unabhängig von der Wort- und der Bildmarke großflächig eingesetzt. Unter diesen Umständen ist das OLG Köln zu Recht davon ausgegangen, der Verkehr nehme die Farbe “Gelb” in den angegriffenen Verwendungsformen als eigenständiges Kennzeichen nach Art einer Hausfarbe wahr.

Soweit RosettaStone weiter rügt, das OLG Köln habe sich in Widerspruch zu der im Eintragungsverfahren ergangenen Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts gesetzt12, das eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farbmarken im Bereich zweisprachiger Wörterbücher verneint habe, verhilft ihr dies nicht zum Erfolg.

Es ist bereits zweifelhaft, ob das Bundespatentgericht an dieser Bewertung im Löschungsverfahren festgehalten hat. In der Löschungsentscheidung hat es die besonderen Verkehrsgewohnheiten herausgestellt, die aufgrund von zwei Anbietern mit einem Marktanteil von annähernd 80% und der verbreiteten Verwendung mehrerer Kennzeichen, zu denen die Verwendung der Farbe als Marke gehört, bestimmt sind13. Die Frage kann jedoch offenbleiben, weil das Gericht im Verletzungsverfahren an die tatrichterliche Würdigung des Bundespatentgerichts im Eintragungsverfahren nicht gebunden ist.

Das Verletzungsgericht ist zwar an die erfolgte Eintragung der Marke gebunden14. Darum geht es in diesem Zusammenhang aber nicht. Das OLG Köln ist nicht an die tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts zu der Frage gebunden, inwieweit der Verkehr an eine herkunftshinweisende Verwendung von Farben in den fraglichen Warensegmenten gewöhnt ist15.

Zwischen der Langenscheid-Farbmarke und der von RosettaStone verwendeten Farbe besteht Verwechslungsgefahr.

Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt16.

Das Oberlandesgericht Köln hat zu Recht angenommen, dass von hochgradiger Warenähnlichkeit zwischen zweisprachigen Wörterbüchern in Printform und Sprachlernsoftware, von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und von hoher Zeichenähnlichkeit auszugehen ist und deshalb Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

Zwischen zweisprachigen Wörterbüchern in Printform und Sprachlernsoftware besteht hochgradige Warenähnlichkeit.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den in Rede stehenden Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden17. Von diesen Maßstäben ist auch das OLG Köln in seinem Berufungsurteil ausgegangen. Es hat angenommen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und der von der Beklagten vertriebenen Sprachlernsoftware bedeutsame Überschneidungen bestehen, weil sich beide Produkte im Anwendungsbereich ergänzen. Zum Erlernen einer Sprache stelle ein Wörterbuch ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel dar. Dagegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern.

RosettaStone rügt zu Unrecht, das OLG Köln habe nicht berücksichtigt, dass Sprachwörterbücher auch von Abnehmern erworben und benutzt werden, die die Fremdsprache bereits erlernt haben. Das OLG Köln hat ausdrücklich berücksichtigt, dass ein zweisprachiges Wörterbuch nur für die Übersetzung einzelner Vokabeln verwendet wird, während ein Sprachlernprodukt der Aneignung einer Fremdsprache dient. Das ändert nichts daran, dass ein Wörterbuch ein Hilfsmittel in der Phase des Erlernens einer Sprache darstellt.

Der Revision bleibt auch mit der Rüge der Erfolg versagt, das Oberlandesgericht Köln habe unberücksichtigt gelassen, dass es sich bei ihrem Produkt um ein neuartiges und spezifisches Sprachlernprodukt handele, das dem jeweiligen Benutzer helfe, eine fremde Sprache durch ganz spezielle Hör, Sprech, Lese- und Grammatikübungen zu erlernen. Das steht der Beurteilung des OLG Köln nicht entgegen, dass sich die in Rede stehenden Produkte beim Erlernen einer Sprache ergänzen und der Verkehr die Erzeugnisse ungeachtet dessen, dass das Produkt von RosettaStone neuartig oder spezifisch ist, als einander ergänzende Waren ansieht.

Das Oberlandesgericht Köln hat die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zutreffend beurteilt.

Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Der Verletzungsrichter hat den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Durch die Beurteilung der Registerinstanzen im Eintragungsverfahren zum Vorliegen von Schutzhindernissen und zur Verkehrsdurchsetzung ist der Verletzungsrichter nicht präjudiziert. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Allerdings wird bei Marken, die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, regelmäßig von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können18. Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen19. Zu ermitteln ist die Kennzeichnungskraft hinsichtlich der Waren, für die die Marke als verkehrsdurchgesetzt eingetragen ist20.

Diese Grundsätze hat das OLG Köln auf den vorliegenden Fall angewandt und ist zu dem aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden Ergebnis gelangt, dass sich die Klagemarke im Blick auf die langjährige Marktpräsenz und den beträchtlichen Marktanteil jedenfalls als durchschnittlich kennzeichnungskräftig darstellt. Hierzu hat es ausgeführt, die in Gelb gehaltenen zweisprachigen Wörterbücher in Printform der Klägerin verfügten über eine langjährige Marktpräsenz, die zu einem beträchtlichen Bekanntheitsgrad geführt habe. Aufgrund des demoskopischen Gutachtens der G. vom 28.07.2009 sei von einer den Mindestgrad von 50% über- schreitenden Verkehrsdurchsetzung im Jahr 2009 auszugehen. Auch in der Folgezeit seien die gelbfarbigen Wörterbücher der Klägerin intensiv weitervertrieben worden. Dementsprechend habe Langenscheidt nach einer Erhebung eines Marktforschungsinstituts im Jahr 2010 einen Marktanteil von 61, 35% erzielt.

Das OLG Köln hat für die Annahme normaler Kennzeichnungskraft zu Recht die Ergebnisse der Verkehrsbefragung vom 28.07.2009 herangezogen. Die dagegen von der Revision ins Feld geführten methodischen Mängel des Gutachtens rechtfertigen im Ergebnis keine abweichende Beurteilung.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass den Befragten eine gelbe Farbfläche ohne jeglichen Hinweis darauf gezeigt worden ist, dass diese Farbfläche normalerweise immer nur in Verbindung mit dem blauen “L” des Logos der Klägerin verwendet wird. Bei abstrakten Farbmarken wird der Verkehr der Marke häufig in der angemeldeten Form nicht isoliert, sondern mit weiteren Zusätzen, etwa Bildern, Wörtern oder wie hier Buchstaben, begegnen. Ob der Verbraucher gerade in der angemeldeten Marke einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn deren Gegenstand die isoliert angemeldete Markenform ist und nicht die tatsächliche Benutzungsform zusammen mit weiteren Zeichen21.

Im Ansatz zutreffend beanstandet die Revision, dass in dem G. -Gut- achten vom 28.07.2009 nur die Nutzer von zweisprachigen Wörterbüchern als die relevanten Verkehrskreise angesehen worden sind. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das OLG Köln zu Unrecht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen ist.

Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören in erster Linie die Endabnehmer der Waren. Neben den aktuellen Käufern sind auch die Personen einzubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erworben zu haben22. Da zumindest die englische Sprache in den allgemeinbildenden Schulen Pflichtfach ist und darüber hinaus alle Bevölkerungskreise mit der englischen Sprache oder einzelnen englischen Begriffen konfrontiert werden, die zum Teil auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines Englisch/Deutsch-Wörterbuchs potentiell für jedermann in Betracht. Es liegt deshalb nahe, zweisprachige Wörterbücher als Waren des Massenkonsums anzusehen, bei denen die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt.

Allerdings verhilft dies der Revision nicht zum Erfolg, weil auch unter Einbeziehung der Befragten, die angegeben haben, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, das OLG Köln aufgrund der Ergebnisse des G. -Gutachtens von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen konnte. Von insgesamt 1.231 Befragten gaben 300 an, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen. Nur 931 Personen, die häufig, gelegentlich oder selten zweisprachige Wörterbücher benutzen, wurden weiter dazu befragt, ob sie in der Farbe “Gelb” einen Hinweis auf einen ganz bestimmten, solche Wörterbücher anbietenden Verlag sehen. Von diesen 931 Befragten sahen 778 rund 63% aller Befragten in der Farbe einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Verlag. 645 Personen konnten darüber hinaus die Klägerin namentlich benennen. Da damit 52% der insgesamt Befragten23 im Zusammenhang mit zweisprachigen Wörterbüchern die Farbe “Gelb” als Hinweis auf die Klägerin angeben konnten, reicht dies im vorliegenden Fall für die Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft aus. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass ein 50% deutlich übersteigender Durchsetzungsgrad bei der in Rede stehenden Farbmarke zur Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erforderlich ist (vgl. zu § 8 Abs. 3 MarkenG BGH, Beschluss vom 25.10.2007 – I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 24 = WRP 2008, 791 Milchschnitte). Insoweit sind an die Kennzeichnungskraft konturloser Farbmarken grundsätzlich keine strengeren Anforderungen anzulegen als an originär nicht unterscheidungskräftige Zeichen anderer Markenformen24. Deshalb kommt es auch nicht darauf an, dass in dem G. -Gutachten die Befragten zusammengefasst sind, die die Klägerin nicht namentlich benennen konnten oder einen anderen Verlag angegeben haben. Von dieser Gruppe hatten nur diejenigen Personen außer Betracht zu bleiben, die einen anderen Verlag als denjenigen der Klägerin angegeben haben, während die Befragten, die die Klägerin nicht namentlich benennen konnten, durchaus zu berücksichtigen waren25. Dieser Fehler des G. -Gutachtens wirkt sich jedoch nur zu Lasten der Klägerin aus.

Zu Recht hat das OLG Köln weiter angenommen, dass zwischen der Klagemarke und der von der Beklagten für die Verpackung ihrer Sprachlernsoftware sowie für ihre Werbung und ihre Werbematerialien verwendeten Farbe eine hochgradige Ähnlichkeit besteht.

Der Annahme der Zeichenähnlichkeit steht nicht entgegen, dass die Beklagte den Gelbton nicht nur isoliert verwendet, sondern in Kombination mit weiteren Elementen, nämlich mit der Marke “RosettaStone” und dem blauen Stele-Logo.

Das OLG Köln hat ausgeführt, die gelbe Farbe werde von der Beklagten nicht nur als Untermalung der Bezeichnung “RosettaStone” und des blauen Logos der Beklagten benutzt. Der Verkehr nehme angesichts der Verkehrsüblichkeit der Verwendung von Farben als Herkunftshinweis im Bereich von Sprachwörterbüchern und der durchgängigen Verwendung der Farbe “Gelb” sowohl auf den Produktverpackungen als auch in der Werbung der Beklagten diese Farbe als eigenständiges Kennzeichen neben den weiteren von der Beklagten benutzten Kennzeichen wahr. Die herkunftshinweisende Funktion der verwendeten Farben werde durch die Wort- und die Bildmarke der Be-klagten nicht verdrängt. Diese Ausführungen des OLG Köln halten den Angriffen der Revision stand.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt26. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen27. Möglich ist aber auch, dass der Verkehr einen bestimmten Bestandteil als Zweitmarke versteht28. Dann ist dem Zeichenvergleich die Zweitkennzeichnung zugrunde zu legen.

Das OLG Köln ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Farbe “Gelb” bei den Produktverpackungen und der Werbung der Beklagten vom Verkehr als ein eigenständiges Kennzeichen aufgefasst wird. Es hat deshalb zu Recht die Wortmarke “RosettaStone” und das Bildlogo bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit außer Betracht gelassen.

Auch die weitere Annahme des OLG Köln, die sich gegenüberstehenden Gelbtöne seien hochgradig ähnlich, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Ohne Erfolg beruft sich die Revision für ihren gegenteiligen Standpunkt auf Farbdifferenzen zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwandten Farbton. Danach weist die Klagemarke einen Gelbton auf, der als Gelb/Orange beschrieben werden kann, während die Beklagte ein helles Gelb verwendet. Dieser Unterschied ändert nichts an der hochgradigen Zeichenähnlichkeit. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Kollisionszeichen bei einem Zeichenvergleich regelmäßig nicht nebeneinander sehen. Sie sind für den Zeichenvergleich deshalb auf ihr Erinnerungsvermögen angewiesen, das nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfasst, so dass die geringen Unterschiede zwischen den hier in Rede stehenden Farben dem Publikum nicht weiter auffallen29.

Ist danach von hochgradiger Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen, besteht zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwandten gelben Farbton Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Diesem Ergebnis stehen die Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in der “Specsavers”, Entscheidung30 nicht entgegen. Nach dieser Entscheidung kann im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr der Umstand relevant sein, dass ein erheblicher Teil des Publikums die benutzte Farbe mit dem Dritten, der das angegriffene Zeichen verwendet, in Verbindung bringt31. Dass diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt ist, hat das OLG Köln aber nicht festgestellt. Dagegen, dass ein erheblicher Teil des Publikums die Farbe “Gelb” mit der Beklagten in Verbindung bringt, spricht auch der nur vergleichsweise kurze Zeitraum, in dem die Beklagte auf dem deutschen Markt präsent ist.

Verletzen danach die von RosettaStone genutzten Kollisionszeichen die Klagemarke, sind auch die Folgeansprüche auf Auskunft, Vernichtung, Schadensersatz und Erstattung der Abmahnkosten begründet.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 228/12

  1. LG Köln, Urteil vom 19.01.2012 – 31 O 352/11 []
  2. OLG Köln, Urteil vom 09.11.2012 – 6 U 38/12GRUR-RR 2013, 213 []
  3. vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003 C104/01, Slg. 2003, I3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 65 Libertel; BGH, Urteil vom 04.09.2003 – I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 04.09.2003 – I ZR 44/01, GRUR 2004, 154 = WRP 2004, 232 Farbmarkenverletzung II; Urteil vom 07.10.2004 – I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 Lila-Schokolade; Urteil vom 22.09.2005 – I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 145 Dentale Abformmasse; Beschluss vom 19.11.2009 – I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. = WRP 2010, 888 Farbe gelb []
  4. vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 Farbe gelb []
  5. vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 Lila-Schokolade []
  6. vgl. BGH, Urteil vom 03.02.2005 – I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 Russisches Schaumgebäck; BGHZ 156, 126, 137 Farbmarkenverletzung I; BGHZ 171, 89 Rn. 23 Pralinenform I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 26 Pralinenform II; BGH, Urteil vom 11.04.2013 – I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 21 = WRP 2013, 1601 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion []
  7. vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn.20 = WRP 2010, 1043 DDR-Logo; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 82/0820 CCCP []
  8. vgl. zu äußeren Form von Kraftfahrzeugen BGH, Beschluss vom 15.12 2005 – I ZB 33/04, GRUR 2006, 679 Rn. 17 f. = WRP 2006, 893 Porsche Boxster; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 138 []
  9. vgl. BGH, Urteil vom 06.07.2000 – I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urteil vom 30.04.2008 – I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 18 = WRP 2008, 1196 Rillenkoffer []
  10. vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 429 Lila-Schokolade; BGHZ 164, 139, 146 Dentale Abformmasse; vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 139 f. []
  11. vgl. zu diesem Gesichtspunkt BGHZ 156, 126, 138 Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2004, 154 Farbmarkenverletzung II; GRUR 2005, 427, 428 Lila-Schokolade; BGHZ 164, 139, 146 Dentale Abformmasse; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 179 []
  12. BPatG, Beschluss vom 28.10.2009 29 W (pat) 1/09 []
  13. vgl. BPatG, Beschluss vom 05.08.2013 29 W (pat) 90/12 21 f. []
  14. vgl. BGH, Urteil vom 03.11.1999 – I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 MAG-LITE; BGH, GRUR 2005, 427, 428 Lila-Schokolade; GRUR 2005, 414, 416 Russisches Schaumgebäck []
  15. vgl. BGH, GRUR 2005, 414, 416 Russisches Schaumgebäck; BGHZ 164, 139, 147 Dentale Abformmasse; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 132 []
  16. st. Rspr.; etwa BGH, Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 26 = WRP 2009, 831 Stofffähnchen I; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 11 = WRP 2011, 1168 Enzymix/Enzymax []
  17. BGH, Urteil vom 15.01.2004 – I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 dcfix/CD-FIX; Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 Metrobus []
  18. vgl. BGHZ 171, 89 Rn. 35 Pralinenform I []
  19. vgl. BGHZ 156, 112, 122 Kinder I; BGH, Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 OSTSEE-POST []
  20. vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 83 Metrobus []
  21. vgl. BGH, Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 39 = WRP 2008, 1087 VISAGE; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 556 []
  22. vgl. BGH, Beschluss vom 19.01.2006 – I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 22 = WRP 2006, 1130 LOTTO []
  23. 1.231 Personen []
  24. vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 46 ff. Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot] []
  25. vgl. BGH, Beschluss vom 09.07.2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 53 = WRP 2010, 260 ROCHER-Kugel []
  26. vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2005 C120/04, Slg. 2005, I8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 30 THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22.07.2004 – I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 Mustang; Urteil vom 02.02.2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 Bogner B/Barbie B []
  27. vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 45 = WRP 2013, 1038 Culinaria/Villa Culinaria []
  28. vgl. BGH, Urteil vom 13.09.2007 – I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 33 = WRP 2008, 236 THE HOME STORE; Büscher, GRUR 2005, , 803; Kochendörfer, GRUR 2010, 195, 196 []
  29. vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 429 Lila-Schokolade []
  30. EuGH, Urteil vom 18.07.2013 – C252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314 []
  31. vgl. EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 42 Specsavers/Asda []