„test“-Marke

Der Bun­des­ge­richts­hof hat­te über die Rechts­be­stän­dig­keit der Ein­tra­gung der Wort-Bild-Mar­ke „test“ der Stif­tung Waren­test zu ent­schei­den. Die auf rotem Grund in wei­ßer Schrift gehal­te­ne Wort-Bild-Mar­ke „test“ war 2004 vom Deut­schen Patent- und Mar­ken­amt unter ande­rem für Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen sowie Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen ein­ge­tra­gen wor­den. Der Axel Sprin­ger Ver­lag hat 2006 die Löschung der Mar­ke bean­tragt.

„test“-Marke

Das Deut­sche Patent- und Mar­ken­amt hat dem Löschungs­an­trag statt­ge­ge­ben und die Löschung der Mar­ke ange­ord­net. Auf die Beschwer­de der Mar­ken­in­ha­be­rin hat das Bun­des­pa­tent­ge­richt die Löschungs­an­ord­nung auf­ge­ho­ben [1].

Der Bun­des­ge­richts­hof hat wie zuvor das Bun­des­pa­tent­ge­richt ange­nom­men, dass die Wort-Bild-Mar­ke „test“ für Test­ma­ga­zi­ne und Ver­brau­cher­infor­ma­tio­nen sowie Ver­öf­fent­li­chung von Waren­tests und Dienst­leis­tungs­un­ter­su­chun­gen eine beschrei­ben­de Anga­be ist, weil sie den Inhalt der Druck­schrif­ten bezeich­net. Das danach bestehen­de Schutz­hin­der­nis man­geln­der Unter­schei­dungs­kraft kann durch Benut­zung der Mar­ke über­wun­den wer­den. Davon war das Bun­des­pa­tent­ge­richt auf­grund der Markt­stel­lung des von der Stif­tung Waren­test her­aus­ge­ge­be­nen Maga­zins mit der Bezeich­nung „test“ und eines Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens aus­ge­gan­gen.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat anders als das Bun­des­pa­tent­ge­richt ange­nom­men, dass das Ergeb­nis des Ende 2009 ein­ge­hol­ten Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens für die Annah­me, das Wort-Bild-Zei­chen habe sich beim all­ge­mei­nen Publi­kum als Mar­ke durch­ge­setzt, nicht aus­reicht. Nach die­sem Gut­ach­ten sahen nach Berei­ni­gung von Fehl­zu­ord­nun­gen ledig­lich 43% der Befrag­ten in dem Zei­chen einen Hin­weis auf ein bestimm­tes Unter­neh­men, was für eine Ver­kehrs­durch­set­zung im Regel­fall nicht aus­reicht.

Da die Mar­ken­in­ha­be­rin die Mar­ke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der ein­ge­tra­ge­nen Form benutzt, war zudem nicht aus­zu­schlie­ßen, dass die­ser Anteil sich bis zu dem für die Ent­schei­dung des Bun­des­pa­tent­ge­richts über die Löschung maß­geb­li­chen Zeit­punkt im Juni 2012 wei­ter ver­rin­gert hat­te.

Die übri­gen Indi­zi­en (Markt­an­teil, Auf­la­ge, Wer­be­auf­wen­dun­gen und Dau­er des Ver­triebs des Maga­zins) reich­ten für die Annah­me einer Ver­kehrs­durch­set­zung nicht aus, weil dem das Ergeb­nis des Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­tens ent­ge­gen­stand.

Mei­nungs­for­schungs­gut­ach­ten sind nor­ma­ler­wei­se das zuver­läs­sigs­te Beweis­mit­tel zur Beur­tei­lung der Fra­ge der Ver­kehrs­durch­set­zung einer Mar­ke.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat die Sache an das Bun­des­pa­tent­ge­richt zurück­ver­wie­sen, das noch wei­te­re Fest­stel­lun­gen tref­fen muss. Ins­be­son­de­re ist noch zu klä­ren, ob die Mar­ke „test“ – wie das Patent- und Mar­ken­amt ange­nom­men hat – im Jah­re 2004 zu Unrecht ein­ge­tra­gen wor­den ist. Denn eine wegen Ver­kehrs­durch­set­zung ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke kann nur gelöscht wer­den, wenn sie – man­gels Ver­kehrs­durch­set­zung – zu Unrecht ein­ge­tra­gen wor­den ist und bis zur Ent­schei­dung über den Löschungs­an­trag auch kei­ne Ver­kehrs­durch­set­zung erlangt hat.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 17. Okto­ber 2013 – I ZB 65/​12

  1. BPatG, Beschluss vom 27.06.2012 – 29 W (pat) 22/​11[]