Kei­ne Mar­ken­nut­zung per Wer­be­ge­schenk

Die Abga­be von mit einer Mar­ke gekenn­zeich­ne­ter Ware als Wer­be­ge­schenk durch ein Han­dels­un­ter­neh­men, wel­ches die so gekenn­zeich­ne­ten Waren nicht ander­wei­tig ver­treibt und einen sol­chen ander­wei­ti­gen Ver­trieb auch nicht vor­be­rei­tet, stellt kei­ne ernst­haf­te Mar­ken­be­nut­zung im Sin­ne des § 26 Mar­kenG dar. Denn die­se schenk­wei­se Abga­be dient nicht der Erschlie­ßung oder Siche­rung von Absatz­märk­ten für das mit der Mar­ke ver­se­he­ne Pro­dukt.

Kei­ne Mar­ken­nut­zung per Wer­be­ge­schenk

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 Mar­kenG ist eine Mar­ke wegen Ver­falls löschungs­reif, wenn sie inner­halb eines Zeit­raums von fünf Jah­ren nicht gemäß § 26 Mar­kenG benutzt wor­den ist. Die Dar­le­gungs- und Beweis­last im Fal­le der Löschung wegen Nicht­be­nut­zung trägt der Anspruch­stel­ler, wobei ihm aller­dings die im Wett­be­werbs­recht aner­kann­ten Beweis­erleich­te­run­gen beim Nach­weis nega­ti­ver Tat­sa­chen, betriebs­in­ter­ner Vor­gän­ge und dem Löschungs­be­klag­ten ohne wei­te­res zugäng­li­chen, für den Löschungs­klä­ger aber nicht oder nur mit unzu­mut­ba­rem Auf­wand beschaff­ba­re Benut­zungs­in­for­ma­tio­nen zugu­te­kom­men 1.

Im Rah­men des § 26 Mar­kenG gilt der Grund­satz, dass die Mar­ke in der ein­ge­tra­ge­nen Form benutzt wor­den sein muss 2. Aller­dings gilt nach § 26 Abs. 3 S. 1 Mar­kenG als Benut­zung auch die Benut­zung in einer von der Ein­tra­gung abwei­chen­den Form, soweit die Abwei­chun­gen den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Mar­ke nicht ver­än­dern. Im Fal­le der Hin­zu­fü­gung von Bestand­tei­len liegt eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung dann vor, wenn der Ver­kehr die ein­ge­tra­ge­ne und die benutz­te Form als ein und das­sel­be Zei­chen ansieht und den hin­zu­ge­füg­ten Bestand­tei­len kei­ne eige­ne maß­ge­ben­de kenn­zeich­nen­de Wir­kung bei­misst 3.

Die Benut­zung mit­tels Anbrin­gung auf den Waren ist jedoch nicht ernst­haft im Sin­ne des § 26 Mar­kenG. Nach der Recht­spre­chung des EuGH ist eine Benut­zung ernst­haft im Sin­ne der Mar­ken­richt­li­nie, wenn sie zur Erschlie­ßung oder Siche­rung eines Absatz­mark­tes erfolgt, sofern es sich nicht um eine sym­bo­li­sche, allein der Rechts­er­hal­tung die­nen­de Benut­zung han­delt 4. Die­se Beur­tei­lung hat anhand sämt­li­cher Tat­sa­chen und Umstän­de zu erfol­gen, durch die die wirt­schaft­li­che Ver­wer­tung der Mar­ke im Geschäfts­ver­kehr belegt wer­den kann, ins­be­son­de­re eine Nut­zung, die im betref­fen­den Wirt­schafts­zweig als gerecht­fer­tigt ange­se­hen wird, Markt­an­tei­le für die geschütz­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu behal­ten oder hin­zu­zu­ge­win­nen, fer­ner die Art der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, die Merk­ma­le des Mark­tes sowie der Umfang und die Häu­fig­keit der Mar­ken­be­nut­zung 5. Auf eine Gewinn­erzie­lungs­ab­sicht des Waren­ver­triebs kommt es nach Auf­fas­sung des EuGH aller­dings nicht an, wes­halb auch die Benut­zung von Mar­ken durch einen Ide­al­ver­ein, der kari­ta­ti­ve Waren oder Dienst­leis­tun­gen mit hier­für ein­ge­tra­ge­nen Mar­ken kenn­zeich­net, im Sin­ne der MRL dazu die­nen kann, für sei­ne (kari­ta­ti­ven) Waren oder Dienst­leis­tun­gen einen Absatz­markt zu erschlie­ßen 6. Die Eig­nung zur Erschlie­ßung oder Siche­rung eines Absatz­mark­tes ist aller­dings zu ver­nei­nen, wenn Wer­be­ge­gen­stän­de als Beloh­nung für den Kauf ande­rer Waren und zur För­de­rung von deren Absatz kos­ten­los ver­teilt wer­den. Sol­che Gegen­stän­de wer­den nicht mit dem Ziel ver­trie­ben, auf den Markt der Waren der­sel­ben Waren­klas­se vor­zu­drin­gen; die Anbrin­gung der Mar­ke auf die­sen Gegen­stän­den schafft weder einen Absatz­markt für die­se Waren noch dient sie im Inter­es­se des Ver­brau­chers der Unter­schei­dung von Waren ande­rer Unter­neh­mer 7.

Die Klä­ge­rin hat gel­tend gemacht, die genann­ten Pro­duk­te sei­en ab ver­schie­de­nen Zeit­punk­ten seit 2006 im geschäft­li­chen Ver­kehr durch zahl­rei­che ihrer jeweils nament­lich benann­ten Toch­ter­ge­sell­schaf­ten und Abtei­lun­gen unent­gelt­lich zu Wer­be­zwe­cken in den Ver­kehr gebracht wor­den; es han­de­le sich um typi­scher­wei­se zu „Wer­be- oder Aner­ken­nungs­zwe­cken“ ver­teil­te Ware. Hin­ge­gen hat die Klä­ge­rin nicht vor­ge­tra­gen, die genann­ten Pro­duk­te als Teil ihres Han­dels­sor­ti­ments zu ver­trei­ben und auch kei­ner­lei Umsatz­zah­len dar­ge­legt. Es ist fer­ner weder vor­ge­tra­gen noch ersicht­lich, dass die Klä­ge­rin einen sol­chen Ver­trieb vor­be­rei­tet hät­te.

Die von der Klä­ge­rin gel­tend gemach­te Art der Benut­zung erfüllt die im vor­ste­hend erläu­ter­ten Sin­ne ver­stan­de­ne Vor­aus­set­zung der ernst­haf­ten Mar­ken­be­nut­zung nicht. Denn die Abga­be der Pro­duk­te zu Wer­be­zwe­cken dient – eben­so wie die Gra­tis­zu­ga­be im Fall „Silberquelle/​Maselli“ – gera­de nicht der Erschlie­ßung oder Siche­rung von Absatz­märk­ten für das mit der Mar­ke ver­se­he­ne Pro­dukt; die Klä­ge­rin wirbt mit­tels der Abga­be allen­falls für ihre Unter­neh­mens­grup­pe oder die von die­ser erbrach­te Han­dels­dienst­leis­tung. Das Ober­lan­des­ge­richt Ham­burg hält im Hin­blick auf die vor­ste­hend zitier­te Recht­spre­chung des Euro­päi­schen Gerichts­hofs an sei­ner frü­he­ren 8 anders­lau­ten­den Rechts­auf­fas­sung nicht fest.

Woll­te man – mit der Klä­ge­rin – über die Benut­zungs­schon­frist hin­aus allein aus der Mar­ken­an­mel­dung auf eine Markt­er­schlie­ßungs­ab­sicht fol­gern, so wäre dies mit dem Schutz­zweck des § 26 Mar­kenG – Frei­hal­tung der Zei­chen­rol­le von nicht ver­wen­de­ten Mar­ken 9 – nicht ver­ein­bar.

Han­sea­ti­sches Ober­lan­des­ge­richt Ham­burg, Urteil vom 28. Janu­ar 2010 – 3 U 212/​08
(Nicht­zu­las­sungs­be­schwer­de ein­ge­legt zum Bun­des­ge­richts­hof – I ZR 41/​10)

  1. BGH GRUR 2009, 60, Rz. 19 – LOTTOCARD; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenR, 2. Aufl. 2003, § 55 Rz. 12[]
  2. BGH GRUR 1997, 744, 746 – ECCO; Ingerl/​Rohnke, § 26 Rz. 92[]
  3. BGH , GRUR 1999, 167 – Karo­lus Magnus; GRUR 1999, 54 [55] – Holt­kamp; GRUR 2000, 1038 [1039] – Korn­kam­mer[]
  4. etwa EuGH, GRUR 2006, 582, 584 – The Sun­ri­der Corp.[]
  5. EuGH a.a.O. Tz. 70[]
  6. EuGH, Urteil vom 09.12.2008 – C‑442/​07, GRUR 2009, 156, Tz. 16ff. [Ver­ein Radetz­ky-Orden][]
  7. EuGH, Urteil vom 15.01.2009, Rs. C‑495/​07, GRUR 2009, 410, Tz. 20f. [Silberquelle/​Maselli][]
  8. OLG Ham­burg, Urteil vom 31.07.2003 – 3 U 145/​02, GRUR-RR 2004, 104[]
  9. vgl. nur Ingerl/​Rohnke, § 26 Rz. 6[]