Die Abgabe von mit einer Marke gekennzeichneter Ware als Werbegeschenk durch ein Handelsunternehmen, welches die so gekennzeichneten Waren nicht anderweitig vertreibt und einen solchen anderweitigen Vertrieb auch nicht vorbereitet, stellt keine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar. Denn diese schenkweise Abgabe dient nicht der Erschließung oder Sicherung von Absatzmärkten für das mit der Marke versehene Produkt.
Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls löschungsreif, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die Darlegungs- und Beweislast im Falle der Löschung wegen Nichtbenutzung trägt der Anspruchsteller, wobei ihm allerdings die im Wettbewerbsrecht anerkannten Beweiserleichterungen beim Nachweis negativer Tatsachen, betriebsinterner Vorgänge und dem Löschungsbeklagten ohne weiteres zugänglichen, für den Löschungskläger aber nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand beschaffbare Benutzungsinformationen zugutekommen1.
Im Rahmen des § 26 MarkenG gilt der Grundsatz, dass die Marke in der eingetragenen Form benutzt worden sein muss2. Allerdings gilt nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG als Benutzung auch die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Im Falle der Hinzufügung von Bestandteilen liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst3.
Die Benutzung mittels Anbringung auf den Waren ist jedoch nicht ernsthaft im Sinne des § 26 MarkenG. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine Benutzung ernsthaft im Sinne der Markenrichtlinie, wenn sie zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes erfolgt, sofern es sich nicht um eine symbolische, allein der Rechtserhaltung dienende Benutzung handelt4. Diese Beurteilung hat anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu erfolgen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, ferner die Art der Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Markenbenutzung5. Auf eine Gewinnerzielungsabsicht des Warenvertriebs kommt es nach Auffassung des EuGH allerdings nicht an, weshalb auch die Benutzung von Marken durch einen Idealverein, der karitative Waren oder Dienstleistungen mit hierfür eingetragenen Marken kennzeichnet, im Sinne der MRL dazu dienen kann, für seine (karitativen) Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen6. Die Eignung zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes ist allerdings zu verneinen, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz kostenlos verteilt werden. Solche Gegenstände werden nicht mit dem Ziel vertrieben, auf den Markt der Waren derselben Warenklasse vorzudringen; die Anbringung der Marke auf diesen Gegenständen schafft weder einen Absatzmarkt für diese Waren noch dient sie im Interesse des Verbrauchers der Unterscheidung von Waren anderer Unternehmer7.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die genannten Produkte seien ab verschiedenen Zeitpunkten seit 2006 im geschäftlichen Verkehr durch zahlreiche ihrer jeweils namentlich benannten Tochtergesellschaften und Abteilungen unentgeltlich zu Werbezwecken in den Verkehr gebracht worden; es handele sich um typischerweise zu „Werbe- oder Anerkennungszwecken“ verteilte Ware. Hingegen hat die Klägerin nicht vorgetragen, die genannten Produkte als Teil ihres Handelssortiments zu vertreiben und auch keinerlei Umsatzzahlen dargelegt. Es ist ferner weder vorgetragen noch ersichtlich, dass die Klägerin einen solchen Vertrieb vorbereitet hätte.
Die von der Klägerin geltend gemachte Art der Benutzung erfüllt die im vorstehend erläuterten Sinne verstandene Voraussetzung der ernsthaften Markenbenutzung nicht. Denn die Abgabe der Produkte zu Werbezwecken dient – ebenso wie die Gratiszugabe im Fall „Silberquelle/Maselli“ – gerade nicht der Erschließung oder Sicherung von Absatzmärkten für das mit der Marke versehene Produkt; die Klägerin wirbt mittels der Abgabe allenfalls für ihre Unternehmensgruppe oder die von dieser erbrachte Handelsdienstleistung. Das Oberlandesgericht Hamburg hält im Hinblick auf die vorstehend zitierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs an seiner früheren8 anderslautenden Rechtsauffassung nicht fest.
Wollte man – mit der Klägerin – über die Benutzungsschonfrist hinaus allein aus der Markenanmeldung auf eine Markterschließungsabsicht folgern, so wäre dies mit dem Schutzzweck des § 26 MarkenG – Freihaltung der Zeichenrolle von nicht verwendeten Marken9 – nicht vereinbar.
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 28. Januar 2010 – 3 U 212/08
(Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt zum Bundesgerichtshof – I ZR 41/10)
- BGH GRUR 2009, 60, Rz. 19 – LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 2. Aufl. 2003, § 55 Rz. 12[↩]
- BGH GRUR 1997, 744, 746 – ECCO; Ingerl/Rohnke, § 26 Rz. 92[↩]
- BGH , GRUR 1999, 167 – Karolus Magnus; GRUR 1999, 54 [55] – Holtkamp; GRUR 2000, 1038 [1039] – Kornkammer[↩]
- etwa EuGH, GRUR 2006, 582, 584 – The Sunrider Corp.[↩]
- EuGH a.a.O. Tz. 70[↩]
- EuGH, Urteil vom 09.12.2008 – C-442/07, GRUR 2009, 156, Tz. 16ff. [Verein Radetzky-Orden][↩]
- EuGH, Urteil vom 15.01.2009, Rs. C-495/07, GRUR 2009, 410, Tz. 20f. [Silberquelle/Maselli][↩]
- OLG Hamburg, Urteil vom 31.07.2003 – 3 U 145/02, GRUR-RR 2004, 104[↩]
- vgl. nur Ingerl/Rohnke, § 26 Rz. 6[↩]
