Drei­di­men­sio­na­le Mar­ken – und der Scho­ko­rie­gel

Besteht zwi­schen einer ver­kehrs­durch­ge­setz­ten drei­di­men­sio­na­len Kla­ge­mar­ke und der bean­stan­de­ten, für iden­ti­sche Waren ver­wen­de­ten Form eine hoch­gra­di­ge Zei­chen­ähn­lich­keit, so ist im Regel­fall davon aus­zu­ge­hen, dass der Ver­kehr nicht nur die Form der Kla­ge­mar­ke, son­dern auch die ange­grif­fe­ne Gestal­tung als her­kunfts­hin­wei­send wahr­nimmt 1.

Drei­di­men­sio­na­le Mar­ken – und der Scho­ko­rie­gel

Zei­chen­iden­ti­tät im Sin­ne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ist gege­ben, wenn das ange­grif­fe­ne Zei­chen ohne Ände­rung oder Hin­zu­fü­gung alle Ele­men­te wie­der­gibt, die die Mar­ke bil­den, oder wenn es als Gan­zes betrach­tet Unter­schie­de gegen­über der Mar­ke auf­weist, die so gering­fü­gig sind, dass sie einem Durch­schnitts­ver­brau­cher ent­ge­hen kön­nen 2.

Eine mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung oder – was dem ent­spricht – eine Ver­wen­dung als Mar­ke setzt vor­aus, dass die bean­stan­de­ten Bezeich­nun­gen im Rah­men des Pro­dukt- oder Leis­tungs­ab­sat­zes jeden­falls auch der Unter­schei­dung der Waren oder Dienst­leis­tun­gen eines Unter­neh­mens von denen ande­rer die­nen. Die Rech­te aus der Mar­ke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG, des­sen Anwen­dung eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr vor­aus­setzt, sind daher auf die­je­ni­gen Fäl­le beschränkt, in denen die Benut­zung des Zei­chens durch einen Drit­ten die Haupt­funk­ti­on der Mar­ke, das heißt die Gewähr­leis­tung der Her­kunft der Ware oder Dienst­leis­tung gegen­über dem Ver­brau­cher beein­träch­tigt oder immer­hin beein­träch­ti­gen könn­te 3. Im Fal­le einer drei­di­men­sio­na­len Mar­ke ist zu berück­sich­ti­gen, dass der Ver­kehr nach der Lebens­er­fah­rung die Form­ge­stal­tung einer Ware regel­mä­ßig nicht in glei­cher Wei­se wie Wort- und Bild­mar­ken als Her­kunfts­hin­weis auf­fasst, weil es bei der Waren­form zunächst um eine funk­tio­nel­le und ästhe­ti­sche Aus­ge­stal­tung der Ware selbst geht. Auch eine beson­de­re Gestal­tung der Ware selbst wird danach eher die­sem Umstand zuge­schrie­ben wer­den als der Absicht, auf die Her­kunft der Ware hin­zu­wei­sen 4.

Dabei ist zunächst zu prü­fen, wel­che Kenn­zeich­nungs­kraft die Kla­ge­mar­ke erreicht hat, weil der Grad der Kenn­zeich­nungs­kraft einer drei­di­men­sio­na­len Mar­ke sich dar­auf aus­wirkt, ob der Ver­kehr einer Form, der er als Ware begeg­net, einen Her­kunfts­hin­weis ent­nimmt 5. Ver­kehrs­durch­ge­setz­te Zei­chen haben übli­cher­wei­se eine durch­schnitt­li­che Kenn­zeich­nungs­kraft 6.

Die Annah­me, eine ange­grif­fe­ne Gestal­tung wer­de mar­ken­mä­ßig benutzt, folgt nicht schon aus der Bin­dung des Ver­let­zungs­rich­ters an die Ein­tra­gung der Kla­ge­mar­ke. Durch die Ein­tra­gung der Kla­ge­mar­ke ist es dem Tatrich­ter ledig­lich ver­wehrt; vom Vor­lie­gen von Ein­tra­gungs­hin­der­nis­sen aus­zu­ge­hen und der Kla­ge­mar­ke jeden Schutz zu ver­sa­gen. Die Mar­ken­ein­tra­gung hat nicht zur Fol­ge, dass das Zei­chen in jed­we­der Ver­wen­dungs­form die Funk­ti­on eines Her­kunfts­hin­wei­ses erfüllt. Des­halb ist es im Kol­li­si­ons­fall Auf­ga­be des Ver­let­zungs­rich­ters zu prü­fen, ob gera­de die bean­stan­de­te Ver­wen­dungs­form her­kunfts­hin­wei­send ist 7.

Dabei ver­wirft der Bun­des­ge­richts­hof die Ansicht, aus der Ver­kehrs­durch­set­zung der Kla­ge­mar­ke kön­ne nicht abge­lei­tet wer­den, dass der Ver­kehr die bean­stan­de­te, der Kla­ge­mar­ke hoch­gra­dig ähn­li­che Waren­form eben­falls als Her­kunfts­hin­weis ver­ste­he.

In der Bun­des­ge­richts­hofs­recht­spre­chung ist zwar aner­kannt, dass die Umfra­ge­er­geb­nis­se zu einer Kla­ge­mar­ke nicht unein­ge­schränkt der Beur­tei­lung zugrun­de zu legen sind, ob die bean­stan­de­te Form bei der kon­kre­ten Ver­wen­dung als Her­kunfts­hin­weis auf­ge­fasst wird, wenn zwi­schen den Zei­chen nicht uner­heb­li­che Unter­schie­de bestehen 8. Besteht jedoch zwi­schen einer ver­kehrs­durch­ge­setz­ten drei­di­men­sio­na­len Kla­ge­mar­ke und der bean­stan­de­ten, für iden­ti­sche Waren ver­wen­de­ten Form eine hoch­gra­di­ge Ähn­lich­keit, so ist im Regel­fall davon aus­zu­ge­hen, dass der Ver­kehr nicht nur die Form der Kla­ge­mar­ke, son­dern auch die ange­grif­fe­ne Gestal­tung als her­kunfts­hin­wei­send wahr­nimmt.

Die Fra­ge der Ähn­lich­keit ein­an­der gegen­über­ste­hen­der Zei­chen ist grund­sätz­lich in Anse­hung ihres Gesamt­ein­drucks nach deren Ähn­lich­keit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeu­tungs- oder Sinn­ge­halt zu beur­tei­len, weil Zei­chen auf die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se in klang­li­cher, bild­li­cher und begriff­li­cher Hin­sicht wir­ken kön­nen 9. Ste­hen sich – wie vor­lie­gend – drei­di­men­sio­na­le Gestal­tun­gen gegen­über, so kann sich die Zei­chen­ähn­lich­keit ledig­lich in bild­li­cher oder begriff­li­cher Hin­sicht erge­ben. In die­sem Zusam­men­hang ist zu berück­sich­ti­gen, dass der Ver­kehr die Kol­li­si­ons­zei­chen im Regel­fall nicht gleich­zei­tig wahr­nimmt und des­halb sei­ne Auf­fas­sung auf­grund eines unvoll­kom­me­nen Erin­ne­rungs­bil­des gewinnt 10. In der Erin­ne­rung fal­len die Unter­schie­de der in Rede ste­hen­den Zei­chen kaum ins Gewicht.

Bei die­ser Sach­la­ge erweist sich die Benut­zung der ange­grif­fe­nen Form als mar­ken­mä­ßig, wenn der Ver­kehr kei­nen Anlass hat, nur die Kla­ge­mar­ke, nicht aber die ihr hoch­gra­dig ähn­li­che ange­grif­fe­ne Gestal­tung bei der Ver­wen­dung für iden­ti­sche Waren als her­kunfts­hin­wei­send anzu­se­hen. Abwei­chen­des ergibt sich nicht aus der BGH-Ent­schei­dung "Rus­si­sches Schaum­ge­bäck" 11. Die der Ent­schei­dung zugrun­de lie­gen­de Kla­ge­mar­ke war nicht auf­grund Ver­kehrs­durch­set­zung ein­ge­tra­gen.

Ob eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG Ver­wechs­lungs­ge­fahr vor­liegt, ist eine Rechts­fra­ge, die grund­sätz­lich auch das Revi­si­ons­ge­richt beant­wor­ten kann 12.

Die Fra­ge, ob eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG vor­liegt, ist unter Berück­sich­ti­gung aller Umstän­de des Ein­zel­falls zu beur­tei­len. Dabei besteht eine Wech­sel­wir­kung zwi­schen den in Betracht zu zie­hen­den Fak­to­ren, ins­be­son­de­re der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der Zei­chen und der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der mit ihnen gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen sowie der Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke, so dass ein gerin­ge­rer Grad der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch einen höhe­ren Grad der Ähn­lich­keit der Zei­chen oder durch eine erhöh­te Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den kann und umge­kehrt 13.

Vor­lie­gend sind iden­ti­sche Waren betrof­fen, die Kla­ge­mar­ke besitzt durch­schnitt­li­che Kenn­zeich­nungs­kraft und die zu ver­glei­chen­den Zei­chen sind hoch­gra­dig ähn­lich sind. Die Gesamt­be­trach­tung aller die­ser Umstän­de führt zu dem Ergeb­nis, dass unmit­tel­ba­re Ver­wechs­lungs­ge­fahr besteht, weil zu erwar­ten ist, dass der ange­spro­che­ne Ver­kehr die ange­grif­fe­ne Gestal­tung für die Kla­ge­mar­ke hält.

Der Anspruch der Mar­ken­in­ha­be­rin erstreckt sich auf ein Ver­bot des Her­stel­lens, Anbie­tens, Ver­triebs, Inver­kehr­brin­gens und Bewer­bens des bean­stan­de­ten Scho­ko­rie­gels in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Aus der Ver­wirk­li­chung einer der in § 14 Abs. 3 Mar­kenG genann­ten Hand­lungs­mo­da­li­tä­ten folgt regel­mä­ßig die Erstre­ckung des Ver­bots auf sämt­li­che in die­ser Vor­schrift genann­ten Ver­wer­tungs­hand­lun­gen 14. Der Anspruch der Mar­ken­in­ha­be­rin erstreckt sich somit, wie bean­tragt, auch auf das Ver­bot des Her­stel­lens, Anbie­tens und des Ver­triebs.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 21. Okto­ber 2015 – I ZR 23/​14

  1. Fort­füh­rung von BGH, Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/​04, BGHZ 171, 89 Rn. 31 Pra­li­nen­form I; Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/​05, GRUR 2010, 1103 Rn. 28 = WRP 2010, 1508 Pra­li­nen­form II[]
  2. EuGH, Urteil vom 25.03.2010 C278/​08, Slg. 2010, I‑2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 25 – Berg­spech­te; Urteil vom 08.07.2010 – C‑558/​08, Slg. 2010, I‑6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 Portakabin/​Primakabin; BGH, Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 153/​14, GRUR 2015, 1009 Rn. 15 = WRP 2015, 1224 BMW-Emblem[]
  3. EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – C‑533/​06, Slg. 2008, I‑4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 57 – O2/​Hutchison; Urteil vom 18.06.2009 C487/​07, Slg. 2009, I‑5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 – L'Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 11.04.2013 – I ZR 214/​11, GRUR 2013, 1239 Rn.20 = WRP 2013, 1601 – VOLKSWAGEN/​Volks.Inspek­ti­on[]
  4. vgl. BGHZ 171, 89 Rn. 26 – Pra­li­nen­form I; BGH, Urteil vom 22.04.2010 – I ZR 17/​05, GRUR 2010, 1103 Rn. 30 = WRP 2010, 1508 – Pra­li­nen­form II[]
  5. vgl.BGH, Urteil vom 07.10.2004 – I ZR 91/​02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 – Lila-Scho­ko­la­de; BGHZ 171, 89 Rn. 30 – Pra­li­nen­form I[]
  6. BGHZ 171, 89 Rn. 35 – Pra­li­nen­form I; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 14 Mar­kenG Rn. 279[]
  7. vgl. BGHZ 171, 89 Rn. 24 – Pra­li­nen­form I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 28 – Pra­li­nen­form II[]
  8. vgl. BGHZ 171, 89 Rn. 31 – Pra­li­nen­form I[]
  9. vgl. EuGH, Urteil vom 03.09.2009 – C‑498/​07, Slg.2009, I‑7371 = GRUR Int.2010, 129 Rn. 60 – La Española/​Carbonell; BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/​06, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 – airdsl[]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 02.04.2015 – I ZR 59/​13, GRUR 2015, 1114 Rn.20 = WRP 2015, 1343 – Sprin­gen­der Pudel[]
  11. BGH, Urteil vom 03.02.2005 – I ZR 45/​03, GRUR 2005, 414 = WRP 2005, 610[]
  12. vgl. BGH, Urteil vom 13.01.2000 – I ZR 223/​97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 – ATTACHÉ/​TISSERAND; Urteil vom 05.12 2012 – I ZR 85/​11, GRUR 2013, 833 Rn. 67 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/​Villa Culi­na­ria[]
  13. st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/​Villa Culi­na­ria; GRUR 2014, 382 Rn. 14 REAL-Chips; BGH, Urteil vom 05.03.2015 – I ZR 161/​13, GRUR 2015, 1004 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 – IPS/​ISP[]
  14. BGH, Urteil vom 23.02.2006 – I ZR 272/​02, GRUR 2006, 421 Rn. 42 = WRP 2006, 590 – Mar­ken­par­füm­ver­käu­fe; Ingerl/​Rohnke, Mar­ken­ge­setz, 3. Aufl., § 14 Rn. 123; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 565[]