Image­wer­bung, Unter­neh­mens­kenn­zei­chen – Spar­kas­sen­rot

Bei der Ver­wen­dung eines Zei­chens in einer rei­nen Image­wer­bung eines Unter­neh­mens kann eine Zei­chen­be­nut­zung für Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu ver­nei­nen sein.

Image­wer­bung, Unter­neh­mens­kenn­zei­chen – Spar­kas­sen­rot

Wird ein Kol­li­si­ons­zei­chen aus­schließ­lich als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen ein­ge­setzt, ist ein Unter­las­sungs­an­spruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 Mar­kenG man­gels mar­ken­mä­ßi­ger Benut­zung nicht gege­ben. Es kommt jedoch ein Unter­las­sungs­an­spruch in ent­spre­chen­der Anwen­dung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG in Betracht, wenn es sich bei dem ver­letz­ten Zei­chen um eine bekann­te Mar­ke han­delt.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 Mar­kenG ist es Drit­ten unter­sagt, ohne Zustim­mung des Inha­bers der Mar­ke im geschäft­li­chen Ver­kehr ein mit der Mar­ke iden­ti­sches Zei­chen für Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu benut­zen, die mit den­je­ni­gen iden­tisch sind, für die sie Schutz genie­ßen. Das Kri­te­ri­um der Zei­chen­iden­ti­tät ist restrik­tiv aus­zu­le­gen, um eine unge­recht­fer­tig­te Aus­deh­nung des Tat­be­stands der Dop­pel­iden­ti­tät zulas­ten der von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG erfass­ten Sach­ver­hal­te zu ver­mei­den, die die Fest­stel­lung einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr erfor­dern. Zei­chen­iden­ti­tät setzt daher grund­sätz­lich eine voll­stän­di­ge Über­ein­stim­mung der kol­li­die­ren­den Zei­chen vor­aus; unschäd­lich sind aber gering­fü­gi­ge Unter­schie­de zwi­schen den Zei­chen, die einem Durch­schnitts­ver­brau­cher ent­ge­hen kön­nen 1. Die­se Maß­stä­be gel­ten auch für abs­trak­te Farb­mar­ken. Im Ver­let­zungs­ver­fah­ren ist für den Zei­chen­ver­gleich die kon­kre­te Benut­zung des ange­grif­fe­nen Zei­chens maß­geb­lich 2. Die Fra­ge, wie der Ver­kehr eine benutz­te Far­be wahr­nimmt, beur­teilt sich nach der Sicht­wei­se eines Durch­schnitts­ver­brau­chers mit nor­ma­ler Seh­fä­hig­keit und Auf­merk­sam­keit, die von äuße­ren Bedin­gun­gen, etwa dem Unter­grund und den Licht­ver­hält­nis­sen, beein­flusst sein kann 3. Die Fra­ge, ob eine Far­be in ihrer kon­kre­ten Aus­prä­gung dem Ver­brau­cher aus der Erin­ne­rung her­aus als iden­tisch mit einer abs­trak­ten Farb­mar­ke erscheint, unter­liegt im Wesent­li­chen der Beur­tei­lung des Tatrich­ters.

Wei­chen die sich gegen­über­ste­hen­den Farb­tö­ne deut­lich und unüber­seh­bar von­ein­an­der ab, besteht kein Anhalts­punkt dafür, dass der Durch­schnitts­ver­brau­cher die Unter­schie­de nicht erin­nert. Allein der Umstand, dass das all­ge­mei­ne Publi­kum gering­fü­gi­ge Farb­un­ter­schie­de nicht in Erin­ne­rung behält, recht­fer­tigt nicht die Annah­me, deut­li­che Farb­ab­wei­chun­gen blie­ben eben­falls nicht in Erin­ne­rung.

Sodann ver­neint der Bun­des­ge­richts­hof auch auf die ein­ge­tra­ge­ne Farb­mar­ke gestütz­te Unter­las­sungs­an­sprü­che aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 Mar­kenG:

Eine Ver­let­zungs­hand­lung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG setzt vor­aus, dass die Far­be mar­ken­mä­ßig oder – was dem ent­spricht – als Mar­ke ver­wen­det wird, also von dem Drit­ten im Rah­men des Pro­dukt- oder Leis­tungs­ab­sat­zes für von ihm ver­trie­be­ne Waren oder zu erbrin­gen­de Dienst­leis­tun­gen benutzt wird. Dies folgt aus der Haupt­funk­ti­on der Mar­ke, dem Ver­brau­cher die Her­kunft der durch die Mar­ke gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu garan­tie­ren, indem sie ihm ermög­licht, sie ohne Ver­wechs­lungs­ge­fahr von Waren oder Dienst­leis­tun­gen ande­rer Her­kunft zu unter­schei­den. Die Rech­te aus der Mar­ke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG, des­sen Anwen­dung das Vor­lie­gen einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr vor­aus­setzt, sind des­halb auf die­je­ni­gen Fäl­le beschränkt, in denen die Benut­zung des Zei­chens durch einen Drit­ten die Haupt­funk­ti­on der Mar­ke, das heißt die Gewähr­leis­tung der Her­kunft der Ware oder Dienst­leis­tung gegen­über dem Ver­brau­cher, beein­träch­tigt oder immer­hin beein­träch­ti­gen könn­te 4. Ob eine Far­be in die­sem Sinn als Her­kunfts­hin­weis von Waren oder Dienst­leis­tun­gen ver­stan­den und somit mar­ken­mä­ßig ver­wen­det wird, beur­teilt sich aus der Sicht eines nor­mal infor­mier­ten und ange­mes­sen auf­merk­sa­men und ver­stän­di­gen Durch­schnitts­ver­brau­chers 5. Die Auf­fas­sung des Durch­schnitts­ver­brau­chers wird durch den kon­kre­ten Markt­auf­tritt des ange­grif­fe­nen Zei­chens bestimmt, wobei alle Umstän­de des Ein­zel­falls zu berück­sich­ti­gen sind 6.

Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on und des Bun­des­ge­richts­hofs wird eine Mar­ke nicht im Sin­ne von Art. 5 Abs. 1 Mar­ken­RL "für Waren oder Dienst­leis­tun­gen" benutzt, wenn das ange­grif­fe­ne Zei­chen aus­schließ­lich als Unter­neh­mens­be­zeich­nung ver­wen­det wird. Die Benut­zung eines Unter­neh­mens­kenn­zei­chens ist aller­dings zugleich eine mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung, wenn die Her­kunfts­funk­ti­on der Mar­ke beein­träch­tigt wird oder wer­den kann. Das ist der Fall, wenn durch die Ver­wen­dung des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens etwa durch die Anbrin­gung auf den Waren oder durch die Ver­wen­dung in der Wer­bung für die Waren oder Dienst­leis­tun­gen bei­spiels­wei­se in Kata­lo­gen oder im Rah­men eines Inter­net­auf­tritts der Ver­kehr ver­an­lasst wird anzu­neh­men, dass eine Ver­bin­dung zwi­schen dem ange­grif­fe­nen Unter­neh­mens­kenn­zei­chen und den Waren oder Dienst­leis­tun­gen besteht, die der Drit­te ver­treibt 7. Ob aus der Sicht des ange­spro­che­nen Ver­kehrs eine sol­che Ver­bin­dung besteht, ist eine Fra­ge des Ein­zel­falls 8.

Die mar­ken­mä­ßi­ge Benut­zung eines Zei­chens kann sich auch auf Waren oder Dienst­leis­tun­gen einer ande­ren Per­son bezie­hen, die der Drit­te im eige­nen wirt­schaft­li­chen Inter­es­se bewirbt 9.

Nicht jede vom Ver­kehr gedank­lich her­ge­stell­te Ver­bin­dung zwi­schen dem rot­far­bi­gen Unter­neh­mens­kenn­zei­chen der Ban­ken­grup­pe der Beklag­ten zu 2 und den von ihr erbrach­ten Finanz­dienst­leis­tun­gen reicht für die Annah­me einer mar­ken­mä­ßi­gen Benut­zung des roten Farb­tons aus. Wie die in § 14 Abs. 3 Mar­kenG bei­spiel­haft auf­ge­führ­ten Ver­let­zungs­hand­lun­gen zei­gen, erfor­dert eine Benut­zung für Waren oder Dienst­leis­tun­gen regel­mä­ßig eine Ver­wen­dung des Zei­chens in der Wei­se, dass eine nach außen erkenn­ba­re kenn­zeich­nen­de Ver­bin­dung zwi­schen dem ange­grif­fe­nen Zei­chen und den vom Drit­ten ver­trie­be­nen Waren oder den von ihm erbrach­ten Dienst­leis­tun­gen her­ge­stellt wird 10. Der Ver­kehr muss im All­ge­mei­nen aus der Benut­zungs­hand­lung als sol­cher erse­hen kön­nen, auf wel­che kon­kre­ten Dienst­leis­tun­gen sich der Kenn­zei­chen­ge­brauch bezieht 11). Daher muss durch die ange­grif­fe­ne Hand­lung selbst ein Bezug zwi­schen dem Zei­chen und kon­kre­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen her­ge­stellt wer­den. Für einen sol­chen Bezug kann eine rei­ne Image­wer­bung eines Unter­neh­mens nicht aus­rei­chend sein 12. So liegt es im Streit­fall.

Die­ser Beur­tei­lung ste­hen die nach­fol­gen­den Ent­schei­dun­gen nicht ent­ge­gen. Der Bun­des­ge­richts­hof hat in der Ent­schei­dung "LOTTOCARD" ange­nom­men, die Mar­ke "LOTTO" sei im Rah­men des Spon­so­rings von sport­li­chen und kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen für die Dienst­leis­tung "Ver­an­stal­tung von sport­li­chen Wett­be­wer­ben und sons­ti­gen kul­tu­rel­len Akti­vi­tä­ten" mar­ken­mä­ßig ver­wen­det wor­den 13. Das Gericht der Euro­päi­schen Uni­on hat in dem Spon­so­ring von Sport­ver­an­stal­tun­gen in der Wei­se, dass die Mar­ke des Spon­sors auf von ihm her­ge­stell­ter Sport­be­klei­dung ange­bracht ist, eine Benut­zung der Mar­ke für Beklei­dungs­stü­cke gese­hen 14. Davon abwei­chend wei­sen die Unter­neh­mens­kenn­zei­chen der Beklag­ten zu 2, die anläss­lich der For­mel-1-Ver­an­stal­tung an den Absperr­ban­den und der Pode­st­rück­wand ange­bracht wor­den sind, kei­nen nach außen erkenn­ba­ren Zusam­men­hang zu den von ihrer Ban­ken­grup­pe ange­bo­te­nen Finanz­dienst­leis­tun­gen auf.

Es ist daher nun­mehr zu prü­fen, ob die ange­grif­fe­nen Ver­wen­dungs­for­men der roten Far­be unter dem Gesichts­punkt des Bekannt­heits­schut­zes der abs­trak­ten Farb­mar­ke des Klä­gers (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 Mar­kenG), zu unter­sa­gen sind.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG ist es Drit­ten unter­sagt, ohne Zustim­mung des Inha­bers der Mar­ke im geschäft­li­chen Ver­kehr ein mit der Mar­ke iden­ti­sches Zei­chen oder ein ähn­li­ches Zei­chen für Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu benut­zen, die nicht denen ähn­lich sind, für die die Mar­ke Schutz genießt, wenn es sich bei der Mar­ke um eine im Inland bekann­te Mar­ke han­delt und die Benut­zung des Zei­chens die Unter­schei­dungs­kraft oder die Wert­schät­zung der bekann­ten Mar­ke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se aus­nutzt. Die Vor­schrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG ist bei Waren- oder Dienst­leis­tungs­iden­ti­tät oder ähn­lich­keit ent­spre­chend anwend­bar 15. Nach der Recht­spre­chung des Gerichts­hofs der Euro­päi­schen Uni­on ist zur Benut­zung eines Zei­chens für Waren oder Dienst­leis­tun­gen im Sin­ne des Art. 5 Abs. 1 und 2 Mar­ken­RL der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 Mar­kenG umge­setzt wird eine Benut­zung zur Unter­schei­dung die­ser Waren oder Dienst­leis­tun­gen erfor­der­lich, wäh­rend Art. 5 Abs. 5 Mar­ken­RL die Ver­wen­dung eines Zei­chens zu ande­ren Zwe­cken als zur Unter­schei­dung von Waren oder Dienst­leis­tun­gen betrifft 16. Soweit es um den Schutz einer Mar­ke gegen­über der Ver­wen­dung eines Zei­chens zu ande­ren Zwe­cken als der Unter­schei­dung von Waren oder Dienst­leis­tun­gen geht und durch die Benut­zung des Zei­chens die Unter­schei­dungs­kraft oder Wert­schät­zung der Mar­ke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se aus­ge­nutzt oder beein­träch­tigt wird, steht es nach Art. 5 Abs. 5 Mar­ken­RL im Belie­ben der Mit­glied­staa­ten, einen Schutz der bekann­ten Mar­ke vor­zu­se­hen 17. Eine Schutz­lü­cke gegen eine Ver­wen­dung einer bekann­ten Mar­ke als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen kann daher durch eine ent­spre­chen­de Anwen­dung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG geschlos­sen wer­den 18.

Im vor­lie­gen­den Fall kann nach Ansicht des Bun­des­ge­richts­hofs nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, dass es sich bei der Kla­ge­mar­ke um eine im Bereich des Retail-Ban­kings bekann­te Mar­ke im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG han­delt.

Wenn es sich bei der Kla­ge­mar­ke um eine bekann­te Mar­ke han­delt und die Kon­kur­ren­tin den ange­grif­fe­nen roten Farb­ton im Rah­men der Ban­den­wer­bung und der Gestal­tung der Pode­st­rück­wand als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen ver­wen­det hat, kommt ein Unter­las­sungs­an­spruch unter dem Gesichts­punkt des Bekannt­heits­schut­zes in Betracht. Für den Schutz einer bekann­ten Mar­ke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG ist erfor­der­lich, dass die Benut­zung des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens durch den Drit­ten die Funk­ti­on der Mar­ke beein­träch­tigt oder beein­träch­ti­gen kann. Dabei genügt auch die Beein­träch­ti­gung einer ande­ren Funk­ti­on als der Her­kunfts­funk­ti­on 19. Zu den wei­te­ren Funk­tio­nen der Mar­ke gehö­ren unter ande­rem die Gewähr­leis­tung der Qua­li­tät mit ihr gekenn­zeich­ne­ter Ware oder Dienst­leis­tung sowie die Kom­mu­ni­ka­ti­ons, Inves­ti­ti­ons- und Wer­be­funk­ti­on 20.

Dabei ist auch zu beach­ten, dass die Wer­be- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­funk­ti­on einer Mar­ke nicht nur im Rah­men des Pro­dukt- oder Dienst­leis­tungs­ab­sat­zes, son­dern auch bei der Gefähr­dung ihrer gene­rel­len Posi­tio­nie­rung auf dem Markt im Sin­ne eines ein­heit­li­chen, in sich geschlos­se­nen Markt­auf­tritts des Mar­ken­in­ha­bers – auch im Zuge all­ge­mei­ner werb­li­cher Maß­nah­men wie des Spon­so­rings von Sport­ver­an­stal­tun­gen – beein­träch­tigt wer­den kann 21.

Sodann ist im vor­lie­gen­den Fall ein Anspruch aus § 15 Abs. 2 bis 4 Mar­kenG wegen Ver­let­zung eines Geschäfts­ab­zei­chens "Rot 22" (§ 5 Abs. 2 Satz 2 Mar­kenG) 23 zu prü­fen. Hier­zu besteht Ver­an­las­sung, wenn die damit bean­stan­de­ten Ver­let­zungs­hand­lun­gen als Wer­bung des Ver­let­zers ange­se­hen wer­den kön­nen. Für einen Unter­las­sungs­an­spruch aus § 15 Abs. 4 Mar­kenG genügt als rechts­ver­let­zen­de Benut­zung jede kenn­zei­chen­mä­ßi­ge Ver­wen­dung des Kol­li­si­ons­zei­chens; dazu zählt auch sei­ne Ver­wen­dung als Unter­neh­mens­kenn­zei­chen 24.

Die­se auf mar­ken­recht­li­che Ansprü­che gestütz­ten kön­nen nicht mit der Begrün­dung abge­wie­sen wer­den, dass die Ver­let­ze­rin sich bei der Ver­wen­dung der roten Far­be mit Erfolg auf die Schutz­schran­ke des § 23 Nr. 1 Mar­kenG beru­fen kann.

Nach § 23 Nr. 1 Mar­kenG hat der Inha­ber einer Mar­ke oder geschäft­li­chen Bezeich­nung nicht das Recht, einem Drit­ten zu unter­sa­gen, im geschäft­li­chen Ver­kehr des­sen Namen zu benut­zen, sofern die Benut­zung nicht gegen die guten Sit­ten ver­stößt. Die für die Fäl­le der Gleich­na­mig­keit ent­wi­ckel­ten Grund­sät­ze gel­ten ent­spre­chend bei Gleich­ge­wichts­la­gen, die dadurch ent­stan­den sind, dass die Rech­te an ver­wechs­lungs­fä­hi­gen Unter­neh­mens­be­zeich­nun­gen jah­re­lang unbe­an­stan­det neben­ein­an­der bestan­den haben. Auch in der­ar­ti­gen Fäl­len kann der Inha­ber des prio­ri­täts­äl­te­ren Kenn­zei­chen­rechts dem Inha­ber des prio­ri­täts­jün­ge­ren Kenn­zei­chen­rechts die Nut­zung des Zei­chens nicht allein unter Beru­fung auf sei­nen zeit­li­chen Vor­rang unter­sa­gen und damit in des­sen red­lich erwor­be­nen Besitz­stand ein­bre­chen, son­dern muss die Nut­zung des Zei­chens durch den Inha­ber des prio­ri­täts­jün­ge­ren Kenn­zei­chen­rechts trotz bestehen­der Ver­wechs­lungs­ge­fahr grund­sätz­lich dul­den 25.

Die Schutz­schran­ke des § 23 Nr. 1 Mar­kenG greift vor­lie­gend schon des­halb nicht ein, weil die Revi­si­ons­er­wi­de­rung nicht auf­ge­zeigt hat, dass der Ver­let­ze­rin ein Recht im Sin­ne des § 23 Nr. 1 Mar­kenG zusteht. In Betracht kommt inso­weit nur ein Recht an einem Geschäfts­ab­zei­chen nach § 5 Abs. 2 Satz 2 Mar­kenG in Gestalt der roten Far­be. Dass die Ver­let­ze­rin mit die­sem Farb­ton Ver­kehrs­gel­tung im Inland erlangt hat, ist vor­lie­gend gera­de nicht fest­ge­stellt.

Die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se sind es in vie­len Pro­dukt­be­rei­chen und Dienst­leis­tungs­sek­to­ren nicht gewohnt, der Ver­wen­dung einer Far­be in der Wer­bung oder auf einer Waren­ver­pa­ckung ohne Hin­zu­tre­ten von gra­fi­schen Ele­men­ten oder Wort­ele­men­ten einen Her­kunfts­hin­weis zu ent­neh­men, weil eine Far­be als sol­che in der Regel nicht zur Kenn­zeich­nung der Her­kunft aus einem bestimm­ten Unter­neh­men, son­dern nur als Gestal­tungs­mit­tel ver­wen­det wird 26. Eine Aus­nah­me von die­sem Grund­satz kommt aber in Betracht, wenn der Ver­kehr auf­grund von Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten auf dem in Rede ste­hen­den Waren­ge­biet oder Dienst­leis­tungs­sek­tor an die Ver­wen­dung von Far­ben als Kenn­zeich­nungs­mit­tel gewöhnt ist 27 oder wenn die Far­be im Rah­men aller sons­ti­gen Ele­men­te in einer Wei­se her­vor­tritt, dass die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se sie als Pro­dukt­kenn­zei­chen ver­ste­hen 28. Bei der Fra­ge, ob eine Far­be mar­ken­mä­ßig ver­wen­det wird, ist auf die Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten auf dem betref­fen­den Waren- oder Dienst­leis­tungs­sek­tor abzu­stel­len 29. In die Beur­tei­lung, ob ein ange­grif­fe­nes Zei­chen mar­ken­mä­ßig benutzt wird, ist die Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­mar­ke ein­zu­be­zie­hen 30. Der Ver­kehr wird einem iden­ti­schen oder ähn­li­chen Kol­li­si­ons­zei­chen eher eine kenn­zeich­nen­de Funk­ti­on bei­mes­sen, wenn die Kla­ge­mar­ke über eine gestei­ger­te Kenn­zeich­nungs­kraft ver­fügt 31. Eine gestei­ger­te Kenn­zeich­nungs­kraft der Kla­ge­mar­ke ist jedoch nicht unab­ding­ba­re Vor­aus­set­zung für die Annah­me der mar­ken­mä­ßi­gen Ver­wen­dung des Kol­li­si­ons­zei­chens 32.

Eine kenn­zei­chen­mä­ßi­ge Ver­wen­dung der roten Far­be durch die Kon­kur­ren­tin kann danach in Betracht kom­men, wenn die Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten im Bereich des Retail-Ban­kings der­art wären, dass in Far­ben geson­der­te, von den übri­gen Kenn­zeich­nungs­be­stand­tei­len los­ge­lös­te Her­kunfts­hin­wei­se gese­hen wer­den.

Aller­dings ver­neint der Bun­des­ge­richts­hof eine unmit­tel­ba­re Ver­wechs­lungs­ge­fahr der sich gegen­über­ste­hen­den Zei­chen Spar­kas­sen-Rot und San­tan­der-Rot.

Bei der Beur­tei­lung der Zei­chen­ähn­lich­keit ist von dem das Kenn­zei­chen­recht beherr­schen­den Grund­satz aus­zu­ge­hen, dass es auf den jewei­li­gen Gesamt­ein­druck der ein­an­der gegen­über­ste­hen­den Zei­chen ankommt. Dies schließt nicht aus, dass unter Umstän­den ein oder meh­re­re Bestand­tei­le eines zusam­men­ge­setz­ten Zei­chens für den Gesamt­ein­druck prä­gend sein kön­nen, den das Kenn­zei­chen bei den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­sen her­vor­ruft. Wei­ter ist nicht aus­ge­schlos­sen, dass ein Zei­chen, das als Bestand­teil in eine ein­heit­li­che Kom­bi­na­ti­ons­mar­ke auf­ge­nom­men wird, eine selbst­stän­dig kenn­zeich­nen­de Stel­lung behält, ohne dass es das Erschei­nungs­bild der zusam­men­ge­setz­ten Mar­ke domi­niert oder prägt 33.

Die Annah­me eines selbst­stän­di­gen Zweit­kenn­zei­chens kommt in Betracht, wenn der Ver­kehr auf­grund der Bekannt­heit eines Zei­chens oder ent­spre­chen­der Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­hei­ten auf dem ent­spre­chen­den Waren- oder Dienst­leis­tungs­sek­tor dar­an gewöhnt ist, in einem bestimm­ten Gestal­tungs­ele­ment – wie vor­lie­gend in einer Far­be – einen Her­kunfts­hin­weis zu sehen 34. In einem sol­chen Fall ist der Ver­kehr regel­mä­ßig auch dar­an gewöhnt, dass für die betref­fen­den Waren oder Dienst­leis­tun­gen neben der Far­be zusätz­lich ande­re Kenn­zei­chen wie ins­be­son­de­re Wort­zei­chen ver­wen­det wer­den. Er wird die­se Kenn­zeich­nungs­mit­tel des­halb regel­mä­ßig auch dann, wenn sie ihm als Bestand­tei­le eines ein­heit­li­chen Zei­chens ent­ge­gen­tre­ten, als sol­che erken­nen und ihnen jeweils eine eigen­stän­di­ge Kenn­zeich­nungs­funk­ti­on bei­mes­sen 35.

Dies schließt es jedoch nicht aus, dass der Ver­kehr die ver­schie­de­nen Kenn­zei­chen im Ein­zel­fall auf­grund ihrer kon­kre­ten Aus­ge­stal­tung und Anord­nung zuein­an­der als unselbst­stän­di­ge Bestand­tei­le eines ein­heit­li­chen Zei­chens wahr­nimmt 36. Das kann der Fall sein, wenn die ein­zel­nen Ele­men­te nicht räum­lich von­ein­an­der abge­setzt, son­dern in einer Wei­se mit­ein­an­der ver­bun­den sind, die eine Zusam­men­ge­hö­rig­keit als Gesamt­zei­chen doku­men­tiert 37. Die Beur­tei­lung, wie der Ver­kehr ein kon­kre­tes kom­ple­xes Zei­chen wahr­nimmt, liegt im Wesent­li­chen auf tatrich­ter­li­chem Gebiet 38.

Die im Streit­fall zu beur­tei­len­de Ver­wen­dung der roten Far­be unter­schei­det sich von der Farb­ver­wen­dung in dem der Ent­schei­dung "Gel­be Wör­ter­bü­cher" zugrun­de lie­gen­den Sach­ver­halt, bei dem der Bun­des­ge­richts­hof die Far­be "Gelb" auf­grund ihres durch­gän­gi­gen und groß­flä­chi­gen, nicht aus­schließ­lich im räum­li­chen Zusam­men­hang mit den Wort- und Bild­ele­men­ten erfolg­ten Ein­sat­zes als eigen­stän­di­ges Kenn­zei­chen neben den Wort- und Bild­zei­chen ange­se­hen hat; der Bun­des­ge­richts­hof hat des­halb die­se Ele­men­te beim Zei­chen­ver­gleich unbe­rück­sich­tigt gelas­sen und allein auf die sich gegen­über­ste­hen­den Gelb­tö­ne abge­stellt 39. Von einem eigen­stän­di­gen Kenn­zei­chen des roten Farb­tons in dem kom­ple­xen Logo der Bank San­tan­der ist nicht aus­zu­ge­hen.

Sodann bejaht der Bun­des­ge­richts­hof die Gefahr von Ver­wechs­lun­gen im wei­te­ren Sinn:

Eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr im wei­te­ren Sinn unter dem Aspekt des gedank­li­chen Inver­bin­dung­brin­gens kann gege­ben sein, wenn der Ver­kehr zwar die Unter­schie­de zwi­schen den Zei­chen erkennt, wegen ihrer teil­wei­sen Über­ein­stim­mung aber von wirt­schaft­li­chen oder orga­ni­sa­to­ri­schen Zusam­men­hän­gen zwi­schen den Zei­chen­in­ha­bern aus­geht. Eine sol­che Ver­wechs­lungs­ge­fahr kann grund­sätz­lich nur bei Vor­lie­gen beson­de­rer Umstän­de ange­nom­men wer­den. Der Umstand, dass ein Zei­chen geeig­net ist, blo­ße Asso­zia­tio­nen an ein frem­des Kenn­zei­chen her­vor­zu­ru­fen, reicht nicht aus 40. Beson­de­re Umstän­de für die Annah­me wirt­schaft­li­cher oder orga­ni­sa­to­ri­scher Zusam­men­hän­ge lie­gen regel­mä­ßig vor, wenn eine Mar­ke in ein zusam­men­ge­setz­tes Kenn­zei­chen über­nom­men wird und eine selbst­stän­dig kenn­zeich­nen­de Stel­lung bei­be­hält 41. Auch bei Ähn­lich­kei­ten mit einer bekann­ten Mar­ke nimmt der Ver­kehr häu­fig an, zwi­schen den Unter­neh­men, die die Zei­chen benut­zen, lägen wirt­schaft­li­che oder orga­ni­sa­to­ri­sche Ver­bin­dun­gen vor 42.

Auch wenn dem roten Farb­ton inner­halb des San­tan­der-Logos kei­ne selbst­stän­dig kenn­zeich­nen­de Stel­lung zukommt, son­dern dass er Teil eines Kom­bi­na­ti­ons­zei­chens aus drei kenn­zeich­nen­den Ein­zel­ele­men­ten ist, ist eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr im wei­te­ren Sin­ne anzu­neh­men, wenn es sich bei der Kla­ge­mar­ke im Bereich des Retail-Ban­kings um eine bekann­te Mar­ke han­delt.

Für eine rechts­ver­let­zen­de Benut­zung im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG reicht es aus, dass die betei­lig­ten Ver­kehrs­krei­se das Kol­li­si­ons­zei­chen wegen der Ähn­lich­keit der Zei­chen gedank­lich mit der bekann­ten Mar­ke ver­knüp­fen 43. Die Fra­ge, ob eine gedank­li­che Ver­knüp­fung vor­liegt, ist unter Berück­sich­ti­gung aller rele­van­ten Umstän­de des kon­kre­ten Falls zu beur­tei­len, zu denen der Grad der Ähn­lich­keit der ein­an­der gegen­über­ste­hen­den Zei­chen, die Art der frag­li­chen Waren und Dienst­leis­tun­gen ein­schließ­lich des Grads ihrer Nähe, das Aus­maß der Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke, ihre ori­gi­nä­re oder durch Benut­zung erwor­be­ne Unter­schei­dungs­kraft und das Bestehen von Ver­wechs­lungs­ge­fahr zäh­len 44.

Von einer Beein­träch­ti­gung der Unter­schei­dungs­kraft der älte­ren Mar­ke ist aus­zu­ge­hen, wenn deren Eig­nung, als Hin­weis auf die Her­kunft der Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu wir­ken, für die sie ein­ge­tra­gen ist und benutzt wird, dadurch geschwächt wird, dass die Benut­zung des jün­ge­ren Zei­chens die Iden­ti­tät der älte­ren Mar­ke und deren Bekannt­heit beim Publi­kum auf­löst. Das ist der Fall, wenn sich das wirt­schaft­li­che Ver­hal­ten des Durch­schnitts­ver­brau­chers der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, für die die älte­re Mar­ke ein­ge­tra­gen ist, infol­ge der Benut­zung des jün­ge­ren Zei­chens ändert oder wenn jeden­falls die Gefahr einer künf­ti­gen Ände­rung des Ver­hal­tens besteht 45. Die Fra­ge, ob eine Beein­träch­ti­gung der Unter­schei­dungs­kraft der älte­ren Mar­ke vor­liegt oder zu befürch­ten ist, ist auf Grund einer umfas­sen­den Wür­di­gung der rele­van­ten Umstän­de des kon­kre­ten Falls zu beur­tei­len. Dazu rech­nen auch das Aus­maß der Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke, die Fra­ge, ob die gegen­über­ste­hen­den Waren oder Dienst­leis­tun­gen unähn­lich, ähn­lich oder iden­tisch sind, und der Grad der Ähn­lich­keit der kol­li­die­ren­den Zei­chen. Eine Beein­träch­ti­gung der Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Mar­ke kann bereits vor­lie­gen, wenn die Wer­bung dem Publi­kum sug­ge­riert, dass zwi­schen dem Wer­ben­den und dem Mar­ken­in­ha­ber eine wirt­schaft­li­che Ver­bin­dung besteht 46.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 23. Sep­tem­ber 2015 – I ZR 78/​14

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 20.03.2003 C291/​00, Slg. 2003, I2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 51 und 54 LTJ-Dif­fu­si­on [Arthur/​Arthur et Féli­cie]; Urteil vom 25.03.2010 C278/​08, Slg. 2010, I2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 27 BergSpechte/trekking.at Rei­sen; Urteil vom 08.07.2010 C558/​08, Slg. 2010, I6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 Portakabin/​Primakabin; BGH, Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 188/​13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 Uhren­an­kauf im Inter­net[]
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 12.07.2008 – C533/​06, Slg. 2008, I4321 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 und 67 – O2/​Hutchison; Ingerl/​Rohnke aaO § 14 Rn. 826; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 174[]
  3. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 8 Rn. 590, § 26 Rn.201[]
  4. vgl. zu Art. 5 Buchst. b Mar­ken­RL EuGH, Urteil vom 18.06.2009 C‑487/​07, Slg. 2009, I‑5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 f. L´Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Scho­ko­la­de; BGH, Urteil vom 22.09.2005 – I ZR 188/​02, BGHZ 164, 139, 145 Den­ta­le Abform­mas­se; Urteil vom 09.02.2012 – I ZR 100/​10, GRUR 2012, 1040 Rn. 16 = WRP 2012, 1241 – pjur/​pure[]
  5. vgl. BGH, Urteil vom 24.11.2011 – I ZR 175/​09, GRUR 2012, 618 Rn. 21 = WRP 2012, 813 – Medu­sa; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 16 pjur/​pure[]
  6. vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 67 – O2/​Hutchison; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn.19 – pjur/​pure[]
  7. vgl. EuGH, Urteil vom 11.09.2007 C17/​06, Slg. 2007, I7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 und 23 Céli­ne; BGH, Urteil vom 13.09.2007 – I ZR 33/​05, GRUR 2008, 254 Rn. 22 f. = WRP 2008, 236 THE HOME STORE; Urteil vom 18.12 2008 – I ZR 200/​06, GRUR 2009, 772 Rn. 48 = WRP 2009, 971 – Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; Urteil vom 12.05.2011 – I ZR 20/​10, GRUR 2011, 1140 Rn. 17 = WRP 2011, 1606 Schaum­stoff Lüb­ke; Urteil vom 19.04.2012 – I ZR 86/​10, GRUR 2012, 1145 Rn. 29 = WRP 2012, 1392 Peli­kan; Urteil vom 05.03.2015 – I ZR 161/​13, GRUR 2015, 1004 Rn. 53 = WRP 2015, 1219 – IPS/​ISP[]
  8. vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te; GRUR 2015, 1004 Rn. 53 – IPS/​ISP[]
  9. vgl. EuGH, Urteil vom 23.03.2010 – C236/​08 bis C238/​08, Slg. 2010, I2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 60 – Goog­le und Goog­le Fran­ce; Urteil vom 12.07.2011 – C324/​09, Slg. 2011, I6011 = GRUR 2011, 1025 Rn. 91 L´Oréal/eBay; Hacker in Ströbele/​Hacker aaO § 14 Rn. 80[]
  10. vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Mar­ken­RL: EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 23 Céli­ne; BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 27 – Metro­sex[]
  11. vgl. zu Domain­na­men: BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/​06, GRUR 2009, 1055 Rn. 59 = WRP 2009, 1533 – airdsl; Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 135/​10, GRUR 2012, 832 Rn.19 = WRP 2012, 940 – ZAPPA; zu § 26 Mar­kenG BGH, Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/​04, GRUR 2008, 616 Rn. 13 = WRP 2008, 802 – AKZENTA; Beschluss vom 29.07.2009 – I ZB 83/​08, GRUR 2010, 270 Rn. 17 = WRP 2010, 269 – ATOZ III[]
  12. vgl. Ingerl/​Rohnke aaO § 14 Rn. 121; Hacker in Ströbele/​Hacker aaO § 14 Rn. 76[]
  13. vgl. BGH, Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/​05, GRUR 2009, 60 Rn. 42, 44 und 46 = WRP 2008, 1544[]
  14. vgl. EuG, GRUR Int.2007, 327 Rn. 61 f. – TDK/​TDK[]
  15. vgl. BGH, Urteil vom 30.10.2003 – I ZR 236/​97, GRUR 2004, 235, 239 = WRP 2004, 360 – Davi­doff II; Urteil vom 17.08.2011 – I ZR 108/​09, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 = WRP 2011, 1454 – TÜV II[]
  16. vgl. EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 21 Céli­ne[]
  17. vgl. EuGH, Urteil vom 21.11.2002 C23/​01, Slg. 2002, I10913 = GRUR 2003, 143 Rn. 36 Robelco/​Robeco[]
  18. vgl. Büscher, Fest­schrift Ull­mann, 2006, S. 129, 151 und in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 143 und 511; offen gelas­sen in BGH, Urteil vom 03.02.2005 – I ZR 159/​02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 – Lila-Post­kar­te[]
  19. vgl. Fezer aaO § 14 Rn. 78; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 130[]
  20. vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L´Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 77 – Goog­le und Goog­le Fran­ce; BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 33/​10, GRUR 2011, 1135 Rn. 11 = WRP 2011, 1602 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE[]
  21. vgl. Ingerl/​Rohnke aaO § 14 Rn. 301; Völker/​Elskamp, WRP 2010, 64, 69 f.; aA Hacker in Ströbele/​Hacker aaO § 14 Rn. 149[]
  22. HKS 13[]
  23. vgl. BGH, Urteil vom 16.12 2004 – I ZR 177/​02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 Räu­cher­ka­te[]
  24. vgl. BGH, Urteil vom 12.07.1995 – I ZR 140/​93, BGHZ 130, 276, 283 – Tor­res; Urteil vom 19.02.2009 – I ZR 135/​06, GRUR 2009, 685 Rn.20 = WRP 2009, 803 – ahd.de[]
  25. BGH, Urteil vom 02.10.2012 – I ZR 82/​11, GRUR 2013, 68 Rn. 40 = WRP 2013, 785 – Völkl[]
  26. vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 – Liber­tel; BGHZ 164, 139, 145 – Den­ta­le Abform­mas­se; Beschluss vom 19.11.2009 – I ZB 76/​08, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. = WRP 2010, 888 – Far­be gelb; Beschluss vom 09.07.2015 – I ZB 65/​13, GRUR 2015, 1012 Rn. 24 = WRP 2015, 1108 Nivea-Blau[]
  27. vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 – Far­be gelb[]
  28. vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Scho­ko­la­de; GRUR 2014, 1101 Rn. 23 Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  29. vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn.20 DDR-Logo; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 82/​0820 – CCCP; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 27 Gel­be Wör­ter­bü­cher; GRUR 2015, 1012 Rn. 24 Nivea-Blau[]
  30. vgl. BGH, Urteil vom 06.07.2000 – I ZR 21/​98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 Drei-Strei­fen-Kenn­zeich­nung; Urteil vom 30.04.2008 – I ZR 123/​05, GRUR 2008, 793 Rn. 18 = WRP 2008, 1196 – Ril­len­kof­fer[]
  31. vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 429 – Lila-Scho­ko­la­de; BGHZ 164, 139, 146 – Den­ta­le Abform­mas­se; vgl. auch Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 139 f.[]
  32. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 29 Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  33. vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2005 – C120/​04, Slg. 2005, I8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22.07.2004 – I ZR 204/​01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 – Mus­tang; Urteil vom 03.04.2008 – I ZR 49/​05, GRUR 2008, 1002 Rn. 33 = WRP 2008, 1434 – Schuh­park; Urteil vom 02.02.2012 – I ZR 50/​11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 – Bogner B/​Barbie B; BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 54 – Gel­be Wör­ter­bü­cher[]
  34. vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 174 f. – Marl­bo­ro-Dach; GRUR 2005, 427, 429 Lila-Scho­ko­la­de[]
  35. vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 174 f. – Marl­bo­ro-Dach; für Form­zei­chen BGH, Urteil vom 25.10.2007 – I ZR 18/​05, GRUR 2008, 505 Rn. 23 = WRP 2008, 797 – TU- C‑Salzcracker; Kochen­dör­fer, GRUR 2010, 195, 199 f.[]
  36. vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 174 f. – Marl­bo­ro-Dach; GRUR 2008, 505 Rn. 23 – TU- C‑Salzcracker; Kochen­dör­fer, GRUR 2010, 195, 199[]
  37. vgl. BGH, Urteil vom 28.06.2007 – I ZR 132/​04, GRUR 2008, 258 Rn. 30 = WRP 2009, 232 – INTERCONNECT/​T‑InterConnect; Kochen­dör­fer, GRUR 2010, 195, 198[]
  38. vgl. BGH, GRUR 2002, 171, 175 – Marl­bo­ro-Dach[]
  39. vgl. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 32, 53 und 55[]
  40. vgl. BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 37 airdsl; BGH, Urteil vom 11.04.2013 – I ZR 214/​11, GRUR 2013, 1239 Rn. 45 = WRP 2013, 1601 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[]
  41. vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 – INTERCONNECT/​T‑InterConnect; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 488[]
  42. vgl. BGH, Urteil vom 16.11.2000 – I ZR 34/​98, GRUR 2001, 507, 509 = WRP 2001, 694 EVIAN/​REVIAN; Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/​06, GRUR 2009, 484 Rn. 80 = WRP 2009, 616 – METROBUS; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 47 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[]
  43. vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 36 – L´Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Post­kar­te; GRUR 2011, 1043 Rn. 54 – TÜV II[]
  44. vgl. EuGH, Urteil vom 27.11.2008 – C252/​07, Slg. 2008, I8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/​CPM; BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 TÜV II[]
  45. vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 76 f. – Intel/​CPM; GRUR 2009, 756 Rn. 39 – L´Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 60 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[]
  46. vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 83 f. – Goog­le und Goog­le Fran­ce; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 61 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[]