Lizenz­ver­trag zur Mar­ken­nut­zung – und der Nach­weis sei­nes Abschlus­ses im kauf­män­ni­schen Geschäfts­ver­kehr

Der Nach­weis des Abschlus­ses eines Lizenz­ver­tra­ges im kauf­män­ni­schen Geschäfts­ver­kehr kann in der Regel nur durch Vor­la­ge einer schrift­li­chen Doku­men­ta­ti­on des Ver­trags­schlus­ses erbracht wer­den1.

Lizenz­ver­trag zur Mar­ken­nut­zung – und der Nach­weis sei­nes Abschlus­ses im kauf­män­ni­schen Geschäfts­ver­kehr

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs kann sich ein Lizenz­neh­mer nach Been­di­gung eines Lizenz- oder Gestat­tungs­ver­trags dem Lizenz­ge­ber gegen­über nicht dar­auf beru­fen, wäh­rend der Lauf­zeit des Lizenz- oder Gestat­tungs­ver­trags eige­ne Kenn­zei­chen­rech­te an dem lizen­zier­ten Zei­chen erwor­ben zu haben2. Dage­gen genügt eine kon­klu­den­te Gestat­tung der Benut­zung eines Zei­chens nicht, um die Ent­ste­hung eines Kenn­zei­chen­rechts des Gestat­tungs­emp­fän­gers im Ver­hält­nis zum Gestat­ten­den aus­zu­schlie­ßen3. Beruft sich der Nut­zer eines Zei­chens gegen­über dem Inha­ber des Zei­chen­rechts auf die Ent­ste­hung eines eige­nen Rechts am Zei­chen, muss der Inha­ber des Zei­chen­rechts daher den Nach­weis füh­ren, dass zwi­schen ihm und dem Nut­zer des Zei­chens ein Gestat­tungs- oder Lizenz­ver­trag bestand. An die­sen Nach­weis sind, wie der Bun­des­ge­richts­hof in der Ent­schei­dung „Bau­mann” aus­ge­führt hat, kei­ne gerin­gen Anfor­de­run­gen zu stel­len. Wegen der beson­de­ren Bedeu­tung, die das Zustan­de­kom­men eines ent­spre­chen­den Ver­trags im Hin­blick auf die Fra­ge hat, ob zuguns­ten des Gestat­tungs­emp­fän­gers oder Lizenz­neh­mers eige­ne Kenn­zei­chen­rech­te im Ver­hält­nis zum Gestat­ten­den oder Lizenz­ge­ber ent­ste­hen, wird im kauf­män­ni­schen Geschäfts­ver­kehr im Regel­fall eine Doku­men­ta­ti­on des Ver­trags­schlus­ses erfol­gen. Fehlt eine ent­spre­chen­de Doku­men­ta­ti­on, wird in der Regel davon aus­zu­ge­hen sein, dass kein über eine kon­klu­den­te Gestat­tung hin­aus­ge­hen­der Abschluss eines Gestat­tungs- oder Lizenz­ver­trags vor­liegt4.

Die vom Bun­des­ge­richts­hof in der Ent­schei­dung „Bau­mann” gestell­ten Anfor­de­run­gen an den Nach­weis des Abschlus­ses eines Lizenz­ver­tra­ges gel­ten für alle Fäl­le des kauf­män­ni­schen Geschäfts­ver­kehrs, in denen in der Regel eine Doku­men­ta­ti­on des Ver­trags­schlus­ses erfolgt. Sie betref­fen nicht nur den vom Zei­chen­in­ha­ber zu füh­ren­den Nach­weis für das Bestehen eines Lizenz­ver­tra­ges mit dem Zei­chen­nut­zer, wenn Letz­te­rer sich auf den Erwerb von eige­nen Rech­ten am Zei­chen beruft. Viel­mehr gel­ten sie auch für den – hier in Rede ste­hen­den – Fall des vom Zei­chen­nut­zer zu erbrin­gen­den Nach­wei­ses einer Zustim­mung des Zei­chen­in­ha­bers zur Zei­chen­nut­zung. Die Anfor­de­run­gen an den Nach­weis hän­gen nicht davon ab, wer Begüns­tig­ter des Abschlus­ses eines Lizenz­ver­tra­ges ist.

Dabei kann der Nach­weis des Abschlus­ses eines Lizenz­ver­tra­ges in die­sen Fäl­len aller­dings nicht nur durch Vor­la­ge eines (schrift­li­chen) Lizenz­ver­tra­ges erbracht wer­den. Viel­mehr genügt im All­ge­mei­nen die Vor­la­ge einer (schrift­li­chen) Doku­men­ta­ti­on des Ver­trags­schlus­ses.

Das Erfor­der­nis der Vor­la­ge eines schrift­li­chen Lizenz­ver­tra­ges zum Nach­weis des Abschlus­ses eines Lizenz­ver­trags folgt auch nicht dar­aus, dass Ver­ein­ba­run­gen zwi­schen kon­zern­ver­bun­de­nen Unter­neh­men aus steu­er­li­chen Grün­den einer kla­ren und von vorn­her­ein abge­schlos­se­nen Ver­ein­ba­rung bedür­fen.

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­fi­nanz­hofs ist bei Leis­tun­gen einer Kapi­tal­ge­sell­schaft an oder im Inter­es­se einer ihrem beherr­schen­den Gesell­schaf­ter nahe­ste­hen­den Per­son das Feh­len einer kla­ren und von vorn­her­ein abge­schlos­se­nen Ver­ein­ba­rung ein Indiz für eine ver­deck­te Gewinn­aus­schüt­tung5.

Es kommt nicht dar­auf an, ob danach in der Ertei­lung einer unent­gelt­li­chen Lizenz eine ver­deck­te Gewinn­aus­schüt­tung zu sehen wäre, weil kein schrift­li­cher Lizenz­ver­trag vor­liegt. Auch dann könn­te aus dem Feh­len einer schrift­li­chen Ver­ein­ba­rung nicht dar­auf geschlos­sen wer­den, dass die Toch­ter­ge­sell­schaft als Mar­ken­in­ha­be­rin der Mut­ter­ge­sell­schaft die Nut­zung der Mar­ke ledig­lich kon­klu­dent gestat­tet hat. Es gibt im vor­lie­gen­den Fall kei­nen Anhalts­punkt dafür, dass die bei­den Kon­zern­ge­sell­schaf­ten wegen der­ar­ti­ger steu­er­li­cher Erwä­gun­gen vom Abschluss eines Lizenz­ver­trags abge­se­hen haben könn­ten. Erst recht folgt aus die­sen steu­er­li­chen Über­le­gun­gen nicht, dass ein Zei­chen­nut­zer die von ihm behaup­te­te Zustim­mung des Mar­ken­in­ha­bers zur Zei­chen­nut­zung nur durch Vor­la­ge des schrift­li­chen Lizenz­ver­trags nach­wei­sen kann.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 21. Okto­ber 2015 – I ZR 173/​14

  1. Fort­füh­rung von BGH, Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 93/​12, GRUR 2013, 1150 Rn. 51 = WRP 2013, 1473 – Bau­mann
  2. BGH, Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 93/​12, GRUR 2013, 1150 Rn. 44 = WRP 2013, 1473 – Bau­mann, mwN
  3. vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 50 – Bau­mann
  4. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 51 – Bau­mann
  5. BFH, Urteil vom 04.12 1996 – I R 54/​95, NJW 1997, 2004, 2006