Nochmals: Die Kosten des Patentanwalts

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.

Nochmals: Die Kosten des Patentanwalts

Zu den Kennzeichenstreitsachen im Sinne des § 140 Abs. 1 MarkenG zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird.

Nach § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Bei Kennzeichenstreitsachen handelt es sich um alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der im Markengesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (§ 140 Abs. 1 MarkenG). Zu den Klagen im Sinne dieser Bestimmung zählen auch Verfahren der einstweiligen Verfügung1.

Hinsichtlich der durch die Mitwirklung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat2.

Auch ist die für gerichtliche Patentanwaltskosten geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG auf außergerichtliche Patentanwaltskosten nicht entsprechend anwendbar.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass sich der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht die Wertung des Gesetzes entnehmen lässt, dass auch die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ohne Prüfung der Erforderlichkeit immer zu erstatten sind, sofern ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte zur Folge, dass in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten wären als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund3.

Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind – anders als das Berufungsgericht gemeint hat – auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen4.

Der Bundesgerichtshof hat für den Fall, dass neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt hat, entschieden, dass die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden kann, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören5.

Diese Grundsätze gelten nicht nur für den Fall der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Rechtsverfolgung einer Markenverletzung im Wege der Abmahnung, sondern auch für den – hier gegebenen – Fall der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Rechtsverteidigung zur Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Es gibt keinen Grund, die beiden Fallgestaltungen unterschiedlich zu beurteilen. Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten daher nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Auch bei komplexen und bedeutsamen Angelegenheiten muss die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts jedenfalls bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise nicht als erforderlich erachtet werden. Bei einer komplexen Angelegenheit, bei der es auf unterschiedlichste tatsächliche und rechtliche Fragestellungen ankommen könne, vermöge der Geschädigte zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht vorauszusehen, ob im Laufe der möglicherweise durch drei Instanzen und über viele Jahre hinweg geführten Auseinandersetzung typische patentanwaltliche Tätigkeiten erforderlich seien. Hinzu komme, dass bei komplexen Streitigkeiten typische patentanwaltliche Tätigkeiten, wie etwa Recherchen zum Registerstand, auch außerhalb der eigentlichen zeichenrechtlichen Problematik relevant werden könnten, etwa wenn im Rahmen von Vergleichsverhandlungen zu prüfen sei, ob sich die Parteien auf eine von beiden Seiten als zulässig erachtete Zeichenform einigen könnten. Außerdem sei der Ausgang der Auseinandersetzung für die Klägerin von weitreichender und über den konkreten Fall weit hinausgehender Bedeutung gewesen. Auch deshalb sei sie nicht im Kosteninteresse der Beklagten gehalten gewesen, auf eine zweite Meinung zu verzichten.

Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden. Das ist schon deshalb nicht möglich, weil sich die Frage, ob eine Angelegenheit komplex oder bedeutsam ist und die außergerichtliche Einschaltung nicht nur eines Rechtsanwalts, sondern auch eines Patentanwalts erfordert, einer typisierenden und generalisierenden Betrachtungsweise entzieht. Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt außergerichtlich in einer Kennzeichenrechtssache mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten daher nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts im konkreten Fall erforderlich war.

Im vorliegend vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hat die Klägerin nicht konkret vorgetragen, warum es erforderlich war, für die abgerechneten Tätigkeiten neben einem Rechtsanwalt zusätzlich einen Patentanwalt einzuschalten. Insbesondere ist weder festgestellt noch vorgetragen, dass Recherchen zum Registerstand durchgeführt wurden und notwendig waren.

Ohne Belang ist insoweit für den Bundesgerichtshof auch, dass es sich um eine zeichenrechtliche Auseinandersetzung zwischen zwei Großunternehmen gehandelt hat, die von beiden Seiten mit hohem Aufwand geführt wurde. Dieser Umstand lässt für sich genommen nicht auf die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt schließen. Eine die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts erfordernde Komplexität des Falles ergibt sich auch nicht daraus, dass die Entscheidungen der Gerichte im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes einerseits und im Hauptsacheverfahren andererseits voneinander abweichen. Die Klägerin war ferner nicht daran gehindert, die zweite Meinung eines Patentanwalts zu der aus ihrer Sicht bedeutsamen Angelegenheit einzuholen. Sie ist lediglich nicht dazu berechtigt, von der Beklagten die Erstattung der Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit dieses Patentanwalts zu verlangen, ohne deren Erforderlichkeit darzulegen und nachzuweisen.

Der Klägerin steht ein Kostenerstattungsanspruch auch nicht deshalb zu, weil zum Zeitpunkt der Beauftragung im Jahr 2007 die Einschaltung eines Patentanwalts unter den Umständen des Streitfalls die absolute Regel gewesen sei und sie deshalb auf eine Kostenerstattung habe vertrauen dürfen6.

Der Schädiger hat nicht alle durch das Schadensereignis adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten zu ersetzen, sondern nur solche Kosten, die aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich waren7. Es gibt keinen Grund für die Annahme, ein Anerkenntnisurteil begründe eine von diesem Grundsatz abweichende, strengere Haftung der Beklagten. Da die Klägerin im hier entschiedenen Fall nicht dargelegt hat, dass die außergerichtlichen Kosten des Patentanwalts erforderlich waren, kann sie deren Erstattung daher auch nicht aufgrund des in der Hauptsache Anerkenntnisurteils verlangen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 21. Dezember 2011 – I ZR 196/10

  1. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2009, 79; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, § 140 Rn. 6; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 9; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 7, jeweils mwN; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 13[]
  2. vgl. BGH, Urteil vom 03.04.2003 – I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 = WRP 2003, 755 – Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 – Kosten des Patentanwalts II[]
  3. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 1619 – Kosten des Patentanwalts II, mwN[]
  4. BGH, GRUR 2011, 754 Rn.2023 – Kosten des Patentanwalts II, mwN[]
  5. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 2433 – Kosten des Patentanwalts II[]
  6. vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 36 f. – Kosten des Patentanwalts II[]
  7. BGH, Urteil vom 08.11.1994 – VI ZR 3/94, BGHZ 127, 348, 352; Urteil vom 06.05.2004 – I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 f. = WRP 2004, 903 – Selbstauftrag[]