Die bösgläubige Markenanmeldung

Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende Anwendung.

Die bösgläubige Markenanmeldung

Die Rückwirkung der Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der Klagemarken ergibt sich aus einer analogen Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den im Markengesetz nicht geregelten außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG gelten die Wirkungen der Eintragung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG unterfallen die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§ 51, 55 MarkenG). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besonderer Antrag ist hierzu anders als bei der Löschungsklage wegen Verfalls nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht erforderlich.

Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG, auf den § 52 Abs. 2 MarkenG unmittelbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände entsprechen sich1. Mit ihnen sollen rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig angemeldete Marken zur Löschung gebracht werden2. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 Buchst. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12.03.20043 ist die bösgläubige Anmeldung einer Marke seit dem 1.06.2004 nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Dadurch soll das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden4. Daraus ergibt sich, dass der bösgläubig handelnde Markenanmelder es grundsätzlich hinnehmen muss, aus seiner Marke von Anfang an keine positiven Rechtswirkungen herleiten zu können. Für das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 52 Abs. 2 MarkenG. Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch trotz gleicher Interessenlage. Diese Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG zu schließen. Dadurch wird der aus einer bösgläubig angemeldeten Marke in einem Verletzungsprozess in Anspruch Genommene in die Lage versetzt, nicht ein gesondertes Nichtigkeitsverfahren anstrengen zu müssen, sondern in demselben Verfahren im Wege der Widerklage den Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung geltend machen zu können. Eine entsprechende Wahlmöglichkeit besteht ebenfalls nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV für die Gemeinschaftsmarke.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 30. Januar 2014 – I ZR 107/10

  1. vgl. BGH, Beschluss vom 20.05.2009 – I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 16 = WRP 2009, 1104 Schuhverzierung[]
  2. vgl. BGH, Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 Ivadal; BGH, GRUR 2009, 992 Rn. 16 Schuhverzierung; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drs. 12/6581, S. 95[]
  3. BGBl. I 2004, 390[]
  4. BGH, Beschluss vom 24.06.2010 – I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 LIMES LOGISTIK; Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drs. 15/1075, S. 67[]