Mar­ken­an­mel­dung als Mar­ken­ver­let­zung – und die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr

Die durch eine Mar­ken­an­mel­dung begrün­de­te Erst­be­ge­hungs­ge­fahr ent­fällt nicht schon dann, wenn gegen die Zurück­wei­sung der Mar­ken­an­mel­dung durch das Deut­sche Patent- und Mar­ken­amt kei­ne Beschwer­de ein­ge­legt wird.

Mar­ken­an­mel­dung als Mar­ken­ver­let­zung – und die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr

Auf­grund der Anmel­dung eines Zei­chens als Mar­ke ist im Regel­fall zu ver­mu­ten, dass eine Benut­zung des Zei­chens für die ein­ge­tra­ge­nen Waren oder Dienst­leis­tun­gen in naher Zukunft bevor­steht, wenn kei­ne kon­kre­ten Umstän­de vor­lie­gen, die gegen eine sol­che Benut­zungs­ab­sicht spre­chen 1.

In die­sem Zusam­men­hang kommt es nicht auf die Moti­va­ti­on des Anmel­ders bei der Mar­ken­an­mel­dung an. Des­halb ist es uner­heb­lich, ob es der Beklag­ten mit der Anmel­dung der Mar­ken allein dar­um ging, von den Regis­ter­in­stan­zen eine Bestä­ti­gung für eine feh­len­de Unter­schei­dungs­kraft der ange­mel­de­ten Zei­chen zu erhal­ten. Dies sagt nichts dar­über aus, ob der Mar­ken­an­mel­der nach Zurück­wei­sung der Mar­ken­an­mel­dung die Zei­chen im Inland benut­zen wird.

Ein auf­grund einer Mar­ken­an­mel­dung oder ein­tra­gung begrün­de­ter vor­beu­gen­der Unter­las­sungs­an­spruch erlischt, wenn die Bege­hungs­ge­fahr weg­fällt. Dabei sind an die Besei­ti­gung der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr grund­sätz­lich weni­ger stren­ge Anfor­de­run­gen zu stel­len als an den Fort­fall der durch eine Ver­let­zungs­hand­lung begrün­de­ten Gefahr der Wie­der­ho­lung des Ver­hal­tens in der Zukunft 2. Anders als für die durch eine Ver­let­zungs­hand­lung begrün­de­te Wie­der­ho­lungs­ge­fahr besteht für den Fort­be­stand der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr kei­ne Ver­mu­tung 3. Für die Besei­ti­gung der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr genügt daher grund­sätz­lich ein "actus con­tra­ri­us", also ein der Begrün­dungs­hand­lung ent­ge­gen­ge­setz­tes Ver­hal­ten 4.

Nach die­sen Grund­sät­zen ist die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr nicht ent­fal­len. Bei der blo­ßen Nicht­ein­le­gung von Rechts­mit­teln fehlt es an einem für den Fort­fall der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr aus­rei­chen­den ent­ge­gen­ge­setz­ten Ver­hal­ten.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat zwar ent­schie­den, dass die Rück­nah­me der Mar­ken­an­mel­dung oder ein Ver­zicht auf die Ein­tra­gung der Mar­ke regel­mä­ßig zum Fort­fall der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr führt 5. Die­se Fäl­le sind aber mit dem Streit­fall nicht ver­gleich­bar, weil jeweils eine bewuss­te, auf die Erzie­lung einer bestimm­ten Rechts­wir­kung gerich­te­te Hand­lung des Anmel­ders nach außen vor­liegt, die der Annah­me ent­ge­gen­steht, er wer­de die ange­mel­de­ten Zei­chen nut­zen.

Der Annah­me einer fort­be­stehen­den Erst­be­ge­hungs­ge­fahr bei blo­ßer Nicht­ein­le­gung eines Rechts­mit­tels steht auch nicht ent­ge­gen, dass die Erst­be­ge­hungs­ge­fahr auch dann ent­fällt, wenn die Anmel­dung auf­grund einer unter­blie­be­nen Zah­lung der Anmel­de­ge­büh­ren gemäß § 64a Mar­kenG, § 6 Abs. 2 Pat­KostG kraft Geset­zes als zurück­ge­nom­men gilt 6. In die­sem Fall wird eine bewuss­te Hand­lung und damit auch die ent­spre­chen­de Rechts­wir­kung vom Gesetz fin­giert. Eine sol­che Fik­ti­on gibt es bei der Nicht­ein­le­gung eines Rechts­mit­tels nicht.

Ein der Anmel­dung ent­ge­gen­ge­setz­tes Ver­hal­ten kann in einem schlich­ten Untä­tig­blei­ben wie es in der unter­blie­be­nen Ein­le­gung eines Rechts­mit­tels liegt nicht gese­hen wer­den.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 22. Janu­ar 2014 – I ZR 71/​12

  1. BGH, Urteil vom 13.03.2008 – I ZR 151/​05, GRUR 2008, 912 Rn. 30 = WRP 2008, 1353 Metro­sex; Urteil vom 14.01.2010 – I ZR 92/​08, GRUR 2010, 838 Rn. 24 = WRP 2010, 1043 DDR-Logo[]
  2. vgl. BGH, Urteil vom 11.07.1991 – I ZR 31/​90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP 1991, 719 – Topf­gu­cker­Scheck; Urteil vom 31.05.2001 – I ZR 106/​99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 Berüh­mungs­auf­ga­be; GRUR 2010, 838 Rn. 27 DDR-Logo[]
  3. vgl. BGH, Urteil vom 23.02.1989 – I ZR 18/​87, GRUR 1989, 432, 434 = WRP 1989, 496 Kachel­ofen­bau­er I[]
  4. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 Metro­sex; vgl. dazu Born­kamm in Köhler/​Bornkamm, UWG, 32. Aufl., § 8 Rn.01.26 ff.[]
  5. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 30 Metro­sex; Urteil vom 04.12 2008 – I ZR 94/​06, GRUR-RR 2009, 299 Rn. 12[]
  6. vgl. BGH, GRUR 2010, 838 Rn. 29 f. DDR-Logo[]