Mar­ken­ver­let­zung – und die spä­ter für nich­tig erklär­te Gemein­schafts­mar­ke

Eine Ver­let­zungs­hand­lung, die wäh­rend der Gel­tung einer spä­ter für nich­tig erklär­ten Gemein­schafts­mar­ke und noch vor der Ein­tra­gung der aus der Gemein­schafts­mar­ke im Wege der Umwand­lung gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b EGV 207/​2009 her­vor­ge­gan­ge­nen deut­schen Kla­ge­mar­ke statt­ge­fun­den hat, löst weder Ansprü­che wegen Ver­let­zung der gemäß Art. 55 Abs. 2 EGV 207/​2009 mit Wir­kung ex tunc für nich­tig erklär­ten Gemein­schafts­mar­ke noch Ansprü­che nach dem Mar­ken­ge­setz wegen Ver­let­zung der zu die­sem Zeit­punkt noch nicht ein­ge­tra­ge­nen deut­schen Kla­ge­mar­ke aus.

Mar­ken­ver­let­zung – und die spä­ter für nich­tig erklär­te Gemein­schafts­mar­ke

Scha­dens­er­satz wegen Mar­ken­ver­let­zung[↑]

Der Mar­ken­in­ha­be­rin ste­hen kei­ne auf die Ver­let­zung der Kla­ge­mar­ke gestütz­ten Ansprü­che auf Scha­dens­er­satz (§ 14 Abs. 6 Mar­kenG), Ver­nich­tung (§ 18 Abs. 1 Mar­kenG), Aus­kunfts­er­tei­lung (§ 242 BGB) und Erstat­tung der Abmahn­kos­ten (§ 14 Abs. 6 Mar­kenG, § 683 Satz 1, §§ 677, 670 BGB) zu. Es fehlt an einer für die­se Ansprü­che erfor­der­li­chen Ver­let­zung der Kla­ge­mar­ke durch die Mar­ken­ver­let­ze­rin.

Im Streit­fall besteht die Beson­der­heit, dass die von der Mar­ken­in­ha­be­rin zur Begrün­dung der auf Scha­dens­er­satz, Aus­kunft, Ver­nich­tung und Erstat­tung der Abmahn­kos­ten gerich­te­ten Annexan­trä­ge gel­tend gemach­te Ver­let­zungs­hand­lung im Mai 2008 und damit zwar wäh­rend der Gel­tung der erst spä­ter (23.11.2011) durch rechts­kräf­ti­ge Ent­schei­dung des Gerichts der Euro­päi­schen Uni­on im Hin­blick auf die in Rede ste­hen­de Ware „Tele­fo­ne“ mit Wir­kung ex tunc gelösch­ten Gemein­schafts­mar­ke Nr. 003603883 statt­ge­fun­den hat, aber noch vor der am 9.07.2012 erfolg­ten Ein­tra­gung der aus der Gemein­schafts­mar­ke im Wege der Umwand­lung her­vor­ge­gan­ge­nen natio­na­len Kla­ge­mar­ke.

In einer sol­chen Kon­stel­la­ti­on bestehen weder Ansprü­che wegen Ver­let­zung der Gemein­schafts­mar­ke noch Ansprü­che wegen Ver­let­zung der natio­na­len Mar­ke.

Die gel­tend gemach­ten Annex­an­sprü­che ste­hen der Mar­ken­in­ha­be­rin nicht gemäß § 125b Nr. 2 Mar­kenG wegen der Ver­let­zung der Gemein­schafts­mar­ke zu. Die Gemein­schafts­mar­ke der Mar­ken­in­ha­be­rin ist durch die Beschwer­de­kam­mer des Har­mo­ni­sie­rungs­am­tes für den Bin­nen­markt am 20.11.2009 für die in Klas­se 9 geschütz­ten Waren wegen einer beschrei­ben­den Bedeu­tung des Mar­ken­worts in der fran­zö­si­schen Spra­che für nich­tig erklärt wor­den. Die dage­gen gerich­te­te Kla­ge der Mar­ken­in­ha­be­rin hat das Gericht der Euro­päi­schen Uni­on mit sei­ner Ent­schei­dung vom 23.11.2011 zurück­ge­wie­sen. Gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV gel­ten damit die Wir­kun­gen der Gemein­schafts­mar­ke als von Anfang an nicht ein­ge­tre­ten.

Die Mar­ken­in­ha­be­rin kann die gel­tend gemach­ten Annex­an­sprü­che nicht auf eine Ver­let­zung der deut­schen Kla­ge­mar­ke stüt­zen.

Gemäß § 4 Nr. 1 Mar­kenG ent­steht der Mar­ken­schutz durch die Ein­tra­gung der Mar­ke in das vom Patent­amt geführ­te Regis­ter. Die Kla­ge­mar­ke ist jedoch erst am 9.07.2012 und damit nach der im Mai 2008 vor­ge­nom­me­nen Ver­let­zungs­hand­lung als deut­sche Wort­mar­ke Nr. 302012027194 unter ande­rem für die im Streit­fall maß­ge­ben­de Ware „Tele­fo­ne“ ein­ge­tra­gen wor­den.

Die Mar­ken­in­ha­be­rin kann die gel­tend gemach­ten Annex­an­sprü­che auch nicht des­we­gen auf eine Ver­let­zung der Kla­ge­mar­ke stüt­zen, weil die­se Mar­ke im Wege der Umwand­lung aus der Gemein­schafts­mar­ke her­vor­ge­gan­gen ist.

Aller­dings kann der Inha­ber einer Gemein­schafts­mar­ke gemäß Art. 112 Abs. 1 Buchst. b GMV bean­tra­gen, dass sei­ne Gemein­schafts­mar­ke in eine Anmel­dung für eine natio­na­le Mar­ke umge­wan­delt wird, soweit die Gemein­schafts­mar­ke ihre Wir­kung ver­liert. Die natio­na­le Anmel­dung, die aus der Umwand­lung einer Gemein­schafts­mar­ke her­vor­geht, genießt in dem betref­fen­den Mit­glied­staat den Anmel­de­tag oder den Prio­ri­täts­tag der Gemein­schafts­mar­ke sowie gege­be­nen­falls den nach Art. 34 oder Art. 35 GMV bean­spruch­ten Zeitrang einer Mar­ke die­ses Staa­tes (Art. 112 Abs. 3 GMV). Die Mar­ken­in­ha­be­rin hat im Streit­fall inner­halb der in Art. 112 Abs. 6 GMV gere­gel­ten drei­mo­na­ti­gen Frist einen Antrag auf Umwand­lung gestellt. Auf ihren Antrag auf Umwand­lung der Gemein­schafts­mar­ke ist die Bezeich­nung „AMPLIDECT“ seit dem 9.07.2012 als deut­sche Wort­mar­ke Nr. 302012027194 mit der Prio­ri­tät des Anmel­de­ta­ges der Gemein­schafts­mar­ke (9.01.2004) für die Ware „Tele­fo­ne“ ein­ge­tra­gen wor­den.

Das Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf [1] hat auf­grund die­ser Umwand­lung eine Ver­let­zung der Kla­ge­mar­ke ange­nom­men. Der Umstand, dass die Kla­ge­mar­ke erst am 9.07.2012 und damit nach der als Rechts­ver­let­zung behaup­te­ten Benut­zung der Bezeich­nung AMPLITEQ durch die Mar­ken­ver­let­ze­rin im Jahr 2008 ein­ge­tra­gen wor­den sei, ste­he den gel­tend gemach­ten Ansprü­chen nicht ent­ge­gen. Das Wesen der natio­na­len Fol­ge­mar­ke erschöp­fe sich nicht in der Inan­spruch­nah­me der Prio­ri­tät der Gemein­schafts­mar­ken­an­mel­dung. Viel­mehr ver­kör­per­ten die ange­mel­de­te Gemein­schafts­mar­ke und die aus die­ser im Wege der Umwand­lung ent­stan­de­ne natio­na­le Mar­ke unbe­scha­det ihres räum­lich beschränk­ten Schutz­be­reichs das­sel­be mate­ri­el­le Schutz­recht. Die­se Beur­tei­lung hält der recht­li­chen Nach­prü­fung nicht stand.

Aller­dings ist im Hin­blick auf die Fra­ge, ob die Umwand­lung einer Gemein­schafts­mar­ken­an­mel­dung Aus­wir­kun­gen auf einen auf sie gestütz­ten Wider­spruch gegen eine Mar­ken­an­mel­dung hat, umstrit­ten, wel­che Reich­wei­te der in Art. 112 Abs. 3 GMV ange­ord­ne­ten Wir­kung einer Umwand­lung zukommt.

Teil­wei­se wird ver­tre­ten, die im Wege der Umwand­lung gemäß Art. 112 Abs. 1 GMV ent­ste­hen­de natio­na­le Mar­ke sei ein von der Gemein­schafts­mar­ke unab­hän­gi­ges und eigen­stän­di­ges Schutz­recht. Die Wir­kung der Umwand­lung im Sin­ne von Art. 112 Abs. 3 GMV sei dar­auf beschränkt, dass die im Wege der Umwand­lung ent­stan­de­ne natio­na­le Mar­ke die zeit­li­che Prio­ri­tät des Anmel­de­ta­ges der Gemein­schafts­mar­ke in Anspruch neh­men kön­ne [2].

Eine ande­re Auf­fas­sung, der sich das Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf [3] ange­schlos­sen hat, geht davon aus, dass sich die Wir­kung der Umwand­lung gemäß Art. 112 Abs. 3 GMV nicht dar­in erschöpft, dass die im Wege der Umwand­lung ent­stan­de­ne natio­na­le Mar­ke die zeit­li­che Prio­ri­tät des Anmel­de­ta­ges der Gemein­schafts­mar­ke in Anspruch neh­men kann. Die Gemein­schafts­mar­ken­an­mel­dung und die im Wege der Umwand­lung ent­stan­de­ne natio­na­le Mar­ke sei­en viel­mehr als das­sel­be mate­ri­el­le Schutz­recht anzu­se­hen [4].

Vor­lie­gend kann die­ser Mei­nungs­streit aller­dings auf sich beru­hen. Im Streit­fall geht es nicht um die Fra­ge, ob die Umwand­lung einer Gemein­schafts­mar­ken­an­mel­dung Aus­wir­kun­gen auf einen auf sie gestütz­ten Wider­spruch gegen die Mar­ken­an­mel­dung eines Drit­ten hat, son­dern dar­um, ob Ansprü­che wegen Ver­let­zung einer spä­ter gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV ex tunc für nich­tig erklär­ten Gemein­schafts­mar­ke, die nach der in Fra­ge kom­men­den Ver­let­zungs­hand­lung in eine natio­na­le Mar­ke umge­wan­delt wur­de, über den Zeit­punkt der Ein­tra­gung die­ser natio­na­len Mar­ke hin­aus zurück­rei­chen. Dies ist zu ver­nei­nen [5]. Selbst wenn die Gemein­schafts­mar­ke und die im Wege der Umwand­lung ent­stan­de­ne natio­na­le Mar­ke als das­sel­be mate­ri­el­le Schutz­recht anzu­se­hen sein soll­ten, ent­steht der nach Löschung der Ein­tra­gung der Gemein­schafts­mar­ke allein noch bestehen­de Mar­ken­schutz aus der natio­na­len Mar­ke nach dem ein­deu­ti­gen Wort­laut des § 4 Nr. 1 Mar­kenG erst durch die Ein­tra­gung der Mar­ke. Die Kla­ge­mar­ke ist jedoch im Streit­fall erst am 9.07.2012 und damit nach der gel­tend gemach­ten Ver­let­zungs­hand­lung ein­ge­tra­gen wor­den.

Die auf Fest­stel­lung der Scha­dens­er­satz­pflicht sowie auf die Ver­ur­tei­lung zur Aus­kunfts­er­tei­lung, zur Ver­nich­tung und zur Zah­lung von Abmahn­kos­ten gerich­te­te Kla­ge kann gleich­wohl nicht ins­ge­samt abge­wie­sen wer­den. Die Mar­ken­in­ha­be­rin hat ihre Kla­ge hilfs­wei­se auch auf Ver­stö­ße gegen das Wett­be­werbs­recht gestützt und inso­weit vor­ge­tra­gen, die Mar­ken­ver­let­ze­rin habe ihren guten Ruf sowie ver­trau­li­che Infor­ma­tio­nen über den ein­schlä­gi­gen Markt und den Ver­triebs­ka­nal aus­ge­nutzt, die der Mar­ken­ver­let­ze­rin bei den Ver­hand­lun­gen über eine Zusam­men­ar­beit über­las­sen wor­den sei­en. Außer­dem habe die Mar­ken­ver­let­ze­rin die Absatz­mög­lich­kei­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin behin­dert und eine wett­be­werbs­recht­li­che Ver­wechs­lungs­ge­fahr begrün­det. Das Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf [3] hat – von sei­nem Stand­punkt aus kon­se­quent – hier­zu kei­ne Fest­stel­lun­gen getrof­fen. Inso­weit ist die Sache nach § 563 Abs. 1 ZPO an das Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf [3] zurück­zu­ver­wei­sen, weil sie nicht zur Ent­schei­dung reif ist.

Unter­las­sungs­an­spruch wegen Mar­ken­ver­let­zung[↑]

Der Mar­ken­in­ha­be­rin steht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 Mar­kenG ein Unter­las­sungs­an­spruch unter dem Gesichts­punkt der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr zu.

Die für einen Unter­las­sungs­an­spruch erfor­der­li­che Bege­hungs­ge­fahr ist gege­ben. Zwar fehlt es im Streit­fall an einer Ver­let­zungs­hand­lung nach Ein­tra­gung der Kla­ge­mar­ke und damit an der für einen Ver­let­zungs­un­ter­las­sungs­an­spruch erfor­der­li­chen Wie­der­ho­lungs­ge­fahr. Es liegt jedoch auf­grund der im Febru­ar 2008 vor­ge­nom­me­nen Anmel­dung der Mar­ken ampli­teq der Mar­ken­ver­let­ze­rin eine für den vor­beu­gen­den Unter­las­sungs­an­spruch aus­rei­chen­de Erst­be­ge­hungs­ge­fahr vor.

Nach der stän­di­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs ist auf­grund der Anmel­dung eines Zei­chens als Mar­ke im Regel­fall zu ver­mu­ten, dass eine Benut­zung des Zei­chens für die ein­ge­tra­ge­nen Waren und Dienst­leis­tun­gen in naher Zukunft bevor­steht, wenn kei­ne kon­kre­ten Umstän­de vor­lie­gen, die gegen eine sol­che Benut­zungs­ab­sicht spre­chen [6].

Für den Bun­des­ge­richts­hof lie­gen im Streit­fall kei­ne beson­de­ren Umstän­de vor, die der Annah­me einer Erst­be­ge­hungs­ge­fahr ent­ge­gen­ste­hen.

Ohne Erfolg macht die Mar­ken­ver­let­ze­rin gel­tend, die Mar­ken­an­mel­dung der Mar­ken­ver­let­ze­rin sei zu einem Zeit­punkt erfolgt, als die Mar­ken­in­ha­be­rin über kei­ne Mar­ken­rech­te ver­fügt habe, weil die sei­ner­zeit noch regis­trier­te Gemein­schafts­mar­ke ex tunc weg­ge­fal­len sei.

Die Annah­me einer Erst­be­ge­hungs­ge­fahr auf­grund einer Mar­ken­an­mel­dung ist davon unab­hän­gig, ob zum Zeit­punkt der Anmel­dung mög­li­cher­wei­se eine in Kraft ste­hen­de iden­ti­sche oder ver­wechs­lungs­fä­hi­ge Mar­ke eines Drit­ten besteht. Maß­geb­lich ist viel­mehr allein die tat­säch­li­che Ver­mu­tung, dass eine Benut­zung des als Mar­ke ange­mel­de­ten Zei­chens für die ein­ge­tra­ge­nen Waren und Dienst­leis­tun­gen in naher Zukunft bevor­steht, wenn kei­ne kon­kre­ten Umstän­de vor­ge­tra­gen wer­den, die gegen eine sol­che Benut­zungs­ab­sicht spre­chen [7].

Die Mar­ken­ver­let­ze­rin meint fer­ner, auf die deut­sche Kla­ge­mar­ke könn­ten Unter­las­sungs­an­sprü­che erst ab dem Zeit­punkt ihrer Regis­trie­rung gestützt wer­den. Zum Zeit­punkt der Ein­tra­gung der deut­schen Mar­ke hät­ten die Mar­ken­rech­te der Mar­ken­ver­let­ze­rin bereits bestan­den. Wäh­rend des gesam­ten Zeit­raums habe die Mar­ken­ver­let­ze­rin kei­ne akti­ven Hand­lun­gen vor­ge­nom­men, die eine Bege­hungs­ge­fahr begrün­den könn­ten.

Damit kann die Mar­ken­ver­let­ze­rin eben­falls nicht durch­drin­gen. Sie berück­sich­tigt inso­weit wie­der­um nicht, dass es für die Annah­me einer Erst­be­ge­hungs­ge­fahr allein auf die Anmel­dung und Ein­tra­gung der Mar­ken der Mar­ken­ver­let­ze­rin und die dadurch begrün­de­te tat­säch­li­che Erwar­tung einer zukünf­ti­gen Benut­zungs­auf­nah­me, nicht aber auf das Bestehen von Mar­ken­rech­ten der Mar­ken­in­ha­be­rin oder auf die bereits erfolg­te Vor­nah­me akti­ver Benut­zungs­hand­lun­gen durch die Mar­ken­ver­let­ze­rin ankommt.

Aus den glei­chen Grün­den kann auch dem Ein­wand der Mar­ken­ver­let­ze­rin nicht zuge­stimmt wer­den, die Anmel­dun­gen der Mar­ken der Mar­ken­ver­let­ze­rin sei­en in einer „schutz­rechts­frei­en Zeit“ erfolgt, der Streit­fall sei des­halb nicht anders zu behan­deln als eine Ver­let­zungs­hand­lung, die in bereits ver­jähr­tem Zeit­raum statt­ge­fun­den habe. Soweit der Bun­des­ge­richts­hof ange­nom­men hat, dass als Grund­la­ge für die Annah­me einer Erst­be­ge­hungs­ge­fahr kei­ne Ver­let­zungs­hand­lung her­an­ge­zo­gen wer­den kann, die in ver­jähr­ter Zeit began­gen wur­de, lag dem die im Streit­fall nicht ein­schlä­gi­ge Erwä­gung zugrun­de, dass ande­ren­falls die Ver­jäh­rungs­re­ge­lun­gen umgan­gen wür­den [8].

Die Mar­ken­ver­let­ze­rin hat auch kei­nen Erfolg, soweit sie gel­tend macht, es lie­ge auch kei­ne Erst­be­ge­hungs­ge­fahr wegen des Unter­las­sens der Rück­gän­gig­ma­chung der Mar­ken­an­mel­dung und ein­tra­gung vor; ins­be­son­de­re kön­ne aus dem „Regis­triert­las­sen“ der Mar­ken nicht auf die Bereit­schaft der Mar­ken­ver­let­ze­rin geschlos­sen wer­den, Schutz­rech­te Drit­ter zu ver­let­zen. Im Streit­fall liegt eine Erst­be­ge­hungs­ge­fahr unter dem Gesichts­punkt des akti­ven Tuns, näm­lich der Anmel­dung der Mar­ken „ampli­teq“ durch die Mar­ken­ver­let­ze­rin vor. Für eine im Streit­fall maß­geb­li­che Begrün­dung der Erst­be­ge­hungs­ge­fahr durch die Anmel­dun­gen der Mar­ken ist es auch nicht erfor­der­lich, dass die Mar­ken­ver­let­ze­rin dadurch ihre Bereit­schaft zu erken­nen gege­ben hat, Schutz­rech­te Drit­ter zu ver­let­zen. Aus­rei­chend ist viel­mehr die Erwar­tung, dass der­je­ni­ge, der ein Zei­chen als Mar­ke anmel­det, die­ses Zei­chen für die ein­ge­tra­ge­nen Waren und Dienst­leis­tun­gen in naher Zukunft auch benut­zen wird. Dies gilt erst recht, wenn die Mar­ke – wie im Streit­fall – ein­ge­tra­gen wird.

Der Annah­me eines vor­beu­gen­den Unter­las­sungs­an­spruchs ste­hen auch kei­ne pro­zes­sua­len Grün­de ent­ge­gen.

Ent­ge­gen der Ansicht der Mar­ken­ver­let­ze­rin liegt kei­ne in der Mar­ken­ver­let­zer­ins­in­stanz unzu­läs­si­ge Kla­ge­än­de­rung vor. Die Mar­ken­in­ha­be­rin hat nicht zwei ver­schie­de­ne Streit­ge­gen­stän­de gel­tend gemacht.

Wird im Pro­zess neben einem Ver­let­zungs­un­ter­las­sungs­an­spruch ein vor­beu­gen­der Unter­las­sungs­an­spruch gel­tend gemacht, bestimmt sich die Fra­ge, ob es sich um zwei ver­schie­de­ne Streit­ge­gen­stän­de han­delt, nach den all­ge­mei­nen Regeln [9]. Ist – wie im Streit­fall – dem auf Unter­las­sung gerich­te­ten Antrag nicht zu ent­neh­men, ob es sich um einen Ver­let­zungs­un­ter­las­sungs­an­spruch oder um einen vor­beu­gen­den Unter­las­sungs­an­trag han­delt, kommt es auf den Kla­ge­grund, mit­hin dar­auf an, ob es sich um einen ein­heit­li­chen Sach­ver­halt oder um meh­re­re zur Anspruchs­be­grün­dung her­an­ge­zo­ge­ne Lebens­sach­ver­hal­te han­delt [10]. So lie­gen grund­sätz­lich unter­schied­li­che Streit­ge­gen­stän­de vor, wenn ein Unter­las­sungs­an­spruch zum einen wegen der vor­pro­zes­su­al began­ge­nen Ver­let­zungs­hand­lung auf Wie­der­ho­lungs­ge­fahr und zum ande­ren auf Erst­be­ge­hungs­ge­fahr wegen Erklä­run­gen gestützt wird, die der in Anspruch Genom­me­ne erst spä­ter im gericht­li­chen Ver­fah­ren abgibt [11]. Hier liegt der Fall jedoch anders. Die Mar­ken­in­ha­be­rin hat sich zur Begrün­dung ihres Unter­las­sungs­an­trags sowohl auf den Ver­trieb eines schnur­lo­sen Tele­fons für Men­schen mit Hör- und Seh­schwä­chen unter der Bezeich­nung „ampli­teq“ durch die Mar­ken­ver­let­ze­rin ab Mai 2008 als auch auf die im zeit­li­chen und sach­li­chen Zusam­men­hang damit am 28.02.2008 erfolg­ten Mar­ken­an­mel­dun­gen der Mar­ken­ver­let­ze­rin gestützt. Inso­weit ist ein ein­heit­li­cher, bereits vor Kla­ge­er­he­bung abge­schlos­se­ner Lebens­sach­ver­halt gege­ben.

Die durch die Anmel­dung der Mar­ken der Mar­ken­ver­let­ze­rin ent­stan­de­ne Erst­be­ge­hungs­ge­fahr ist nicht dadurch ent­fal­len, dass die Mar­ken­ver­let­ze­rin die Benut­zung der Mar­ke „ampli­teq“ nach Zustel­lung einer durch die Mar­ken­in­ha­be­rin erwirk­ten einst­wei­li­gen Ver­fü­gung im August 2008 ein­ge­stellt und ihre Pro­duk­te seit­dem unter der Bezeich­nung „Ampli­com“ ver­trie­ben hat. Der Weg­fall der durch eine Mar­ken­an­mel­dung ent­stan­de­nen Erst­be­ge­hungs­ge­fahr setzt ein auf den Fort­fall der recht­li­chen Wir­kun­gen der Anmel­dung gerich­te­tes ein­deu­ti­ges Ver­hal­ten wie die Rück­nah­me der Mar­ken­an­mel­dung oder den Ver­zicht auf die Ein­tra­gung der Mar­ke vor­aus [12].

Das Ober­lan­des­ge­richt Düs­sel­dorf [3] hat rechts­feh­ler­frei eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr zwi­schen der Kla­ge­mar­ke „AMPLIDECT“ und der von der Mar­ken­ver­let­ze­rin ange­mel­de­ten Mar­ke „ampli­teq“ bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG).

Das Bestehen von Ver­wechs­lungs­ge­fahr im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG ist unter Berück­sich­ti­gung aller rele­van­ten Umstän­de des Ein­zel­falls zu beur­tei­len. Dabei ist von einer Wech­sel­wir­kung zwi­schen der Iden­ti­tät oder der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, der Iden­ti­tät oder Ähn­lich­keit der Zei­chen und der Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­zu­ge­hen, so dass ein gerin­ge­rer Grad der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen durch einen höhe­ren Grad der Ähn­lich­keit der Zei­chen oder durch eine gestei­ger­te Kenn­zeich­nungs­kraft der älte­ren Mar­ke aus­ge­gli­chen wer­den kann und umge­kehrt [13]. Die­se Beja­hung die­ser Anspruchs­vor­aus­set­zun­gen bil­lig­te der Bun­des­ge­richts­hof im vor­lie­gen­den Fall.

Umwand­lung einer deut­schen Mar­ke aus einer Gemein­schafts­mar­ke[↑]

Die Fra­ge, ob die deut­sche Mar­ke, die im Wege der Umwand­lung aus einer Gemein­schafts­mar­ke ent­steht, ein von der Gemein­schafts­mar­ke unab­hän­gi­ges und eigen­stän­di­ges Schutz­recht ist oder Gemein­schafts­mar­ke und deut­sche Mar­ke mate­ri­ell das­sel­be Schutz­recht sind, ist nicht ent­schei­dungs­er­heb­lich. Schon aus die­sem Grund ist zu die­sem Fra­gen­kreis kein Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chen an den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on erfor­der­lich. Es bedarf daher kei­ner Ent­schei­dung, ob es sich nicht ohne­hin um eine Fra­ge han­delt, deren Beur­tei­lung in die aus­schließ­li­che Zustän­dig­keit der Gerich­te des Mit­glied­staats fällt, des­sen Recht die umge­wan­del­te natio­na­le Mar­ke unter­fällt. Jeden­falls kommt es auf die von der Mar­ken­ver­let­ze­rin zu die­sem Fra­gen­kreis for­mu­lier­ten Vor­la­ge­fra­gen nicht an. Im Übri­gen bestehen im Streit­fall kei­ne ver­nünf­ti­gen Zwei­fel an der Aus­le­gung des Uni­ons­rechts, so dass ein Vor­ab­ent­schei­dungs­er­su­chen an den Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on gemäß Art. 267 AEUV nicht gebo­ten ist [14].

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 23. Sep­tem­ber 2015 – I ZR 15/​14

  1. OLG Düs­sel­dorf, Urteil vom 03.12.2013 – I‑20 U 162/​12[]
  2. vgl. BPatG, Beschluss vom 09.11.2004 27 W (pat) 172/​02 22 TAXI MOTO/​MOTO[]
  3. OLG Düs­sel­dorf, aaO.[][][][]
  4. BPatG, Beschluss vom 08.08.2007 32 W (pat) 272/​03, GRUR 2008, 451, 452 WEB VIP/​VIP; BPatG, Beschluss vom 11.10.2007 26 W (pat) 78/​04 33 THE CANNABIS CLUB SUD/​CANNABIS; Fezer, Mar­kenR, 4. Aufl., § 42 Rn. 71; Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 125b Rn. 7; Ben­der in Fezer, Hand­buch der Mar­ken­pra­xis, 2. Aufl., Rn. 1253; Kober-Dehm in Ströbele/​Hacker, Mar­ken­ge­setz, 11. Aufl., § 125d Rn. 12; vgl. auch Dra­heim in BeckOK.MarkenR, Stand 1.05.2015, § 42 Rn. 77[]
  5. eben­so Eisen­führ, Fest­schrift v. Müh­len­dahl, 2005, S. 341, 357; vgl. auch Dra­heim in BeckOK.MarkenR, Stand 1.05.2015, § 42 Rn. 77[]
  6. BGH, Urteil vom 22.01.2014 – I ZR 71/​12, GRUR 2014, 382 Rn. 30 = WRP 2014, 452 – REAL Chips, mwN[]
  7. vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 30 – REAL Chips, mwN[]
  8. BGH, Urteil vom 31.05.2001 – I ZR 106/​99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 – Berüh­mungs­auf­ga­be; Teplitz­ky, Wett­be­werbs­recht­li­che Ansprü­che und Ver­fah­ren, 10. Aufl., Kap. 16 Rn. 31[]
  9. Fezer/​Büscher, UWG, 2. Aufl., § 8 Rn. 97[]
  10. vgl. BGH, Urteil vom 26.01.2006 – I ZR 121/​03, GRUR 2006, 429 Rn. 22 = WRP 2006, 584 Schlank-Kap­seln; Fezer/​Büscher aaO § 8 Rn. 97[]
  11. BGH, GRUR 2006, 429 Rn. 22 Schlank-Kap­seln; BGH, Urteil vom 23.02.2006 – I ZR 272/​02, BGHZ 166, 253 Rn. 25 – Mar­ken­par­füm­ver­käu­fe[]
  12. vgl. BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 35 f. – REAL Chips[]
  13. st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 18.09.2014 – I ZR 228/​12, GRUR 2014, 1101 Rn. 37 = WRP 2014, 1214 – Gel­be Wör­ter­bü­cher, mwN[]
  14. vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.1982 – 283/​81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 C.I.L.F.I.T[]