"OTTO" statt "OTTO CAP" – die Bekannt­heit einer Ver­sand­han­dels­mar­ke

Waren und Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen, die sich auf die­se Waren bezie­hen, kön­nen im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG ähn­lich sein. Die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG setzt kein sub­jek­ti­ves Ele­ment auf Sei­ten des in Anspruch genom­me­nen Drit­ten vor­aus.

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Die Wort­mar­ke "OTTO" ist eine im Inland bekann­te Mar­ke, deren Bekannt­heit sich auf "Groß- und Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen der Klas­se 25" bezieht. In Klas­se 25 sind Beklei­dungs­stü­cke, Schuh­wa­ren und Kopf­be­de­ckun­gen ange­führt.

Eine Mar­ke ist bekannt im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG, wenn sie einem bedeu­ten­den Teil des Publi­kums bekannt ist, das von den durch die Mar­ke erfass­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen betrof­fen ist, ohne dass bestimm­te Pro­zent­sät­ze des Bekannt­heits­gra­des zu for­dern sind 1. Erfor­der­lich ist eine Bekannt­heit als Kenn­zeich­nungs­mit­tel für bestimm­te Waren oder Dienst­leis­tun­gen 2. Maß­geb­lich sind bei der Prü­fung die­ser Vor­aus­set­zun­gen alle rele­van­ten Umstän­de des Fal­les, also ins­be­son­de­re der Markt­an­teil der älte­ren Mar­ke, die Inten­si­tät, die geo­gra­phi­sche Aus­deh­nung und die Dau­er ihrer Benut­zung sowie der Umfang der Inves­ti­tio­nen, die das Unter­neh­men zu ihrer För­de­rung getä­tigt hat 3. Wird neben der Mar­ke vom Mar­ken­in­ha­ber auch ein ent­spre­chen­des Unter­neh­mens­kenn­zei­chen ver­wen­det, kommt der Mar­ke regel­mä­ßig auch die Bekannt­heit des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens zugu­te und umge­kehrt, weil das Publi­kum in der Erin­ne­rung nicht nach der Art der Kenn­zei­chen dif­fe­ren­ziert 4.

Tat­sa­chen, aus denen sich die Bekannt­heit einer Mar­ke ergibt, kön­nen all­ge­mein geläu­fig und des­halb offen­kun­dig im Sin­ne des § 291 ZPO sein. Dazu rech­net auch, dass die Mar­ke wäh­rend eines län­ge­ren Zeit­raums in wei­tem Umfang auf dem Markt erscheint und jeder­mann gegen­über­tritt 5.

Daher kommt es daher nicht dar­auf an, dass die Anga­ben der Klä­ge­rin zu Umsatz­er­lö­sen, Beschäf­tig­ten­zah­len und Auf­la­gen­hö­he ihrer Kata­lo­ge bestrit­ten sind. Uner­heb­lich ist auch, dass der Wer­be­slo­gan "Otto … find ich gut" auch in einem Film aus dem Jah­re 1987 Ver­wen­dung gefun­den hat. Das Beru­fungs­ge­richt hat die Bekannt­heit der Kla­ge­mar­ke nicht aus der Ver­wen­dung des Wer­be­slo­gans in einem mehr als 20 Jah­re zurück­lie­gen­den Film, son­dern aus der Prä­senz in der Wer­bung gefol­gert. Da die Klä­ge­rin nach den Fest­stel­lun­gen des Beru­fungs­ge­richts neben dem klas­si­schen Kata­log­ver­sand­han­del ihr Waren­sor­ti­ment auch über das Inter­net ver­treibt, bestehen kei­ne Anhalts­punk­te, dass die gro­ße Bekannt­heit des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens der Klä­ge­rin durch Ver­än­de­run­gen des Käu­fer­ver­hal­tens auf­grund des Inter­nets signi­fi­kant gelit­ten hat. Der Schluss des Beru­fungs­ge­richts auf die Bedeu­tung des Ver­sand­han­dels der Klä­ge­rin ist unter die­sen Umstän­den aus Rechts­grün­den nicht zu bean­stan­den.

Es besteht auch eine hohe Zei­chen­ähn­lich­keit zwi­schen der Wort­mar­ke "OTTO" der Klä­ge­rin einer­seits und dem Wort­Bild­Zei­chen "OTTO mit sti­li­sier­ter Müt­ze" und der Bezeich­nung "OTTO CAP" ander­seits.

In klang­li­cher Hin­sicht sind die Kla­ge­mar­ke und das Wort­Bild­Zei­chen "OTTO mit sti­li­sier­ter Müt­ze" der Beklag­ten iden­tisch. Der Ver­kehr wird sich bei einer Kom­bi­na­ti­on von Wort und Bild regel­mä­ßig an dem Wort­be­stand­teil ori­en­tie­ren, wenn er wie im Streit­fall kenn­zeich­nungs­kräf­tig ist, weil der Wort­be­stand­teil einer sol­chen Mar­ke die ein­fachs­te Mög­lich­keit zur Benen­nung bie­tet 6. In bild­li­cher Hin­sicht besteht eben­falls eine gro­ße Ähn­lich­keit des Wort­Bild­Zei­chens mit der Kla­ge­mar­ke wegen des über­ein­stim­men­den Wort­be­stand­teils.

Zwi­schen der Kla­ge­mar­ke "OTTO" und der Bezeich­nung "OTTO CAP" besteht eben­falls eine hohe Zei­chen­ähn­lich­keit, weil die bean­stan­de­te Bezeich­nung im Hin­blick auf den für die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se erkenn­ba­ren Bezug des Wort­be­stand­teils "CAP" zu den ver­trie­be­nen Pro­duk­ten durch den ande­ren Wort­be­stand­teil "OTTO" geprägt wird.

Sodann bejaht der Bun­des­ge­richts­hof auch eine uner­laub­te Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der Kla­ge­mar­ke. Die Kla­ge­mar­ke ver­fügt auf­grund des bekann­ten Ver­sand­han­dels der Klä­ge­rin über eine beson­de­re Kenn­zeich­nungs­kraft. Die­se wer­de vor­lie­gend dadurch aus­ge­nutzt, dass die Beklag­te die mit der bekann­ten Mar­ke ähn­li­chen Zei­chen im Zusam­men­hang mit den von ihr ver­trie­be­nen Kap­pen benut­ze. Dies sei unlau­ter, weil die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft einer bekann­ten Mar­ke regel­mä­ßig eine Unlau­ter­keit begrün­de.

Ob durch die Benut­zung des ange­grif­fe­nen Zei­chens die Unter­schei­dungs­kraft einer Mar­ke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se aus­ge­nutzt wird, ist anhand einer umfas­sen­den Wür­di­gung aller rele­van­ten Umstän­de zu beur­tei­len, zu denen das Aus­maß der Bekannt­heit und der Grad der Unter­schei­dungs­kraft der Mar­ke, der Grad der Ähn­lich­keit der ein­an­der gegen­über­ste­hen­den Zei­chen sowie die Art der betrof­fe­nen Waren und Dienst­leis­tun­gen und der Grad ihrer Nähe gehö­ren 7. Von der Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft einer bekann­ten Mar­ke ist ins­be­son­de­re aus­zu­ge­hen, wenn ein Drit­ter durch Ver­wen­dung eines Zei­chens, das einer bekann­ten Mar­ke ähn­lich ist, ver­sucht, sich in den Bereich der Sog­wir­kung die­ser Mar­ke zu bege­ben, um von ihrer Anzie­hungs­kraft, ihrem Ruf und ihrem Anse­hen ohne jede finan­zi­el­le Gegen­leis­tung und ohne eige­ne Anstren­gun­gen zu pro­fi­tie­ren oder auf ande­re Wei­se an der Auf­merk­sam­keit teil­zu­ha­ben, die mit der Ver­wen­dung eines der bekann­ten Mar­ke ähn­li­chen Zei­chens ver­bun­den ist 8.

Die­se Vor­aus­set­zun­gen einer unlau­te­ren Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Mar­ke der Klä­ge­rin sind im Streit­fall erfüllt.

Auf­grund der jahr­zehn­te­lan­gen inten­si­ven Benut­zung des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens der Klä­ge­rin ver­fügt auch die Kla­ge­mar­ke über ein hohes Maß an Bekannt­heit und Unter­schei­dungs­kraft.

Die Beklag­te hat mit der bekann­ten Mar­ke der Klä­ge­rin sehr ähn­li­che Zei­chen benutzt.

Zwi­schen den Dienst­leis­tun­gen, für die die Kla­ge­mar­ke geschützt ist (Groß- und Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen mit Waren der Klas­se 25), und den Waren, für die die Beklag­te die bean­stan­de­ten Zei­chen benutzt hat (Kopf­be­de­ckun­gen), ist ent­ge­gen der Annah­me des Beru­fungs­ge­richts von einer Ähn­lich­keit aus­zu­ge­hen. Das Beru­fungs­ge­richt hat wie die Revi­si­ons­er­wi­de­rung zu Recht gel­tend macht zu stren­ge Anfor­de­run­gen an die Ähn­lich­keit zwi­schen Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen und den auf sie bezo­ge­nen Waren gestellt.

Bei der Beur­tei­lung der Ähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen sind alle erheb­li­chen Fak­to­ren zu berück­sich­ti­gen, die das Ver­hält­nis zwi­schen den Waren oder Dienst­leis­tun­gen kenn­zeich­nen; hier­zu gehö­ren ins­be­son­de­re die Art der Waren oder Dienst­leis­tun­gen, ihr Ver­wen­dungs­zweck, ihre Nut­zung sowie die Eigen­art als mit­ein­an­der kon­kur­rie­ren­de oder ein­an­der ergän­zen­de Waren oder Dienst­leis­tun­gen. In die Beur­tei­lung ein­zu­be­zie­hen ist, ob die Waren oder Dienst­leis­tun­gen regel­mä­ßig von den­sel­ben Unter­neh­men oder unter ihrer Kon­trol­le her­ge­stellt oder erbracht wer­den oder ob sie beim Ver­trieb Berüh­rungs­punk­te auf­wei­sen. Von einer Unähn­lich­keit der Waren oder Dienst­leis­tun­gen kann nur aus­ge­gan­gen wer­den, wenn trotz (unter­stell­ter) Iden­ti­tät der Zei­chen die Annah­me einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr wegen des Abstan­des der Waren oder Dienst­leis­tun­gen von vorn­her­ein aus­ge­schlos­sen ist 9. Inso­weit gel­ten für § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Mar­kenG kei­ne unter­schied­li­chen Maß­stä­be.

Für die Annah­me einer Ähn­lich­keit zwi­schen Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen und den auf sie bezo­ge­nen Waren reicht es aus, dass sich die Dienst­leis­tun­gen auf die ent­spre­chen­den Waren bezie­hen und die ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se auf­grund die­ses Ver­hält­nis­ses anneh­men, die Waren und Dienst­leis­tun­gen stamm­ten aus den­sel­ben Unter­neh­men 10. Davon ist für das Ver­hält­nis zwi­schen den Waren "Beklei­dungs­stü­cke" und "Kopf­be­de­ckun­gen" und den hier­auf bezo­ge­nen Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen aus­zu­ge­hen, weil gro­ße Han­dels­häu­ser in die­sem Waren­sek­tor häu­fig neben dem Ver­kauf frem­der Waren auch Waren mit eige­nen Han­dels­mar­ken anbie­ten 11. Das Beru­fungs­ge­richt ist zum gegen­tei­li­gen Schluss nur dadurch gelangt, dass es rechts­feh­ler­haft dar­auf abge­stellt hat, ob die Klä­ge­rin auch unter einer Eigen­mar­ke Waren in die­sem Sek­tor ver­treibt. Dar­auf kommt es jedoch nicht an. Ent­schei­dend sind die auf dem in Rede ste­hen­den Waren­be­reich und Dienst­leis­tungs­sek­tor gel­ten­den Ver­kehrs­ge­wohn­hei­ten, die die Anschau­ung des Publi­kums prä­gen.

Die­ses Ergeb­nis steht auch nicht in Wider­spruch zu der BGH-Ent­schei­dung "OTTO" 12. Die­se Ent­schei­dung, die die rechts­er­hal­ten­de Benut­zung von Waren­mar­ken durch die Klä­ge­rin zum Gegen­stand hat, erlaubt kei­nen Rück­schluss auf die Ähn­lich­keit von Waren und Ein­zel­han­dels­dienst­leis­tun­gen im Sin­ne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar­kenG.

Lie­gen danach eine hohe Bekannt­heit und Unter­schei­dungs­kraft der Kla­ge­mar­ke, hoch­gra­di­ge Zei­chen­ähn­lich­keit und eine gewis­se Ähn­lich­keit zwi­schen den frag­li­chen Waren und Dienst­leis­tun­gen vor, ist die Annah­me des Beru­fungs­ge­richts, die Beklag­te nut­ze mit den ange­grif­fe­nen Zei­chen die Unter­schei­dungs­kraft der Kla­ge­mar­ke aus, aus revi­si­ons­recht­li­cher Sicht nicht zu bean­stan­den.

Die­se Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft geschieht in unlau­te­rer Wei­se ohne recht­fer­ti­gen­den Grund. Davon ist regel­mä­ßig aus­zu­ge­hen, wenn kein Grund für die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Mar­ke gege­ben ist 13. So lie­gen die Din­ge auch im Streit­fall.

Eein recht­fer­ti­gen­der Grund ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass die in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­ri­ka ansäs­si­ge Streit­hel­fe­rin unter "Otto Inter­na­tio­nal Inc." fir­miert. Es ist nicht fest­ge­stellt, dass die Streit­hel­fe­rin der Beklag­ten über einen Schutz an ihrem Unter­neh­mens­kenn­zei­chen im Inland ver­fügt. Ohne einen Schutz des Unter­neh­mens­kenn­zei­chens im Inland kann sich für die Streit­hel­fe­rin der Beklag­ten kein recht­fer­ti­gen­der Grund für eine Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Mar­ke der Klä­ge­rin erge­ben, auf den sich die Beklag­te beru­fen könn­te. Die Aus­nut­zung der Unter­schei­dungs­kraft der Kla­ge­mar­ke ohne recht­fer­ti­gen­den Grund in unlau­te­rer Wei­se setzt auch kein sub­jek­ti­ves Ele­ment vor­aus. Die Beklag­te braucht die ange­grif­fe­ne Bezeich­nung nicht etwa in der Absicht zu ver­wen­den, die Unter­schei­dungs­kraft der bekann­ten Kla­ge­mar­ke aus­zu­nut­zen. Ein Ver­hal­ten, das objek­tiv den Tat­be­stand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG erfüllt, reicht zu des­sen Ver­wirk­li­chung aus.

Das für den Scha­dens­er­satz­an­spruch erfor­der­li­che Ver­schul­den der Beklag­ten liegt vor. Die­se hat die Kla­ge­mar­ke fahr­läs­sig ver­letzt.

Den Ver­nich­tungs­an­spruch nach § 18 Abs. 1 Mar­kenG bejaht der Bun­des­ge­richts­hof eben­falls. Ein Anspruch auf Her­aus­ga­be der Ver­let­zungs­ge­gen­stän­de zum Zwe­cke der Ver­nich­tung ist jeden­falls dann gege­ben, wenn unter Wür­di­gung aller Umstän­de, ins­be­son­de­re bei Abwä­gung der sich gegen­über­ste­hen­den Inter­es­sen, für den Ver­letz­ten nicht zumut­bar ist, das Risi­ko zu tra­gen, dass die Ware in den Markt­kreis­lauf gelangt 14. Vom Vor­lie­gen die­ser Vor­aus­set­zun­gen ist im Streit­fall aus­zu­ge­hen.

Der Aus­kunfts­an­spruch der Klä­ge­rin folgt aus § 19 Mar­kenG, § 242 BGB.

Der Anspruch auf Erstat­tung der Abmahn­kos­ten ist nach den Grund­sät­zen der Geschäfts­füh­rung ohne Auf­trag gemäß §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB begrün­det.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 31. Okto­ber 2013 – I ZR 49/​12 – OTTO CAP

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2009 C301/​07, Slg. 2009, I9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 Pago/​Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10.10.2002 – I ZR 235/​00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 BIG BERTHA[]
  2. vgl. BGH, Urteil vom 30.10.2003 – I ZR 236/​97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 Davi­doff II[]
  3. vgl. zu Art. 5 Abs. 2 Mar­ken­RL EuGH, Urteil vom 14.09.1999 C375/​97, Slg. 1999, I5421 = GRUR Int.2000, 73 Rn. 23 ff. Che­vy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar­kenG BGH, Urteil vom 17.08.2011 – I ZR 108/​09, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 = WRP 2011, 1454 TÜV II[]
  4. vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/​06, GRUR 2009, 484 Rn. 29 = WRP 2009, 616 METROBUS; vgl. auch Urteil vom 11.04.2013 – I ZR 214/​11, GRUR 2013, 1239 Rn. 29 = WRP 2013, 1601 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[]
  5. vgl. BGH, Urteil vom 13.10.1959 – I ZR 58/​58, GRUR 1960, 126, 128 Stern­bild; GRUR 2011, 1043 Rn. 49 TÜV II[]
  6. vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/​06, GRUR 2009, 1055 Rn. 28 = WRP 2009, 1533 airdsl[]
  7. vgl. EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – C487/​07, Slg. 2009, I5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 L'Oréal/Bellure[]
  8. vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[]
  9. vgl. BGH, Beschluss vom 13.12 2007 – I ZB 39/​05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 idw Infor­ma­ti­ons­dienst Wis­sen­schaft[]
  10. vgl. zur Bran­chen­ähn­lich­keit nach § 15 Abs. 2 Mar­kenG BGH, Urteil vom 22.03.2012 – I ZR 55/​10, GRUR 2012, 635 Rn. 16 = WRP 2012, 712 METRO/​ROLLER's Metro; zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuG, GRUR Int.2009, 421 Rn. 53 bis 58; GRUR-RR 2011, 253 Rn. 32 ff.; zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar­kenG BPatG, Beschluss vom 14.11.2012 26 W (pat) 503/​11, juris Rn. 25; BPatG, GRUR-RR 2013, 430, 432[]
  11. vgl. BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/​08, GRUR 2011, 623 Rn. 24 = WRP 2011, 886 Peek & Clop­pen­burg II[]
  12. BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/​02, GRUR 2005, 1047 = WRP 2005, 1527[]
  13. vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 68 TÜV II[]
  14. vgl. BGH, Urteil vom 10.04.1997 – I ZR 242/​94, BGHZ 135, 183, 191 f. Ver­nich­tungs­an­spruch[]