Waren und Einzelhandelsdienstleistungen, die sich auf diese Waren beziehen, können im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ähnlich sein. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt kein subjektives Element auf Seiten des in Anspruch genommenen Dritten voraus.
Die Wortmarke „OTTO“ ist eine im Inland bekannte Marke, deren Bekanntheit sich auf „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 25“ bezieht. In Klasse 25 sind Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angeführt.
Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind1. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen2. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat3. Wird neben der Marke vom Markeninhaber auch ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen verwendet, kommt der Marke regelmäßig auch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens zugute und umgekehrt, weil das Publikum in der Erinnerung nicht nach der Art der Kennzeichen differenziert4.
Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt5.
Daher kommt es daher nicht darauf an, dass die Angaben der Klägerin zu Umsatzerlösen, Beschäftigtenzahlen und Auflagenhöhe ihrer Kataloge bestritten sind. Unerheblich ist auch, dass der Werbeslogan „Otto … find ich gut“ auch in einem Film aus dem Jahre 1987 Verwendung gefunden hat. Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke nicht aus der Verwendung des Werbeslogans in einem mehr als 20 Jahre zurückliegenden Film, sondern aus der Präsenz in der Werbung gefolgert. Da die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts neben dem klassischen Katalogversandhandel ihr Warensortiment auch über das Internet vertreibt, bestehen keine Anhaltspunkte, dass die große Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin durch Veränderungen des Käuferverhaltens aufgrund des Internets signifikant gelitten hat. Der Schluss des Berufungsgerichts auf die Bedeutung des Versandhandels der Klägerin ist unter diesen Umständen aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Es besteht auch eine hohe Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke „OTTO“ der Klägerin einerseits und dem WortBildZeichen „OTTO mit stilisierter Mütze“ und der Bezeichnung „OTTO CAP“ anderseits.
In klanglicher Hinsicht sind die Klagemarke und das WortBildZeichen „OTTO mit stilisierter Mütze“ der Beklagten identisch. Der Verkehr wird sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientieren, wenn er wie im Streitfall kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet6. In bildlicher Hinsicht besteht ebenfalls eine große Ähnlichkeit des WortBildZeichens mit der Klagemarke wegen des übereinstimmenden Wortbestandteils.
Zwischen der Klagemarke „OTTO“ und der Bezeichnung „OTTO CAP“ besteht ebenfalls eine hohe Zeichenähnlichkeit, weil die beanstandete Bezeichnung im Hinblick auf den für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbaren Bezug des Wortbestandteils „CAP“ zu den vertriebenen Produkten durch den anderen Wortbestandteil „OTTO“ geprägt wird.
Sodann bejaht der Bundesgerichtshof auch eine unerlaubte Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke. Die Klagemarke verfügt aufgrund des bekannten Versandhandels der Klägerin über eine besondere Kennzeichnungskraft. Diese werde vorliegend dadurch ausgenutzt, dass die Beklagte die mit der bekannten Marke ähnlichen Zeichen im Zusammenhang mit den von ihr vertriebenen Kappen benutze. Dies sei unlauter, weil die Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke regelmäßig eine Unlauterkeit begründe.
Ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unterscheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören7. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist insbesondere auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist8.
Diese Voraussetzungen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke der Klägerin sind im Streitfall erfüllt.
Aufgrund der jahrzehntelangen intensiven Benutzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin verfügt auch die Klagemarke über ein hohes Maß an Bekanntheit und Unterscheidungskraft.
Die Beklagte hat mit der bekannten Marke der Klägerin sehr ähnliche Zeichen benutzt.
Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist (Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25), und den Waren, für die die Beklagte die beanstandeten Zeichen benutzt hat (Kopfbedeckungen), ist entgegen der Annahme des Berufungsgerichts von einer Ähnlichkeit auszugehen. Das Berufungsgericht hat wie die Revisionserwiderung zu Recht geltend macht zu strenge Anforderungen an die Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren gestellt.
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist9. Insoweit gelten für § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG keine unterschiedlichen Maßstäbe.
Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen10. Davon ist für das Verhältnis zwischen den Waren „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen auszugehen, weil große Handelshäuser in diesem Warensektor häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten11. Das Berufungsgericht ist zum gegenteiligen Schluss nur dadurch gelangt, dass es rechtsfehlerhaft darauf abgestellt hat, ob die Klägerin auch unter einer Eigenmarke Waren in diesem Sektor vertreibt. Darauf kommt es jedoch nicht an. Entscheidend sind die auf dem in Rede stehenden Warenbereich und Dienstleistungssektor geltenden Verkehrsgewohnheiten, die die Anschauung des Publikums prägen.
Dieses Ergebnis steht auch nicht in Widerspruch zu der BGH-Entscheidung „OTTO“12. Diese Entscheidung, die die rechtserhaltende Benutzung von Warenmarken durch die Klägerin zum Gegenstand hat, erlaubt keinen Rückschluss auf die Ähnlichkeit von Waren und Einzelhandelsdienstleistungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Liegen danach eine hohe Bekanntheit und Unterscheidungskraft der Klagemarke, hochgradige Zeichenähnlichkeit und eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen vor, ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte nutze mit den angegriffenen Zeichen die Unterscheidungskraft der Klagemarke aus, aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.
Diese Ausnutzung der Unterscheidungskraft geschieht in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Davon ist regelmäßig auszugehen, wenn kein Grund für die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke gegeben ist13. So liegen die Dinge auch im Streitfall.
Eein rechtfertigender Grund ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Streithelferin unter „Otto International Inc.“ firmiert. Es ist nicht festgestellt, dass die Streithelferin der Beklagten über einen Schutz an ihrem Unternehmenskennzeichen im Inland verfügt. Ohne einen Schutz des Unternehmenskennzeichens im Inland kann sich für die Streithelferin der Beklagten kein rechtfertigender Grund für eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke der Klägerin ergeben, auf den sich die Beklagte berufen könnte. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise setzt auch kein subjektives Element voraus. Die Beklagte braucht die angegriffene Bezeichnung nicht etwa in der Absicht zu verwenden, die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke auszunutzen. Ein Verhalten, das objektiv den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllt, reicht zu dessen Verwirklichung aus.
Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden der Beklagten liegt vor. Diese hat die Klagemarke fahrlässig verletzt.
Den Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG bejaht der Bundesgerichtshof ebenfalls. Ein Anspruch auf Herausgabe der Verletzungsgegenstände zum Zwecke der Vernichtung ist jedenfalls dann gegeben, wenn unter Würdigung aller Umstände, insbesondere bei Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen, für den Verletzten nicht zumutbar ist, das Risiko zu tragen, dass die Ware in den Marktkreislauf gelangt14. Vom Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Streitfall auszugehen.
Der Auskunftsanspruch der Klägerin folgt aus § 19 MarkenG, § 242 BGB.
Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten ist nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB begründet.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP
- vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2009 C301/07, Slg. 2009, I9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 BIG BERTHA[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 30.10.2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 Davidoff II[↩]
- vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14.09.1999 C375/97, Slg. 1999, I5421 = GRUR Int.2000, 73 Rn. 23 ff. Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17.08.2011 – I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 = WRP 2011, 1454 TÜV II[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 29 = WRP 2009, 616 METROBUS; vgl. auch Urteil vom 11.04.2013 – I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 29 = WRP 2013, 1601 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 13.10.1959 – I ZR 58/58, GRUR 1960, 126, 128 Sternbild; GRUR 2011, 1043 Rn. 49 TÜV II[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2009 – I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 28 = WRP 2009, 1533 airdsl[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – C487/07, Slg. 2009, I5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 L’Oréal/Bellure[↩]
- vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 L’Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 13.12 2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 idw Informationsdienst Wissenschaft[↩]
- vgl. zur Branchenähnlichkeit nach § 15 Abs. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 22.03.2012 – I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 16 = WRP 2012, 712 METRO/ROLLER’s Metro; zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuG, GRUR Int.2009, 421 Rn. 53 bis 58; GRUR-RR 2011, 253 Rn. 32 ff.; zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BPatG, Beschluss vom 14.11.2012 26 W (pat) 503/11, juris Rn. 25; BPatG, GRUR-RR 2013, 430, 432[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 24 = WRP 2011, 886 Peek & Cloppenburg II[↩]
- BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047 = WRP 2005, 1527[↩]
- vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 68 TÜV II[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 10.04.1997 – I ZR 242/94, BGHZ 135, 183, 191 f. Vernichtungsanspruch[↩]
