Die Marke „smartbook“

Für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG einerseits und der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG andererseits gelten keine unterschiedlich strengen Maßstäbe. Die jeweiligen Eintragungshindernisse sind vielmehr unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt.

Die Marke „smartbook“

Im Löschungsverfahren muss auch bei einem lange zurückliegenden Eintragungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenanmeldung zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen.

Eine dem Eintragungsverfahren nachfolgende, die Waren oder Dienstleistungen beschreibende Verwendung des Markenworts ist kein Indiz für das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke, wenn die beschreibende Verwendung vom Löschungsantragsteller veranlasst worden ist.

Weist eine Wortfolge (hier: smartbook for smart people) einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf (hier: smartbook), wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Das Bundespatentgericht hat der Prüfung, ob die Marke trotz Vorliegens von Schutzhindernissen registriert worden ist, den Eintragungszeitpunkt zugrunde gelegt. Der Bundesgerichtshof hat jedoch nach dem angefochtenen Beschluss des Bundespatentgerichts entschieden, dass für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen ist1.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung; vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet2. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden3.

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Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen4. Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen5.

Dieser großzügige Beurteilungsmaßstab gilt auch für Wortfolgen, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind6. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden7. Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt.

Diese zur Löschung führenden Schutzhindernisse bestehen zwar sämtlich im Allgemeininteresse. Dieses ist jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Bei den Eintragungshindernissen nach § 3 Abs. 1 und 2 sowie nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG, die ohne zeitliche Begrenzung zur Löschung führen und zum Teil auch von Amts wegen aufgegriffen werden könnten, ist das Allgemeininteresse besonders ausgeprägt. Dagegen liegt den Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG nur ein spezifisches Mitbewerberinteresse an der freien Verwendbarkeit von Zeichen zugrunde.

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Zwar besteht für das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – Gleiches gilt für die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG – kein anderer Prüfungsmaßstab als für die übrigen Eintragungshindernisse nach § 3 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG. Die Eintragungshindernisse sind vielmehr im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt8. Dieses besteht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft der Marke im Schutz der Allgemeinheit vor einer ungerechtfertigten Monopolisierung von Zeichen, die keine Herkunftsfunktion erfüllen9.

Allerdings muss das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen. Dies gilt auch bei lange zurückliegenden Eintragungsverfahren, bei denen wegen des Zeitablaufs oder sich schnell wandelnder Verkehrsvorstellungen eine sichere Beurteilung besonders schwierig sein kann.

In die Prüfung der Frage, ob der Marke zur Zeit des Eintragungsverfahrens die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt hat, kann auch eine zuvor erfolgte beschreibende Verwendung einbezogen werden. So kann eine verbreitete beschreibende Verwendung des Markenworts „smartbook“ vor dem Jahr 2007 einen Rückschluss auf eine fehlende Unterscheidungskraft zulassen. Eine derartige beschreibende Verwendung zum damaligen Zeitpunkt hat das Bundespatentgericht aber nicht festgestellt. Sie folgt auch nicht aus dem Artikel in der elektronischen Zeitschrift „WELT ONLINE“ aus dem Jahr 2002. Diesem Artikel ist eine beschreibende Verwendung von „Smartbook“ nicht mit der gebotenen Deutlichkeit zu entnehmen. Der Begriff „Smartbook“ kann in diesem Artikel auch als Marke des dort bezeichneten Anbieters aufgefasst werden. Auf die weiteren Überlegungen, die das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit beschreibenden Markennennungen in Medien angestellt hat, kommt es danach nicht an.

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Allerdings bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, im Allgemeinen selbst beschreibend, auch wenn eine sprachliche Neuschöpfung vorliegt10. Eine Kombination von Begriffen, die die fraglichen Waren beschreiben, liegt bei dem Bestandteil „smartbook“ der Wortfolge jedoch nicht vor.

Der Umstand, dass der Begriff „Notebook“ bereits im Jahr 2005 Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat, rechtfertigt nicht den Schluss, dass der Verkehr im Bereich der Informationstechnik die Angabe „book“ zum für die Eintragung maßgeblichen Zeitpunkt mit Notebook gleichgesetzt hat. Gegenteiliges folgt auch nicht daraus, dass Computerhersteller bereits in der Vergangenheit Notebooks mit Markennamen versehen haben, die mit dem Bestandteil „book“ gebildet waren, etwa „MacBook“, „iBook“ und „PowerBook“. Daraus lässt sich ebenfalls nicht ableiten, dass der Verkehr zum Anmeldezeitpunkt die isolierte Bezeichnung „book“ mit „tragbarem Computer“ übersetzt hat.

Nichts Abweichendes ergibt sich auch daraus, dass das Markenwort Bestandteile aus den Bezeichnungen der Gerätetypen „Smartphone“ einerseits und „Notebook“ oder „Netbook“ andererseits kombiniert. Eine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung von Merkmalen der fraglichen Waren ergibt sich daraus jedenfalls nicht für den Anmeldezeitpunkt11. Die Rechtsbeschwerde gelangt zu dem gegenteiligen Schluss nur dadurch, dass sie einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt. Der Verkehr muss dazu den Wortbestandteil „smartbook“ der Marke in die Bestandteile „smart“ und „book“ zerlegen und erkennen, dass diese Bestandteile sich in den Bezeichnungen „Smartphone“ und „Notebook“ oder „Netbook“ finden und daraus den weiteren Schluss ziehen, ein mit „smartbook“ bezeichnetes Produkt kombiniere Elemente dieser Geräte. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt12.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann13.

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Das Bundespatentgericht ist für die Zeit des Eintragungsverfahrens zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Bezeichnung „smartbook“ nicht in einer beschreibender Angabe von Merkmalen der Waren erschöpft, für die die Marke eingetragen ist. Es hat angenommen, dass das Markenwort im Jahr 2006 keine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren darstellte und dies vernünftigerweise auch für die Zukunft nicht zu erwarten war. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

Ohne Erfolg hält dem die Rechtsbeschwerde entgegen, die beschreibende Verwendung im Jahr 2009 sei ein starkes Indiz, dass in den Jahren 2006 und 2007 mit einer entsprechenden Benutzung in der Zukunft zu rechnen gewesen sei. Hierfür spreche auch, dass sich bereits zu dieser Zeit die Grenzen zwischen Computer und Mobiltelefon verschoben hätten und mit der Entwicklung weiterer Geräteklassen zu rechnen gewesen sei, die in technischer Hinsicht zwischen den Kategorien Smartphone und Notebook einzuordnen seien. Für diese habe die Verwendung der Bezeichnung „smartbook“ schon seinerzeit nahegelegen.

Daraus folgt für das Jahr 2006 kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Verwendung des Markenworts als beschreibende Angabe im Jahr 2009 ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts von der Antragstellerin initiiert worden. Die beschreibende Verwendung des Zeichens „smartbook“ durch Dritte, auf die sich die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang beruft, folgt derjenigen durch die Antragstellerin ab Mitte des Jahres 2009 nach. Hat aber erst die Antragstellerin die beschreibende Verwendung des Markenworts veranlasst, ist dies kein Indiz für eine im Jahr 2006 vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung.

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Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch bei der aus Sicht des Jahres 2006 erforderlichen Prognoseentscheidung davon ausgegangen, es sei seinerzeit nichts dafür ersichtlich gewesen, dass sich zukünftig ein Gerätetyp etablieren werde, für den die Bezeichnung „smartbook“ naheliegend sein würde. Mit ihrer gegenteiligen Beurteilung begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung des Sachverhalts.

Auch die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG waren zur Zeit des Eintragungsverfahrens nicht gegeben.

Nach dieser Bestimmung sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, weil im Jahr 2006 keine Anhaltspunkte bestanden, dass das Markenwort „smartbook“ im Inland eine Gattungsbezeichnung war oder, ohne Gattungsbezeichnung zu sein, zur Bezeichnung der für die Marke registrierten Waren im Verkehr üblich war.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 59/12

  1. vgl. BGH, Beschluss vom 18.04.2013 – I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 Aus Akten werden Fakten[]
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010 C398/08, Slg. 2010, I535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 12.07.2012 C311/11, GRUR Int.2012, 914 Rn. 23 Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, Beschluss vom 13.09.2013 – I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 8 = WRP 2013, 503 Deutschlands schönste Seiten; Beschluss vom 22.11.2012 – I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 Kaleido[]
  3. vgl. BGH, Beschluss vom 24.06.2010 – I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 TOOOR!; Beschluss vom 04.04.2012 – I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 Starsat; EuG, Urteil vom 19.09.2001 T335/09, Slg. 2001, II2581 Rn. 44 Henkel/HABM [Dreidimensionale Tablettenform][]
  4. EuGH, Urteil vom 08.05.2008 C304/06, Slg. 2008, I3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 08.03.2012 – I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 Rn. 9 Neuschwanstein; BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 8 Deutschlands schönste Seiten[]
  5. BGH, Beschluss vom 21.12 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 = WRP 2012, 337 Link economy[]
  6. EuGH, Urteil vom 21.10.2004 C64/02, Slg. 2004, I10031 = GRUR 2004, 1027 Rn. 32 bis 44 Erpo Möbelwerk [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT]; EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 36 Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 17.05.2001 – I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 f. = WRP 2001, 1202 Gute Zeiten Schlechte Zeiten; Beschluss vom 21.12 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 11 = WRP 2012, 337 Link economy[]
  7. vgl. EuGH, GRUR Int.2012, 914 Rn. 25 bis 30 Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, Beschluss vom 22.01.2009 – I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 12 = WRP 2009, 963 My World; BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 9 Deutschlands schönste Seiten[]
  8. vgl. EuGH, Urteil vom 15.03.2012 C90 und 91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 22 Strigl & Securvita/Öko-Invest; BGH, Beschluss vom 15.01.2009 – I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 7 = WRP 2009, 439 STREETBALL; BGHZ 193, 21 Rn. 28 Neuschwanstein[]
  9. vgl. EuGH, GRUR 2008, 608 Rn. 59 EUROHYPO[]
  10. vgl. EuGH, Urteil vom 25.02.2010 C408/08, Slg. 2010, I1347 = GRUR 2010, 931 Rn. 63 COLOR EDITION; BGH, Beschluss vom 22.06.2011 – I ZB 78/10, GRUR 2012, 272 Rn. 12 = WRP 2012, 321 Rheinpark-Center Neuss[]
  11. aA BPatG, Beschluss vom 16.02.2012 25 W (pat) 45/11 31[]
  12. vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 Link economy[]
  13. vgl. EuGH, Urteil vom 12.02.2004 C363/99, Slg. 2004, I1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 95 bis 97 Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 272 Rn. 9 Rheinpark-Center Neuss; BGH, Beschluss vom 17.08.2011 – I ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 8 = WRP 2012, 472 Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.[]
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