Markenlöschung – und die Insolvenz des Antragstellers während des Löschungsverfahrens

Die Eröffnung eines inländischen oder anerkennungsfähigen ausländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen desjenigen, der beim Deutschen Patentund Markenamt die Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt, führt zur Unterbrechung des Verfahrens, wenn der Löschungsantragsteller und der Markeninhaber Wettbewerber sind. In diesem Fall besteht auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren ein Bezug des Löschungsverfahrens zum Vermögen des Löschungsantragstellers.

Markenlöschung - und die Insolvenz  des Antragstellers während des Löschungsverfahrens

Die Unterbrechungswirkung nach § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO tritt nur ein, wenn das ausländische Insolvenzverfahren anerkennungsfähig ist. Bei dem Konkursverfahren über das Vermögen einer in der Schweiz ansässigen Antragstellerin durch ein Schweizer Gericht handelt es sich um ein solches in Deutschland nach § 343 Abs. 1 InsO anerkennungsfähiges Insolvenzverfahren. Ein in der Schweiz eröffnetes Konkursverfahren beansprucht damit eine Unterbrechungswirkung für anhängige Verfahren.

Das über das Vermögen der Antragstellerin eröffnete Schweizer Konkursverfahren betrifft im vorliegenden Streitfall die Insolvenzmasse und führt zur Unterbrechung des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens:

Durch die Eröffnung des ausländischen Insolvenzverfahrens wird ein zur Zeit der Eröffnung anhängiger Rechtsstreit nach § 352 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur unterbrochen, wenn er die Insolvenzmasse betrifft. Die Insolvenzmasse ist nach § 35 Abs. 1 InsO das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Nicht zur Insolvenzmasse gehören Gegenstände, die nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen (§ 36 Abs. 1 InsO). Für den Eintritt der Unterbrechungswirkung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens genügt ein mittelbarer Bezug zur Insolvenzmasse1. Keine Unterbrechung tritt dagegen ein in nicht vermögensrechtlichen oder in vermögensmäßig neutralen Streitigkeiten2. Auch bei einer nur wirtschaftlichen Beziehung zur Masse tritt keine Unterbrechung ein3.

Das Markengesetz enthält keine Regelungen dazu, welche Auswirkungen die Eröffnung eines inoder ausländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines der am Rechtsbeschwerdeverfahren Beteiligten hat. Nach § 88 Abs. 1 MarkenG werden lediglich die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen, über Prozessbevollmächtigte und Beistände, über Zustellungen von Amts wegen, über Ladungen, Termine und Fristen und über Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für entsprechend anwendbar erklärt. Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Neben den genannten Vorschriften kommt auch die entsprechende Anwendung weiterer Verfahrensvorschriften in Betracht, zu denen insbesondere die Vorschriften über das Beschwerdeverfahren gehören, soweit sie durch die vorrangige Verweisung in § 88 MarkenG oder die Besonderheiten des Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht ausgeschlossen sind. Zu den im Rechtsbeschwerdeverfahren danach entsprechend anwendbaren Vorschriften gehört § 82 Abs. 1 MarkenG, der eine allgemeine Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung enthält, soweit das Markengesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht enthält und auch die Besonderheiten dieses Verfahrens die Anwendung der zivilprozessualen Vorschriften nicht ausschließen4.

Die Frage, ob die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Verfahrensbeteiligten an einem markenrechtlichen Löschungsverfahren nach § 54 MarkenG zur Unterbrechung des Verfahrens nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 240 ZPO (§ 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) führen kann, ist streitig.

Das Deutsche Patentund Markenamt lehnt eine Anwendung des § 240 ZPO im Widerspruchsund Einspruchsverfahren ab5.

In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wird die Anwendung des § 240 ZPO im markenrechtlichen Löschungsverfahren weitgehend bejaht6.

In der Literatur wird überwiegend für eine Anwendbarkeit des § 240 ZPO plädiert7, jedenfalls soweit es zweiseitige Verfahren betrifft8. Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass im zweiseitigen Verfahren die Verfahrensunterbrechung nur für den Fall eingreifen könne, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Markeninhabers eröffnet worden ist, nicht aber über das des Löschungsantragstellers9. Diese Ansicht stellt darauf ab, dass die Wahrung der Insolvenzmasse durch den Insolvenzverwalter auf Seiten des Löschungsantragstellers nicht berührt werde, da das Löschungsverfahren nicht von einer Betroffenheit in eigenen Rechten abhängig sei. Eine Unterbrechung komme allerdings dann in Betracht, wenn ein Zivilrechtsstreit zwischen Markeninhaber und Antragsteller anhängig sei und die wirtschaftliche Position des Antragstellers sich durch die Löschung unmittelbar verbessern würde10.

Es muss nicht allgemein entschieden werden, ob die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Löschungsantragstellers in jedem Fall gemäß § 240 ZPO (§ 343 Abs. 1, § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) zu einer Unterbrechung des registerrechtlichen Löschungsverfahrens führt. Jedenfalls im Streitfall ist von einer Unterbrechung auszugehen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird das patentrechtliche, auf Unterlassung gerichtete Verletzungsverfahren unterbrochen, wenn über das Vermögen des Verletzers das Insolvenzverfahren eröffnet wird, weil die Frage, ob der Verletzer die vom Verletzten beanstandete Handlung vornehmen darf, für den Gewerbebetrieb des Verletzers ein Vermögensinteresse darstellt11. Dasselbe gilt für das markenrechtliche Verletzungsverfahren, wobei zum Vermögen des insolventen Verletzers neben dem gegen ihn gerichteten Unterlassungsanspruch auch der sich daraus ergebende Schadensersatzanspruch einschließlich des zu seiner Durchsetzung dienenden unselbständigen Auskunftsanspruchs zählt12. Von der Unterbrechungswirkung des Verletzungsverfahrens ist auch eine vom Verletzer erhobene Löschungswiderklage erfasst13. Der Bundesgerichtshof hat außerdem entschieden, dass der patentrechtliche Nichtigkeitsstreit zur Konkursoder Insolvenzmasse des Nichtigkeitsklägers gehört. Eine Beziehung der Nichtigkeitsklage zum Vermögen des Nichtigkeitsklägers ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn dieser Gewerbetreibender ist und die Nichtigkeitsklage mit Rücksicht auf den Gewerbebetrieb erhoben worden ist. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Klägers eines patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren unterbricht in diesem Fall das Nichtigkeitsverfahren14.

Danach ist es gerechtfertigt, den registerrechtlichen Markenlöschungsstreit als zur Insolvenzmasse gehörig anzusehen, wenn der Löschungsantragsteller sich in einer ähnlichen Lage wie der Verletzer im Markenverletzungsverfahren befindet und sich dabei einer Löschungswiderklage als Verteidigungsmittel bedienen könnte. Dem steht nicht entgegen, dass ein markenrechtlicher Löschungsantrag keine individuelle Betroffenheit voraussetzt, sondern nach § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jedermann gestellt werden kann. Sofern der Löschungsantragsteller und der Markeninhaber Wettbewerber sind, besteht ein Bezug des Löschungsverfahrens nicht nur zu dem Vermögen des Markeninhabers, sondern auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren zu dem des Antragstellers. Ein Erfolg im markenrechtlichen Löschungsverfahren führt regelmäßig zu einer Verbesserung seiner Wettbewerbsposition. Der Löschungsantragsteller kann auf diese Weise eine Inanspruchnahme wegen einer Verletzung der Marke verhindern und für seinen Gewerbebetrieb eine größere Handlungsfreiheit am Markt erreichen.

Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall von einer Unterbrechung auszugehen. Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet des Vertriebs von Kaffeeprodukten. Das Löschungsverfahren war damit geeignet, der Stärkung der Wettbewerbsposition der Antragstellerin zu dienen. Hinzu kommt vorliegend, dass die Antragstellerin ihren Löschungsantrag vor dem Deutschen Patentund Markenamt damit begründet hat, dass sie im Geltungsbereich der angegriffenen streitgegenständlichen IRMarke bereits von der Markeninhaberin in der Schweiz in Anspruch genommen worden sei. Daneben hat sie vorgetragen, sie befürchte, die Markeninhaberin könnte versuchen, ihr auch im Inland aus der streitgegenständlichen Marke den Vertrieb von Konkurrenzprodukten zu untersagen. Hinzu kommt, dass der Löschungsantrag im Streitfall in zwei Instanzen erfolgreich war und die Antragstellerin damit eine vermögenswerte Position erstritten hat. Dies spricht ebenfalls für die Annahme, dass das vorliegende Rechtsbeschwerdeverfahren die Insolvenzmasse betrifft.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 31. Januar 2019 – I ZB 114/17

  1. BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 17 Oracle; BGH, Beschluss vom 10.12 2014 XII ZR 136/12, NJW-RR 2015, 433 Rn. 15 []
  2. vgl. BGH, GRUR 2010, 343 Rn.19 Oracle; Stadler in Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl., § 240 Rn. 5; Saenger/Wöstmann, ZPO, 7. Aufl., § 240 Rn. 7; MünchKomm-.ZPO/Stackmann, 5. Aufl., § 240 Rn.19 ff., jeweils mwN []
  3. BGH, Beschluss vom 22.06.2004 – X ZB 40/02, WM 2005, 345, 346; Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 240 Rn. 8a []
  4. BGH, Beschluss vom 24.06.1999 – I ZA 1/98, GRUR 1999, 998 = WRP 1999, 939 Verfahrenskostenhilfe; Beschluss vom 27.01.2000 – I ZB 39/97, GRUR 2000, 892, 893 = WRP 2000, 1299 MTS; Beschluss vom 14.08.2008 – I ZA 2/08, GRUR 2009, 88 Rn. 10 = WRP 2008, 1551 ATOZ I []
  5. vgl. Mitteilung Nr.20/08 des Präsidenten des Deutschen Patentund Markenamts vom 14.11.2008, BlPMZ 2008, 413; zustimmend für das patentrechtliche Verfahren vor dem DPMA: Schäfers/Schwarz in Benkard, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 155; ablehnend Cepl in Cepl/Voß, ZPO, 2. Aufl., § 240 Rn. 11; BeckOK.MarkenR/Albrecht, 15. Edition, Stand 1.10.2018, MarkenG § 66 Rn. 139.2; Kraßer/Neuburger, GRUR 2010, 588, 590 []
  6. vgl. BPatG, Beschluss vom 31.03.2004 28 W (pat) 116/02, Rn. 6; Beschluss vom 21.03.2005 30 W (pat) 141/03, Rn. 10; Beschluss vom 10.03.2009 27 W (pat) 78/09, Rn. 16; Beschluss vom 24.01.2011 27 W (pat) 77/09, Rn. 41; Beschluss vom 03.05.2018 30 W (pat) 28/15, Rn. 21 bis 26, mwN; aA BPatG, Beschluss vom 21.05.2007 27 W (pat) 37/06, GRUR 2008, 364, 365; Beschluss vom 03.08.2011 28 W (pat) 59/10, NZI 2012, 291, 292; vgl. hierzu auch die Nachweise bei Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 71; zur Wirkung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Antragstellers eines GebrauchsmusterLöschungsverfahrens BPatG, Beschluss vom 13.06.2001 5 W (pat) 447/99, Rn. 9 []
  7. vgl. Kraßer/Neuburger, GRUR 2010, 588, 590 []
  8. vgl. Cepl in Cepl/Voß aaO § 240 Rn. 9 ff.; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 82 Rn. 75; ablehnend Schäfers/Schwarz in Benkard aaO § 59 Rn. 155 []
  9. vgl. Grabrucker in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Kap. – I 1 2 Rn. 644; zustimmend BeckOK.MarkenR/Kopacek, 15. Edition [Stand 1.10.2018], MarkenG § 54 Rn. 62 und BeckOK.MarkenR/Albrecht aaO MarkenG § 66 Rn. 140 []
  10. vgl. Grabrucker in Fezer aaO Kap. – I 1 2 Rn. 644 []
  11. BGH, Urteil vom 21.10.1965 Ia ZR 144/63, GRUR 1966, 218, 219 DiaRähmchen III []
  12. BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 17 Oracle; BGH, Urteil vom 03.11.2016 – I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 12 = WRP 2017, 555 MICRO COTTON []
  13. BGH, GRUR 2017, 520 Rn.19 f. MICRO COTTON []
  14. BGH, Beschluss vom 17.01.1995 – X ZR 118/94, GRUR 1995, 394 Aufreißdeckel; weiter differenzierend Uhlenbruck/Mock, InsO, 15. Aufl., § 85 Rn. 46; vgl. auch BGH, Urteil vom 02.02.2016 – X ZR 146/13, Rn. 5 bis 7 []