Mar­ken­lö­schung – und die Insol­venz des Antrag­stel­lers wäh­rend des Löschungs­ver­fah­rens

Die Eröff­nung eines inlän­di­schen oder aner­ken­nungs­fä­hi­gen aus­län­di­schen Insol­venz­ver­fah­rens über das Ver­mö­gen des­je­ni­gen, der beim Deut­schen Patentund Mar­ken­amt die Löschung einer Mar­ke wegen abso­lu­ter Schutz­hin­der­nis­se bean­tragt, führt zur Unter­bre­chung des Ver­fah­rens, wenn der Löschungs­an­trag­stel­ler und der Mar­ken­in­ha­ber Wett­be­wer­ber sind. In die­sem Fall besteht auch ohne anhän­gi­ges Ver­let­zungs­ver­fah­ren ein Bezug des Löschungs­ver­fah­rens zum Ver­mö­gen des Löschungs­an­trag­stel­lers.

Mar­ken­lö­schung – und die Insol­venz des Antrag­stel­lers wäh­rend des Löschungs­ver­fah­rens

Die Unter­bre­chungs­wir­kung nach § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO tritt nur ein, wenn das aus­län­di­sche Insol­venz­ver­fah­ren aner­ken­nungs­fä­hig ist. Bei dem Kon­kurs­ver­fah­ren über das Ver­mö­gen einer in der Schweiz ansäs­si­gen Antrag­stel­le­rin durch ein Schwei­zer Gericht han­delt es sich um ein sol­ches in Deutsch­land nach § 343 Abs. 1 InsO aner­ken­nungs­fä­hi­ges Insol­venz­ver­fah­ren. Ein in der Schweiz eröff­ne­tes Kon­kurs­ver­fah­ren bean­sprucht damit eine Unter­bre­chungs­wir­kung für anhän­gi­ge Ver­fah­ren.

Das über das Ver­mö­gen der Antrag­stel­le­rin eröff­ne­te Schwei­zer Kon­kurs­ver­fah­ren betrifft im vor­lie­gen­den Streit­fall die Insol­venz­mas­se und führt zur Unter­bre­chung des vor­lie­gen­den Rechts­be­schwer­de­ver­fah­rens:

Durch die Eröff­nung des aus­län­di­schen Insol­venz­ver­fah­rens wird ein zur Zeit der Eröff­nung anhän­gi­ger Rechts­streit nach § 352 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur unter­bro­chen, wenn er die Insol­venz­mas­se betrifft. Die Insol­venz­mas­se ist nach § 35 Abs. 1 InsO das gesam­te Ver­mö­gen, das dem Schuld­ner zur Zeit der Eröff­nung des Ver­fah­rens gehört und das er wäh­rend des Ver­fah­rens erlangt. Nicht zur Insol­venz­mas­se gehö­ren Gegen­stän­de, die nicht der Zwangs­voll­stre­ckung unter­lie­gen (§ 36 Abs. 1 InsO). Für den Ein­tritt der Unter­bre­chungs­wir­kung der Eröff­nung des Insol­venz­ver­fah­rens genügt ein mit­tel­ba­rer Bezug zur Insol­venz­mas­se1. Kei­ne Unter­bre­chung tritt dage­gen ein in nicht ver­mö­gens­recht­li­chen oder in ver­mö­gens­mä­ßig neu­tra­len Strei­tig­kei­ten2. Auch bei einer nur wirt­schaft­li­chen Bezie­hung zur Mas­se tritt kei­ne Unter­bre­chung ein3.

Das Mar­ken­ge­setz ent­hält kei­ne Rege­lun­gen dazu, wel­che Aus­wir­kun­gen die Eröff­nung eines ino­der aus­län­di­schen Insol­venz­ver­fah­rens über das Ver­mö­gen eines der am Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren Betei­lig­ten hat. Nach § 88 Abs. 1 Mar­kenG wer­den ledig­lich die Vor­schrif­ten der Zivil­pro­zess­ord­nung über die Aus­schlie­ßung und Ableh­nung der Gerichts­per­so­nen, über Pro­zess­be­voll­mäch­tig­te und Bei­stän­de, über Zustel­lun­gen von Amts wegen, über Ladun­gen, Ter­mi­ne und Fris­ten und über Wie­der­ein­set­zung in den vori­gen Stand für ent­spre­chend anwend­bar erklärt. Die­se Auf­zäh­lung ist jedoch nicht abschlie­ßend. Neben den genann­ten Vor­schrif­ten kommt auch die ent­spre­chen­de Anwen­dung wei­te­rer Ver­fah­rens­vor­schrif­ten in Betracht, zu denen ins­be­son­de­re die Vor­schrif­ten über das Beschwer­de­ver­fah­ren gehö­ren, soweit sie durch die vor­ran­gi­ge Ver­wei­sung in § 88 Mar­kenG oder die Beson­der­hei­ten des Rechts­be­schwer­de­ver­fah­rens nicht aus­ge­schlos­sen sind. Zu den im Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren danach ent­spre­chend anwend­ba­ren Vor­schrif­ten gehört § 82 Abs. 1 Mar­kenG, der eine all­ge­mei­ne Ver­wei­sung auf die Vor­schrif­ten der Zivil­pro­zess­ord­nung ent­hält, soweit das Mar­ken­ge­setz kei­ne beson­de­ren Bestim­mun­gen über das Ver­fah­ren vor dem Bun­des­pa­tent­ge­richt ent­hält und auch die Beson­der­hei­ten die­ses Ver­fah­rens die Anwen­dung der zivil­pro­zes­sua­len Vor­schrif­ten nicht aus­schlie­ßen4.

Die Fra­ge, ob die Eröff­nung des Insol­venz­ver­fah­rens über das Ver­mö­gen eines Ver­fah­rens­be­tei­lig­ten an einem mar­ken­recht­li­chen Löschungs­ver­fah­ren nach § 54 Mar­kenG zur Unter­bre­chung des Ver­fah­rens nach § 82 Abs. 1 Satz 1 Mar­kenG in Ver­bin­dung mit § 240 ZPO (§ 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) füh­ren kann, ist strei­tig.

Das Deut­sche Patentund Mar­ken­amt lehnt eine Anwen­dung des § 240 ZPO im Wider­spruchsund Ein­spruchs­ver­fah­ren ab5.

In der Recht­spre­chung des Bun­des­pa­tent­ge­richts wird die Anwen­dung des § 240 ZPO im mar­ken­recht­li­chen Löschungs­ver­fah­ren weit­ge­hend bejaht6.

In der Lite­ra­tur wird über­wie­gend für eine Anwend­bar­keit des § 240 ZPO plä­diert7, jeden­falls soweit es zwei­sei­ti­ge Ver­fah­ren betrifft8. Teil­wei­se wird die Ansicht ver­tre­ten, dass im zwei­sei­ti­gen Ver­fah­ren die Ver­fah­rens­un­ter­bre­chung nur für den Fall ein­grei­fen kön­ne, dass das Insol­venz­ver­fah­ren über das Ver­mö­gen des Mar­ken­in­ha­bers eröff­net wor­den ist, nicht aber über das des Löschungs­an­trag­stel­lers9. Die­se Ansicht stellt dar­auf ab, dass die Wah­rung der Insol­venz­mas­se durch den Insol­venz­ver­wal­ter auf Sei­ten des Löschungs­an­trag­stel­lers nicht berührt wer­de, da das Löschungs­ver­fah­ren nicht von einer Betrof­fen­heit in eige­nen Rech­ten abhän­gig sei. Eine Unter­bre­chung kom­me aller­dings dann in Betracht, wenn ein Zivil­rechts­streit zwi­schen Mar­ken­in­ha­ber und Antrag­stel­ler anhän­gig sei und die wirt­schaft­li­che Posi­ti­on des Antrag­stel­lers sich durch die Löschung unmit­tel­bar ver­bes­sern wür­de10.

Es muss nicht all­ge­mein ent­schie­den wer­den, ob die Eröff­nung des Insol­venz­ver­fah­rens über das Ver­mö­gen des Löschungs­an­trag­stel­lers in jedem Fall gemäß § 240 ZPO (§ 343 Abs. 1, § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) zu einer Unter­bre­chung des regis­ter­recht­li­chen Löschungs­ver­fah­rens führt. Jeden­falls im Streit­fall ist von einer Unter­bre­chung aus­zu­ge­hen.

Nach der Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs wird das patent­recht­li­che, auf Unter­las­sung gerich­te­te Ver­let­zungs­ver­fah­ren unter­bro­chen, wenn über das Ver­mö­gen des Ver­let­zers das Insol­venz­ver­fah­ren eröff­net wird, weil die Fra­ge, ob der Ver­let­zer die vom Ver­letz­ten bean­stan­de­te Hand­lung vor­neh­men darf, für den Gewer­be­be­trieb des Ver­let­zers ein Ver­mö­gens­in­ter­es­se dar­stellt11. Das­sel­be gilt für das mar­ken­recht­li­che Ver­let­zungs­ver­fah­ren, wobei zum Ver­mö­gen des insol­ven­ten Ver­let­zers neben dem gegen ihn gerich­te­ten Unter­las­sungs­an­spruch auch der sich dar­aus erge­ben­de Scha­dens­er­satz­an­spruch ein­schließ­lich des zu sei­ner Durch­set­zung die­nen­den unselb­stän­di­gen Aus­kunfts­an­spruchs zählt12. Von der Unter­bre­chungs­wir­kung des Ver­let­zungs­ver­fah­rens ist auch eine vom Ver­let­zer erho­be­ne Löschungs­wi­der­kla­ge erfasst13. Der Bun­des­ge­richts­hof hat außer­dem ent­schie­den, dass der patent­recht­li­che Nich­tig­keits­streit zur Kon­kur­so­der Insol­venz­mas­se des Nich­tig­keits­klä­gers gehört. Eine Bezie­hung der Nich­tig­keits­kla­ge zum Ver­mö­gen des Nich­tig­keits­klä­gers ist jeden­falls dann anzu­neh­men, wenn die­ser Gewer­be­trei­ben­der ist und die Nich­tig­keits­kla­ge mit Rück­sicht auf den Gewer­be­be­trieb erho­ben wor­den ist. Die Eröff­nung des Insol­venz­ver­fah­rens über das Ver­mö­gen des Klä­gers eines patent­recht­li­chen Nich­tig­keits­ver­fah­ren unter­bricht in die­sem Fall das Nich­tig­keits­ver­fah­ren14.

Danach ist es gerecht­fer­tigt, den regis­ter­recht­li­chen Mar­ken­lö­schungs­streit als zur Insol­venz­mas­se gehö­rig anzu­se­hen, wenn der Löschungs­an­trag­stel­ler sich in einer ähn­li­chen Lage wie der Ver­let­zer im Mar­ken­ver­let­zungs­ver­fah­ren befin­det und sich dabei einer Löschungs­wi­der­kla­ge als Ver­tei­di­gungs­mit­tel bedie­nen könn­te. Dem steht nicht ent­ge­gen, dass ein mar­ken­recht­li­cher Löschungs­an­trag kei­ne indi­vi­du­el­le Betrof­fen­heit vor­aus­setzt, son­dern nach § 54 Abs. 1 Satz 2 Mar­kenG von jeder­mann gestellt wer­den kann. Sofern der Löschungs­an­trag­stel­ler und der Mar­ken­in­ha­ber Wett­be­wer­ber sind, besteht ein Bezug des Löschungs­ver­fah­rens nicht nur zu dem Ver­mö­gen des Mar­ken­in­ha­bers, son­dern auch ohne anhän­gi­ges Ver­let­zungs­ver­fah­ren zu dem des Antrag­stel­lers. Ein Erfolg im mar­ken­recht­li­chen Löschungs­ver­fah­ren führt regel­mä­ßig zu einer Ver­bes­se­rung sei­ner Wett­be­werbs­po­si­ti­on. Der Löschungs­an­trag­stel­ler kann auf die­se Wei­se eine Inan­spruch­nah­me wegen einer Ver­let­zung der Mar­ke ver­hin­dern und für sei­nen Gewer­be­be­trieb eine grö­ße­re Hand­lungs­frei­heit am Markt errei­chen.

Nach die­sen Maß­stä­ben ist im Streit­fall von einer Unter­bre­chung aus­zu­ge­hen. Die Par­tei­en sind Wett­be­wer­ber auf dem Gebiet des Ver­triebs von Kaf­fee­pro­duk­ten. Das Löschungs­ver­fah­ren war damit geeig­net, der Stär­kung der Wett­be­werbs­po­si­ti­on der Antrag­stel­le­rin zu die­nen. Hin­zu kommt vor­lie­gend, dass die Antrag­stel­le­rin ihren Löschungs­an­trag vor dem Deut­schen Patentund Mar­ken­amt damit begrün­det hat, dass sie im Gel­tungs­be­reich der ange­grif­fe­nen streit­ge­gen­ständ­li­chen IRMar­ke bereits von der Mar­ken­in­ha­be­rin in der Schweiz in Anspruch genom­men wor­den sei. Dane­ben hat sie vor­ge­tra­gen, sie befürch­te, die Mar­ken­in­ha­be­rin könn­te ver­su­chen, ihr auch im Inland aus der streit­ge­gen­ständ­li­chen Mar­ke den Ver­trieb von Kon­kur­renz­pro­duk­ten zu unter­sa­gen. Hin­zu kommt, dass der Löschungs­an­trag im Streit­fall in zwei Instan­zen erfolg­reich war und die Antrag­stel­le­rin damit eine ver­mö­gens­wer­te Posi­ti­on erstrit­ten hat. Dies spricht eben­falls für die Annah­me, dass das vor­lie­gen­de Rechts­be­schwer­de­ver­fah­ren die Insol­venz­mas­se betrifft.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 31. Janu­ar 2019 – I ZB 114/​17

  1. BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 17 Ora­cle; BGH, Beschluss vom 10.12 2014 XII ZR 136/​12, NJW-RR 2015, 433 Rn. 15 []
  2. vgl. BGH, GRUR 2010, 343 Rn.19 Ora­cle; Stad­ler in Musielak/​Voit, ZPO, 15. Aufl., § 240 Rn. 5; Saenger/​Wöstmann, ZPO, 7. Aufl., § 240 Rn. 7; MünchKomm-.ZPO/Stackmann, 5. Aufl., § 240 Rn.19 ff., jeweils mwN []
  3. BGH, Beschluss vom 22.06.2004 – X ZB 40/​02, WM 2005, 345, 346; Zöller/​Greger, ZPO, 32. Aufl., § 240 Rn. 8a []
  4. BGH, Beschluss vom 24.06.1999 – I ZA 1/​98, GRUR 1999, 998 = WRP 1999, 939 Ver­fah­rens­kos­ten­hil­fe; Beschluss vom 27.01.2000 – I ZB 39/​97, GRUR 2000, 892, 893 = WRP 2000, 1299 MTS; Beschluss vom 14.08.2008 – I ZA 2/​08, GRUR 2009, 88 Rn. 10 = WRP 2008, 1551 ATOZ I []
  5. vgl. Mit­tei­lung Nr.20/08 des Prä­si­den­ten des Deut­schen Patentund Mar­ken­amts vom 14.11.2008, BlP­MZ 2008, 413; zustim­mend für das patent­recht­li­che Ver­fah­ren vor dem DPMA: Schäfers/​Schwarz in Ben­kard, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 155; ableh­nend Cepl in Cepl/​Voß, ZPO, 2. Aufl., § 240 Rn. 11; BeckOK.MarkenR/Albrecht, 15. Edi­ti­on, Stand 1.10.2018, Mar­kenG § 66 Rn. 139.2; Kraßer/​Neuburger, GRUR 2010, 588, 590 []
  6. vgl. BPatG, Beschluss vom 31.03.2004 28 W (pat) 116/​02, Rn. 6; Beschluss vom 21.03.2005 30 W (pat) 141/​03, Rn. 10; Beschluss vom 10.03.2009 27 W (pat) 78/​09, Rn. 16; Beschluss vom 24.01.2011 27 W (pat) 77/​09, Rn. 41; Beschluss vom 03.05.2018 30 W (pat) 28/​15, Rn. 21 bis 26, mwN; aA BPatG, Beschluss vom 21.05.2007 27 W (pat) 37/​06, GRUR 2008, 364, 365; Beschluss vom 03.08.2011 28 W (pat) 59/​10, NZI 2012, 291, 292; vgl. hier­zu auch die Nach­wei­se bei Mios­ga in Ströbele/​Hacker/​Thiering, Mar­kenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 71; zur Wir­kung des Insol­venz­ver­fah­rens über das Ver­mö­gen des Antrag­stel­lers eines Gebrauchs­mus­terLö­schungs­ver­fah­rens BPatG, Beschluss vom 13.06.2001 5 W (pat) 447/​99, Rn. 9 []
  7. vgl. Kraßer/​Neuburger, GRUR 2010, 588, 590 []
  8. vgl. Cepl in Cepl/​Voß aaO § 240 Rn. 9 ff.; Knoll in Ströbele/​Hacker/​Thiering aaO § 82 Rn. 75; ableh­nend Schäfers/​Schwarz in Ben­kard aaO § 59 Rn. 155 []
  9. vgl. Grabru­cker in Fezer, Hand­buch der Mar­ken­pra­xis, 3. Aufl., Kap. – I 1 2 Rn. 644; zustim­mend BeckOK.MarkenR/Kopacek, 15. Edi­ti­on [Stand 1.10.2018], Mar­kenG § 54 Rn. 62 und BeckOK.MarkenR/Albrecht aaO Mar­kenG § 66 Rn. 140 []
  10. vgl. Grabru­cker in Fezer aaO Kap. – I 1 2 Rn. 644 []
  11. BGH, Urteil vom 21.10.1965 Ia ZR 144/​63, GRUR 1966, 218, 219 DiaRähm­chen III []
  12. BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 17 Ora­cle; BGH, Urteil vom 03.11.2016 – I ZR 101/​15, GRUR 2017, 520 Rn. 12 = WRP 2017, 555 MICRO COTTON []
  13. BGH, GRUR 2017, 520 Rn.19 f. MICRO COTTON []
  14. BGH, Beschluss vom 17.01.1995 – X ZR 118/​94, GRUR 1995, 394 Auf­reiß­de­ckel; wei­ter dif­fe­ren­zie­rend Uhlenbruck/​Mock, InsO, 15. Aufl., § 85 Rn. 46; vgl. auch BGH, Urteil vom 02.02.2016 – X ZR 146/​13, Rn. 5 bis 7 []